2011年，于某在西安市開設(shè)“維也納西餅店”，委托他人制作“Viennacake及蛋糕”標(biāo)識并使用于蛋糕盒、團(tuán)購網(wǎng)頁、優(yōu)惠券等上。2012年6月，于某向商標(biāo)局申請注冊“Viennacake及蛋糕”商標(biāo)，但被駁回。2013年9月，于某申請注冊“Vacake及蛋糕”商標(biāo)，2015年6月7日核準(zhǔn)注冊，核定使用于第30類蛋糕、甜食等商品上。

▲上訴人的“Vacake及蛋糕”注冊商標(biāo)

于某認(rèn)為，廿一客各關(guān)聯(lián)公司共同經(jīng)營“21cake”蛋糕品牌，在其品牌官網(wǎng)、官方app和線下實體店銷售蛋糕，在蛋糕上及宣傳中均使用了與于某涉案商標(biāo)近似的商標(biāo)，廿一客各關(guān)聯(lián)公司行為侵害了于某享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)，遂向法院提起訴訟，請求判令廿一客及各關(guān)聯(lián)公司立即停止侵權(quán)，銷毀所有侵權(quán)物品，共同賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬元及合理開支8586元。

廿一客各關(guān)聯(lián)公司共同辯稱，被訴商標(biāo)的圖形最早形成于2005年，2008年完成圖形修改后成為其產(chǎn)品主要標(biāo)識，在蛋糕市場具有較高辨識度，在于某申請注冊“Vacake及蛋糕”商標(biāo)前已具有一定影響，于某申請注冊涉案商標(biāo)系惡意搶注，請求法院駁回于某的訴請。

一審法院審理后認(rèn)為，從被訴商標(biāo)的持續(xù)使用時間來看，其最遲由北京廿一客公司在2009年6月進(jìn)行使用，至涉案注冊商標(biāo)申請時，至少已使用四年多；從被訴商標(biāo)的使用區(qū)域來看，在于某申請注冊商標(biāo)前，廿一客各關(guān)聯(lián)公司已在5個城市經(jīng)營“21cake”品牌并使用被訴商標(biāo)，其中北京、上海的經(jīng)營時間較長；從被訴商標(biāo)所涉商品的經(jīng)營業(yè)績來看，廿一客各關(guān)聯(lián)公司品牌自2005年創(chuàng)立后發(fā)展迅速，自2007年2月開始在大眾點(diǎn)評上有大量網(wǎng)友點(diǎn)評，在涉案注冊商標(biāo)申請前已具備較大經(jīng)營規(guī)模；從被訴商標(biāo)的廣告宣傳及報道情況來看，廿一客各關(guān)聯(lián)公司在于某涉案注冊商標(biāo)申請前通過贊助各類活動、在雜志上投放廣告、在新媒體發(fā)布推廣文章或視頻等多種渠道進(jìn)行品牌推廣；從廿一客各關(guān)聯(lián)公司及其“21cake”品牌所獲得的榮譽(yù)來看，“21cake”品牌獲得了大眾點(diǎn)評網(wǎng)“2007口味第一”“2008年最具人氣面包甜點(diǎn)TOP10”等若干榮譽(yù)。綜合考慮以上事實，可以認(rèn)定在于某申請注冊“Vacake及蛋糕”商標(biāo)前，被訴商標(biāo)早已由相應(yīng)廿一客各關(guān)聯(lián)公司在先使用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定影響，被訴商標(biāo)構(gòu)成在先使用并有一定影響的商標(biāo)。

一審法院綜合考慮廿一客各關(guān)聯(lián)公司在先使用被訴商標(biāo)并有一定影響、于某應(yīng)知該商標(biāo)且存在接觸該商標(biāo)的可能、于某在利用該商標(biāo)中的蛋糕圖形經(jīng)營時試圖抄襲廿一客各關(guān)聯(lián)公司品牌文案的事實，認(rèn)為有合理的理由相信于某存在利用被訴商標(biāo)商譽(yù)的惡意，故其基于以不正當(dāng)手段搶先注冊的商標(biāo)在本案中主張權(quán)利，屬于對其注冊商標(biāo)專用權(quán)的濫用，不應(yīng)獲得保護(hù)。據(jù)此判決駁回于某全部訴訟請求。

一審判決后，于某不服，向上海知產(chǎn)法院提起上訴，認(rèn)為被上訴人擅自使用涉案商標(biāo)圖形部分宣傳銷售產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

上海知產(chǎn)法院審理后認(rèn)為，一審法院綜合分析認(rèn)定被訴商標(biāo)于涉案注冊商標(biāo)申請前早已由廿一客各關(guān)聯(lián)公司的相應(yīng)主體在先使用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定影響，其理由充分且結(jié)論正確，上訴人于某無權(quán)禁止廿一客各關(guān)聯(lián)公司在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用被訴商標(biāo)。

至于對原有范圍的界定，商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模。因此，判斷被訴商標(biāo)的使用是否仍在原有范圍內(nèi)應(yīng)結(jié)合個案的實際情況，從使用方式、使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營模式的特點(diǎn)等方面進(jìn)行考量。從使用方式來看，廿一客各關(guān)聯(lián)公司始終在蛋糕等商品、相應(yīng)經(jīng)營物料及宣傳中使用被訴商標(biāo)，使用過程中沒有改變原商標(biāo)的圖形或圖文組合樣式，即其商標(biāo)圖樣及使用類別均在原有范圍內(nèi)。從使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營模式的特點(diǎn)來看，被上訴人北京廿一客公司、上海廿一客公司成立和使用被訴商標(biāo)的時間比涉案注冊商標(biāo)申請的時間早4年多，其余各被上訴人有的雖成立時間晚于涉案注冊商標(biāo)申請日，但均為由姚磊擔(dān)任法定代表人，且股東或間接股東均有被上訴人北京廿一客公司的關(guān)聯(lián)公司；由于被上訴人廿一客公司各關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營模式一直是以網(wǎng)絡(luò)營銷為主，其“www.21cake.com”網(wǎng)站和“21cake”手機(jī)App統(tǒng)一以被上訴人北京廿一客公司名義經(jīng)營，其余各被上訴人分別負(fù)責(zé)上述網(wǎng)站及App上可供選擇的不同城市的產(chǎn)品配送。由此可見，在涉案注冊商標(biāo)申請日之后成立的廿一客各關(guān)聯(lián)公司主要為了便利各個城市產(chǎn)品的配送，故為擴(kuò)大配送范圍而成立的具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體對被訴商標(biāo)在同一類別上的后續(xù)使用行為，均屬于在原有范圍內(nèi)的使用，認(rèn)為廿一客各關(guān)聯(lián)公司的行為構(gòu)成侵權(quán)的主張不能成立。據(jù)此，上海知產(chǎn)法院判決駁回上訴，維持原判。