英特爾(中國)有限公司的專利侵權訴訟案至今已有幾年了，最近出現案情突變，中科院微電子所的專利被己方在三個月之前提出申請的另一件專利構成本專利產品權利要求（獨立權利要求8及其從屬權利要求）的抵觸申請而宣告專利權部分無效。與此同時，在網上議論紛紛，有的認為中科院微電子所未做好專利布局工作，也有的認為專利代理機構未盡到撰寫專利申請的職責，但我認為這是由于我國在2008年修訂專利法時未經充分醞釀討論而將專利法第二十二條中有關抵觸申請局限于他人擴大到任何單位和個人所帶來的不利于申請人保護的后果。因而強烈呼吁對專利法第二十二條和第二十三條采取緊急補救修訂措施。

新穎性、創(chuàng)造性和同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權是三個不同的條款。新穎性、創(chuàng)造性是專利授權三個條件中最重要的兩個條件；同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權是為了防止重復授權，且考慮到先申請制將專利權授予最先提出申請的申請人。新穎性、創(chuàng)造性最早都只相對于現有技術進行分析對比，且是將要求保護的技術方案（權利要求）與整個公開的現有技術進行分析對比，其中對于作為現有技術的專利文件，不僅可以用其權利要求書公開的內容進行對比分析，還可以用其說明書中公開的技術內容進行對比；而對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權來說，為防止重復授權，僅僅比較其授權的技術方案，因此僅將兩者的權利要求書進行比較。

但是，由于當時一些國家的發(fā)明專利申請?zhí)岢鰧嵸|審查的期限可以長達七年，而有些在后提出的發(fā)明專利申請又想早日審查，但作為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權就要等到前一專利申請在提出實質審查請求時是否對權利要求書進行修改后再作決定，因此就采用了在新穎性中引入抵觸申請的概念，以加快在后申請的審查。由此可知，在新穎性判斷中引入抵觸申請的概念是為了解決同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權，這反映在2001年專利審查指南中第二部分第三章第2節(jié)的第2段和第2.2節(jié)的第2段中：“而且，為了避免對同樣的發(fā)明或者實用新型專利申請重復授予專利權，在判斷新穎性時，還應當考慮申請日以前由他人向專利局提出過申請并且在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件”(第2節(jié)第2段)，“由于一項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權，因此，為了避免對同樣的發(fā)明或者實用新型專利申請重復授權，審查員在進行新穎性審查時，應當檢索是否存在損害該發(fā)明或者實用新型專利申請新穎性的抵觸申請”(第2.2節(jié)第2段)。但是需要說明的是，如果僅為了解決同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權，則只需要將兩者的權利要求書進行對比，而為加快在后申請的審查，還要將本申請的權利要求書與在先申請在后公開的本國專利（申請）文件說明書中公開的技術內容進行對比（體現在2001年專利審查指南第二部分第二章第2.2節(jié)的第3段中“確定是否有抵觸申請存在，不僅要查閱在先申請原始文本的權利要求，而且要查閱其說明書，應當以其全文為準”），因此應當認為抵觸申請的引入從防止重復授權出發(fā)進行了擴展，將該在先申請中說明書中記載而又未反映在權利要求書中技術方案就解釋為在先申請人在專利申請時放棄保護而允許公眾使用，這樣的話在先申請人允許公眾無償使用的內容就不再允許成為在后申請的專利申請人要求專利保護的主題。正由于此，2006年專利審查指南中刪去了前兩部分有關抵觸申請是為了解決同樣的發(fā)明創(chuàng)造只授予一項專利權的內容，而保留了有關抵觸申請應當以其全文為準的內容。

企業(yè)在研發(fā)開拓出一項發(fā)明創(chuàng)造后，根據專利布局往往需要提出多件專利申請。在抵觸申請僅限于他人在先申請時，專利代理機構與申請人一起商定專利申請布局后，就可以著手專利申請文件的撰寫，完成一件專利申請的撰寫就提出一件專利申請，而且在提出專利申請之后，還可以在這批專利申請的過程中和過程之后，逐步對專利布局進行完善。而當抵觸申請由限于他人的在先申請擴大到包括申請人在內的任何單位和個人后，就只能同時完成多件專利申請的撰寫，并在同一天提出專利申請，這不僅會給企業(yè)和專利代理機構帶來很大的不便，而且在此過程中認為需要對專利布局加以完善時也會受到己方在先申請構成抵觸申請的風險。

退一步講，即使專利代理機構與企業(yè)在提出系列申請時給予極大的關注，將涉及一個研發(fā)項目的多項發(fā)明或者實用新型同日提出專利申請，這樣一來相對于完成一件申請文件的撰寫就提出一件專利申請來說，必然會導致其中部分專利申請推遲了申請日。由于我國采用先申請制，申請日的推遲必定損害了申請人的權益。

在這種情況下，對于發(fā)明和實用新型專利，可能會認為可通過將在先申請說明書中記載的技術方案作為分案申請?zhí)岢龆右越鉀Q，但是需要說明的是，此時的在后分案申請就不能增加新的技術內容，以中科院微電子所的那件專利來說，就不能再出現權利要求1至權利要求7這幾項技術方案的內容，也就是說中科院微電子所的那件專利不能通過分案申請來解決這一問題。

當然，在這種情況下，對于發(fā)明和實用新型專利申請，還可以通過要求本國優(yōu)先權加以解決，但是這也會出現新的問題。且不說要求本國優(yōu)先權時，專利代理機構和企業(yè)還需要判斷在先申請中對該要求本國優(yōu)先權的技術方案是否作出充分公開以確定該技術方案能否享有優(yōu)先權，更由于我國專利法中還規(guī)定要求本國優(yōu)先權時在先申請被視為撤回，因而此時至少還需要提出兩件在后申請，均要求在先申請的優(yōu)先權，這必然增加了申請人的負擔。

即便不考慮發(fā)明或者實用新型專利申請要求本國優(yōu)先權會增加申請人的負擔這一問題，在這次修改專利法時對外觀設計增加了本國優(yōu)先權的規(guī)定，而抵觸申請由局限于他人擴大到任何單位或者個人對于最需要引入本國優(yōu)先權的情況（即申請人在提出一件外觀設計申請后就進一步開發(fā)出多件相似外觀設計而提出要求在先申請優(yōu)先權的情況）失去了實際意義。在這種情況下，申請人只能將新研發(fā)出的多項相似外觀設計與在先申請的一項或幾項外觀設計合案申請，并要求在先申請中那項或那幾項外觀設計的優(yōu)先權，若抵觸申請僅局限于他人的在先申請的話，且未找到其他相關的現有設計或相關外觀設計文件時，則在后申請的各項外觀設計均有可能同時授權；而當抵觸申請擴大到任何單位或者個人的在先申請的話，則在后申請中要求優(yōu)先權的那項或者那幾項外觀設計就會構成該在后申請中不能享受優(yōu)先權的其他多項相似外觀設計的抵觸申請，這樣的話其他多項相似外觀設計就不能授權，則這種情況下要求外觀設計本國優(yōu)先權就完全失去了意義，而這種情況正是這次修訂專利法時增加外觀設計本國優(yōu)先權最想解決的。

通過上述分析可知，應當將抵觸申請規(guī)定成仍局限在他人更為合理，不僅更符合該條款的立法本意，而且更方便和更有利于申請人。

正如前面所指出的，我國專利法早期與當時各國專利法對抵觸申請的規(guī)定相同，都限于由他人在先提出申請、在后公開的本國專利（申請）文件。上世紀末，有部分國家將抵觸申請擴大到包括申請人本人的在先申請在后公開的專利（申請）文件，因而在1998年第三次修訂專利法時在我國也出現了將此條款有關抵觸申請中的他人擴大到任何單位和個人的建議，那時國家知識產權局在局內的第一次征求意見稿中就包含了此內容，當時本人還未從國家知識產權局退休，便從該條款的立法本意以及從方便專利申請人這兩方面說明還是局限于他人為好，從而說服了當時局里負責專利法修訂的部門，因此2000年修訂專利法時未對抵觸申請有關內容作出實質性修改。

2008年專利法第三次修訂，在由國家知識產權局和國務院法制辦多次發(fā)布的專利法修訂征求意見稿中均未包括對此條款的修訂內容，包括當時國務院法制辦向本人專門發(fā)出的最后一次征求意見稿中也未見到有關將抵觸申請由限于他人擴大到任何單位和個人的修改內容，但是在最后經人大通過公布的專利法第三次修訂稿中卻包含了此內容，因而那些與本人一樣主張將抵觸申請仍限于他人的專利工作者就沒有得到說明不同意見的機會，也就是說2008年修訂專利法時將抵觸申請由限于他人的在先專利（申請）文件擴大至任何單位或者個人的在先專利（申請）文件未經過充分醞釀討論。

2005年，國家知識產權局就專利法第四次修訂向社會征求意見時，本人就根據平時實踐中的體會以及來自企業(yè)和專利代理機構的反映，提出了十方面的建議，其中包括對專利法第二十二條和第二十三條的修改建議，對該條修改建議的主要內容是“將抵觸申請恢復到仍局限于他人的在先申請文件”[1]。但是，在最后向國務院上報的修改稿中未接收該建議，據了解是考慮到上次修訂專利法時剛由限于他人修改為任何單位或者個人，不便立即修改回去。因此，當前幾個月國務院法制辦在對專利法修訂草案二次審議稿征求社會意見時，我便再次提出“將抵觸申請仍限于他人在先申請文件”的建議[2]，此建議得到不少企業(yè)和專利代理機構的認同。

但是，今年修訂專利法的最后公布稿中對該條款仍未作修改，因而申請人本人的在先申請中公開的同樣的發(fā)明和實用新型仍然構成了在后申請的抵觸申請。

最近，由中科院微電子所與英特爾（中國）有限公司專利侵權訴訟而產生的對中科院微電子所專利的反訴無效案中，中科院微電子所的涉案專利中的獨立權利要求8及其相應的從屬權利要求被其本人的在先申請、在后公開的中國專利文件構成抵觸申請而被宣告無效，這一事實充分說明應當盡快將專利法第二十二條和第二十三條中有關抵觸申請的規(guī)定仍修改成限于他人的在先申請在后公開的專利（申請）文件。而目前專利法第四次修訂剛進行完，對此未作修改，因此希望國家知識產權局、國務院法制辦和全國人大常委會法制工作委員會對此能夠緊急采取補救修訂措施。

目前主張對該條款不作修訂的可能會有如下兩點理由：其一，2008年剛由抵觸申請限于他人改成任何單位或者個人，這么快改回去不太合適；其二，國外有不少國家已經規(guī)定抵觸申請為任何單位或者個人的在先申請、在后公開的專利（申請）文件，這樣規(guī)定是順應國際發(fā)展潮流。本人認為不應當以此作為對該條款不作修訂的理由。

首先，需要看2008年專利法對第二十二條和第二十三條所作修改是否符合此兩法條的立法本意。顯然，將抵觸申請由限于他人修改成任何單位和個人違反了這兩法條的立法本意（見前面所作分析），尤其是從這十幾年實踐來看，這一修改給申請人和專利代理機構帶來極大不便，甚至還直接損害了申請人的權益，尤其是中科院微電子所的這件專利被宣告部分無效的結果更說明了目前將抵觸申請擴大到任何單位或者個人對申請人帶來極不利的后果。因此作為政府機構，知道不合適了，就應當從方便申請人出發(fā)而盡早改回去，越早越好，影響越小，而不能糾結在剛修改完又馬上改回去怕影響不好。

其次，對于國際上部分國家的規(guī)定，也不應盲從。各國有各國不同的國情，各國還有與此相適應的其他規(guī)定，因此只要不是國際條約的強制要求，就需要結合本國具體情況分析是否適用。且不說，這一規(guī)定明顯不符合這兩法條的立法本意和會給申請人帶來很大的不便，由于我國對要求本國優(yōu)先權的專利申請，其在先申請被視為撤回，即使面對上述難題通過要求本國優(yōu)先權加以解決時也仍然會增加申請人的負擔，更何況這次修訂專利法后外觀設計允許要求本國優(yōu)先權后，上述抵觸申請擴大到任何單位或者個人的規(guī)定使外觀設計要求本國優(yōu)先權中最希望解決的情況（要求本國優(yōu)先權的多項相似外觀設計合案申請）失去了可享受本國優(yōu)先權的實際意義。因此，從我國具體國情來看，也應當盡快將第二十二條和第二十三條中有關抵觸申請的規(guī)定修改成仍局限于他人。

為解決專利法第二十二條和第二十三條有關抵觸申請規(guī)定不符合這兩條款立法本意和給企業(yè)帶來極大不便，希望國家知識產權局在近期盡快與國務院法制辦和全國人大常委會法制工作委員會就中科院微電子所專利被本人在先申請的專利宣告部分無效為實例，商議對專利法第二十二條和第二十三條采取緊急修訂措施，給出對這兩法條的補充修訂內容，爭取在專利法第四次修訂案實施之前經全國人大常委會審議通過。

“第二十二條  授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。

新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有他人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布或者公告的專利文件中。……

……

本法所稱現有技術，是指申請日前在國內外為公眾所知的技術。”

  “第二十三條  授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計；也沒有他人就同樣的外觀設計在申請日前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

……

……

本法所稱現有設計，是指申請日前在國內外為公眾所知的設計。”

上述建議修改內容中除了體現將“抵觸申請局限于他人的在先申請、在后公開的中國專利（申請）文件”外，還包括了對該兩條款中法律用語明顯不規(guī)范之處作出的修改：按照法律常規(guī)定義，“以上”“以下”含義包含本數，在專利法第二十二條和第二十三條中出現了“以前”和“以后”兩個用語，其中“以前”的含義不包含當日，“以后”包含當日，由此可知，這兩法律條款中采用的“以前”用語含義與法律常規(guī)定義不一致，且同一法律條款中的兩個類似法律用語“以前”“以后”的含義也不一致，因此從規(guī)范法律用語出發(fā)，應當將該條款中出現的“以前”均修改為“前”，因而在上述修改建議中同時將這兩條款中出現的四處“以前”改為“前”。

 

專利法實施以來，作了四次修訂，每次間隔至少八年，這一次修訂還相隔十二年，因而若等到下次專利法修訂，又得快十年了，也就是說還要給申請人帶來至少十年的不便和利益損失，為此希望國家知識產權局、國務院法制辦、全國人大常委會法制工作委員會能夠采取對專利法進行小修改的措施，爭取針對該兩法條（或其他幾個必要修改的法條）啟動專利法修改程序，以便在近幾年就解決這一遺留問題。具體條款修改建議同前，不再重復。

目前專利法實施細則尚在修訂過程中，希望能刪去原細則第三十二條第二款和第三款規(guī)定的內容。這不僅因為細則第三十二條第二款和第三款規(guī)定的內容必要性不大，而且刪去之后對于申請人遇到出現本人的在先申請可能構成在后申請抵觸申請的情況時可通過要求本國優(yōu)先權加以解決。

制定專利法實施細則第三十二條第二款和第三款出發(fā)點是為了防止重復授權，其用意是好的，但是其第二款中的第一種情況和第三種情況無需作出單獨規(guī)定，其由優(yōu)先權本身的規(guī)定就應當能夠滿足，這兩種情況都不滿足首次申請的要求，因而這一規(guī)定本身是重復的，而且導致初審部門在掌握時將其擴大到不合適的程度。而對第二種情況，似乎從防止重復授權角度出發(fā)應當有此要求，但是如果在后申請要求保護的主題是在先申請說明書中記載的內容時就不會導致重復授權，而這一規(guī)定是從形式上防止重復授權而擴大到本來不屬于重復授權的也不能要求優(yōu)先權，顯然不太合適，例如一項在先申請的實用新型要求保護一種產品，但其說明書中還涉及該產品的制造方法，申請人在該實用新型授權后但自該實用新型申請日起還不到一年時想保護該產品的制造方法時就需要提出一項發(fā)明申請并要求該實用新型的優(yōu)先權，這并不會導致重復授權，但按目前的規(guī)定就不能再要求優(yōu)先權了。專利法實施細則第三十二條第三款也存在同樣的問題，例如一項在先申請的實用新型要求保護一種產品，但其說明書中還涉及該產品的制造方法，申請人可以再提出一件發(fā)明專利申請，要求該實用新型的優(yōu)先權，如果該發(fā)明專利申請要求保護的主題是該產品的制造方法，就不會導致重復授權，不必要求其一定撤回該在先的實用新型專利。為此，建議不要在形式審查階段作出是否重復授權的實質內容的判斷，即不要通過是否允許享有優(yōu)先權的形式審查來代替是否構成重復授權的判斷。是否構成重復授權的判斷留到發(fā)明實質審查階段進行審查或者在實用新型和外觀設計的初審階段按照是否造成重復授權的標準進行審查。由此建議刪去原細則第三十二條第二款和第三款的內容。

若刪去專利法實施細則第三十二條第二款和第三款，則企業(yè)在針對一件研發(fā)項目申請多件專利申請時，遇到可能出現在先申請構成在后申請抵觸申請而影響其新穎性的情況時，可以通過要求本國優(yōu)先權的方式加以解決。例如在前述中科院微電子所在針對那件專利訴訟的涉案專利提出申請時，可以要求在先專利申請的優(yōu)先權，這樣的話，其中獨立權利要求8及其從屬權利要求能夠享受在先專利申請的優(yōu)先權，就不會再以該在先專利申請為證據宣告該在后專利部分無效了。

需要說明的是，由前述分析來看，即便不考慮防止申請人本人在先申請構成在后申請的抵觸申請這一出發(fā)點，專利法實施細則第三十二條第二款和第三款也應當予以刪除。但是，需要更進一步說明的是，即便刪去專利法實施細則第三十二條第二款和第三款，仍不能解決多項相似外觀設計要求本國優(yōu)先權名存實亡的的問題（見下面第4點建議的分析說明）。

如果前面所說第1項建議不能實現，即不能在專利法第四次修訂案實施前對專利法第二十二條和第二十三條有關抵觸申請的規(guī)定采取緊急修訂措施的話，那么對于要求本國優(yōu)先權的多項相似外觀設計合案申請的情況，其要求本國優(yōu)先權就名存實亡了。

外觀設計引入本國優(yōu)先權制度的目的就是為了方便申請人在申請了一項外觀設計后不久又開發(fā)出新的可以合案申請的外觀設計，從而提出在后合案申請并要求在先申請的優(yōu)先權，其中最重要的一種情況是申請人提出一件外觀設計申請，其后又開發(fā)出多項相似外觀設計，從而將那件在先申請要求保護的外觀設計與后開發(fā)出的多項相似外觀設計合案申請，并要求在先申請的優(yōu)先權。但對于這種情況，就會出現該件在后申請中的能享受優(yōu)先權的一項或幾項外觀設計構成了新增加的不能享受優(yōu)先權的那幾項相似外觀設計的抵觸申請，即合案申請中相對于在先申請新增加的那幾項外觀設計就不能授予專利權，這樣一來就使本次專利法修訂時新增加的外觀設計本國優(yōu)先權制度的初衷大打折扣。為此，建議在專利審查指南中規(guī)定對這種情況作為一種例外來處理，即同一件專利申請中的多項相似外觀設計，由于這幾項外觀設計的申請日相同，其真正的保護期限都是從申請日起到專利終止日，因而不必再考慮這幾項相似外觀設計彼此之間是否構成抵觸申請。當然，如果這次專利法實施細則修訂時刪去了第三十二條第三款，那么申請人在提出在后的外觀設計合案申請時還應當表示撤回在先申請的那件外觀設計專利申請。 

 [1]當年提出有關建議理由如下：

“在第三次修訂專利法時的歷次征求意見稿中均未將抵觸申請擴大到申請人本人的在先申請在后公開的中國專利申請文件或專利文件，但在最后正式公布的《專利法》修改稿中作了上述擴大。由于上述修改未經過充分的聽取意見，致使這一修改明顯對專利申請人帶來了極大的不便，不利于申請人及早申請專利。

事實上，這方面的立法本意是為了防止重復授權，但為了在后申請的人早提出實質審查時方便審查，將抵觸申請的概念引入到新穎性中；與此同時，對于他人在先提出申請但未要求保護而提供給公眾無償使用的內容，不再對在后申請人授予專利權。因此將申請人與他人的先后申請問題的解決辦法應用到申請人本人的先后申請，即將申請人在先申請在后公開的內容納入抵觸申請的范圍是不合適的，尤其這樣的規(guī)定會給申請人帶來了極大的不便，這在近六年的實踐中已經反映了出來，當申請人作出的發(fā)明創(chuàng)造涉及一系列的相關申請時，往往需要將這些專利申請在同一日提交，以避免本人的在先申請構成在后申請的抵觸申請，這導致專利申請人不能及時提出專利申請。（這一點對于當外觀設計引入本國優(yōu)先權后，對于同一產品的相似設計要求優(yōu)先權時也會出現類似的問題）。

為此建議，在這次修訂專利法時將抵觸申請仍局限于他人的在先申請在后公開的中國專利申請文件和專利文件，以方便專利申請人。”

[2]這次提出的具體建議為：由于將抵觸申請由限于他人的在先申請文件修改為任何單位或者個人的在先申請文件“并不能體現該條款的立法本意，而且給申請人針對一個項目提出多件專利申請時帶來了困難，因此建議這次修訂專利法時能夠將抵觸申請修改成限于他人。當然，可能會認為剛作出修改就改回去不太合適，但修改得不合適應當及早改回去，越早越好，影響越小，因為這樣的修改既超出原來該條款的立法本意，而且這一規(guī)定給企業(yè)針對一個研發(fā)項目提出多件專利申請的申報工作帶來相當大的不便，必須等此多件申請都完成撰寫工作后在同日提出申請。”