專利權(quán)權(quán)屬爭(zhēng)議期間不履行善良管理義務(wù)的損害賠償責(zé)任
——（2019）最高法知民終424號(hào)
【裁判要旨】
專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬存在爭(zhēng)議期間，專利申請(qǐng)人或者登記的專利權(quán)人基于誠實(shí)信用原則，負(fù)有積極獲得專利授權(quán)或者使已經(jīng)獲得授權(quán)的專利權(quán)維持有效的善良管理義務(wù)。專利申請(qǐng)人或者登記的專利權(quán)人無正當(dāng)理由未盡善良管理義務(wù)，致使權(quán)利終止或者喪失，損害真正權(quán)利人合法權(quán)益的，構(gòu)成對(duì)他人財(cái)產(chǎn)權(quán)的侵害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償經(jīng)濟(jì)損失的民事責(zé)任。
【關(guān)鍵詞】
發(fā)明專利 權(quán)屬 財(cái)產(chǎn)損害賠償 專利年費(fèi) 效力終止
【基本案情】
上訴人中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所(以下簡(jiǎn)稱水產(chǎn)研究所)、廣州宇景水產(chǎn)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱宇景公司)與被上訴人廣州德港水產(chǎn)設(shè)備科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱德港公司)、原審被告姜漢平、李純厚、頡曉勇、廣州創(chuàng)領(lǐng)水產(chǎn)科技有限公司財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案中，涉及專利號(hào)為ZL200910192778.6、名稱為“一種多功能循環(huán)水處理設(shè)備”的發(fā)明專利(以下簡(jiǎn)稱涉案專利)，申請(qǐng)日為2009年9月28日，授權(quán)日為2012年5月30日，登記的專利權(quán)人為水產(chǎn)研究所、宇景公司，登記的發(fā)明人為姜漢平、李純厚、頡曉勇。
德港公司認(rèn)為，涉案專利是姜漢平的職務(wù)發(fā)明，專利申請(qǐng)權(quán)應(yīng)該屬于德港公司，故分別于2010年、2011年提起專利申請(qǐng)權(quán)糾紛訴訟，請(qǐng)求判令涉案專利申請(qǐng)權(quán)歸德港公司所有。涉案專利權(quán)因未繳費(fèi)而效力終止時(shí)，相關(guān)權(quán)屬糾紛正在審理之中。德港公司遂又以六被告故意未繳納該專利年費(fèi)，致使該專利權(quán)效力終止，給德港公司造成無法挽回的損失為由，向廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(以下簡(jiǎn)稱一審法院)提起訴訟，請(qǐng)求判令六被告賠償經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支150萬元。
一審法院確定本案案由為侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛，并認(rèn)為水產(chǎn)研究所、宇景公司是繳納專利年費(fèi)的義務(wù)人，在涉案專利權(quán)存在權(quán)屬爭(zhēng)議的情況下，基于誠實(shí)信用原則，水產(chǎn)研究所、宇景公司負(fù)有包括繳納涉案專利年費(fèi)在內(nèi)的維持涉案專利有效的善良管理責(zé)任，如不愿繼續(xù)繳納涉案專利年費(fèi)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知德港公司和有關(guān)權(quán)屬糾紛審理法院。水產(chǎn)研究所、宇景公司既未按時(shí)繳納涉案專利年費(fèi)，也未將不繳納涉案專利年費(fèi)致使專利效力終止的情況及時(shí)告知德港公司和有關(guān)權(quán)屬糾紛審理法院，其行為具有過錯(cuò)，侵害了德港公司應(yīng)享有的涉案專利技術(shù)相關(guān)權(quán)益。
據(jù)此，一審法院判決水產(chǎn)研究所、宇景公司共同賠償?shù)赂酃窘?jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支共計(jì)50萬元。
水產(chǎn)研究所、宇景公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年4月1日在重新確定案由并糾正部分論理的基礎(chǔ)上，判決駁回上訴，維持原判。
【裁判意見】
最高人民法院二審認(rèn)為，民事案件案由是將訴訟爭(zhēng)議所包含的法律關(guān)系進(jìn)行的概括，反映了案件所涉及的民事法律關(guān)系的性質(zhì)。一般情況下，民事案件案由應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)事人主張的民事法律關(guān)系的性質(zhì)來確定。根據(jù)專利法第十一條第一款的規(guī)定，侵害發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的行為僅限于以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品的行為和使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為。也即，專利法實(shí)行專利侵權(quán)行為法定原則，除法律明確規(guī)定為侵害專利權(quán)的行為外，其他行為即使與專利權(quán)有關(guān)，也不屬于侵害專利權(quán)的行為。
在登記的專利權(quán)人不是專利技術(shù)所有人的情況下，如登記的專利權(quán)人故意不繳納專利年費(fèi)導(dǎo)致專利權(quán)終止失效而給專利技術(shù)所有人造成經(jīng)濟(jì)損失，那么該損失實(shí)際上是與該專利技術(shù)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)損失。故意不繳納專利年費(fèi)導(dǎo)致專利權(quán)終止失效的行為應(yīng)當(dāng)屬于一般侵權(quán)行為，該種案件案由可以確定為財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛。
本案中，德港公司主張水產(chǎn)研究所、宇景公司將歸其所有的職務(wù)發(fā)明申請(qǐng)專利，之后卻故意不繳納專利年費(fèi)導(dǎo)致專利權(quán)終止失效，致使該技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域，失去了專利權(quán)的保護(hù)，損害了其本應(yīng)該基于專利獲得的市場(chǎng)獨(dú)占利益，因此德港公司主張的侵權(quán)行為不是侵害專利權(quán)的行為，其主張的經(jīng)濟(jì)損失實(shí)際上是與該專利技術(shù)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)損失，故本案屬于財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛，而非侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛。
誠實(shí)信用原則是民法的基本原則，它要求民事主體在民事活動(dòng)中恪守諾言，誠實(shí)不欺，在不損害他人利益和社會(huì)利益的前提下追求自己的利益，從而在當(dāng)事人之間的利益關(guān)系和當(dāng)事人與社會(huì)之間的利益關(guān)系中實(shí)現(xiàn)平衡，并維持市場(chǎng)道德秩序。
專利權(quán)是經(jīng)國家行政審查后授予的有期限的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其在權(quán)利保護(hù)期內(nèi)有效存續(xù)需要專利權(quán)人持續(xù)交納專利年費(fèi)、不主動(dòng)放棄等。當(dāng)事人無論基于何種原因?qū)＠暾?qǐng)權(quán)、專利權(quán)權(quán)屬發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，基于誠實(shí)信用原則，登記的專利權(quán)人通常應(yīng)當(dāng)負(fù)有使已經(jīng)獲得授權(quán)的專利權(quán)維持有效的善良管理責(zé)任，包括持續(xù)交納專利年費(fèi)等，因?yàn)閷＠麢?quán)一旦終止失效，專利技術(shù)通常情況下即會(huì)進(jìn)入公有領(lǐng)域，從而使專利技術(shù)所有人喪失市場(chǎng)獨(dú)占利益，損害到專利技術(shù)所有人的合法權(quán)益。登記的專利權(quán)人未盡到該善良管理責(zé)任，給專利技術(shù)所有人造成損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)有賠償責(zé)任。
本案中，在2010年、2011年德港公司已經(jīng)兩次以專利申請(qǐng)權(quán)權(quán)屬糾紛為由起訴水產(chǎn)研究所、宇景公司，尤其是德港公司主張涉案發(fā)明是職務(wù)發(fā)明的第二次訴訟正在進(jìn)行的情況下，作為登記的專利權(quán)人，水產(chǎn)研究所、宇景公司應(yīng)當(dāng)負(fù)有在涉案專利授權(quán)以后維持其持續(xù)有效的善良管理責(zé)任，包括持續(xù)繳納專利年費(fèi)，以避免可能給德港公司造成損害。但水產(chǎn)研究所、宇景公司卻未繳納專利年費(fèi)，導(dǎo)致涉案專利權(quán)于2012年9月28日被終止失效，侵害了德港公司的合法權(quán)益，其顯然未盡到善良管理責(zé)任，違背了誠實(shí)信用原則，應(yīng)當(dāng)賠償因此給德港公司造成的損失。
本案應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案專利權(quán)終止失效時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定具體賠償數(shù)額。鑒于雙方均未提供證據(jù)證明涉案專利權(quán)在終止失效時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，綜合考慮到涉案專利為發(fā)明專利、涉案專利權(quán)在授權(quán)公告當(dāng)年即被終止失效、水產(chǎn)研究所和宇景公司過錯(cuò)嚴(yán)重、德港公司歷時(shí)較長的維權(quán)情況等，即便考慮德港公司也存在一定過失，一審判決確定的經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)50萬元的賠償也并無不妥。
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、市場(chǎng)監(jiān)督總局
免責(zé)聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
