原標(biāo)題：蜂窩無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利的FRAND相關(guān)聲明：實(shí)施者義務(wù)（第五部分）
到目前為止，本系列文章中討論的FRAND相關(guān)聲明的重點(diǎn)集中在SEP所有者義務(wù)并且目的在于如何滿足這些義務(wù)。但是，一些實(shí)體也提到了實(shí)施者義務(wù)。本文是系列文章的第五篇，此文章重點(diǎn)是對實(shí)施者義務(wù)進(jìn)行了思考。
“由于‘反向劫持會嚴(yán)重危害創(chuàng)新激勵(lì)’，因此[標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展組織(SDO)更新了未來政策]‘應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)專利持有者和實(shí)施者進(jìn)行善意的雙邊許可談判，并且應(yīng)當(dāng)在SDO許可政策中予以考慮’”。
—美國司法部
這是對蜂窩行業(yè)中多個(gè)實(shí)體在公平、合理和無歧視(FRAND)的基礎(chǔ)上針對標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP)許可所做聲明進(jìn)行分析的系列文章中的第五篇，也是最后一篇文章。第四篇文章聚焦于SEP所有者在FRAND許可過程中的義務(wù)。本文則對實(shí)施者義務(wù)進(jìn)行了思考。
FRAND過程：
實(shí)施者（潛在被許可方）義務(wù)
到目前為止，本系列文章中討論的FRAND相關(guān)聲明的重點(diǎn)集中在SEP所有者義務(wù)并且目的在于如何滿足這些義務(wù)。但是，一些實(shí)體也提到了實(shí)施者義務(wù)。
例如，Apple的FRAND聲明提到了一些SEP被許可方義務(wù)。但是，這些義務(wù)顯然僅在SEP所有者已經(jīng)履行了其義務(wù)之后才會產(chǎn)生，根據(jù)Apple的聲明，所有者義務(wù)包括提供相關(guān)證明，證明許可是必要的并且所提供的條款和條件實(shí)際上符合FRAND要求（請參閱本系列文章中的第四篇）：
“
在SEP所有者滿足其披露義務(wù)后，SEP被許可方應(yīng)當(dāng)對善意要約做出實(shí)質(zhì)性回應(yīng)，包括被許可方對其之所以認(rèn)為該要約不符合所有者的FRAND義務(wù)所做出的說明以及相關(guān)的事實(shí)和法律依據(jù)(如果適用)。
然而，與Apple關(guān)于透明度的觀點(diǎn)類似，Apple的FRAND聲明并未清楚解釋SEP被許可方“做出實(shí)質(zhì)性回應(yīng)”的含義。例如，這是否如Apple要求SEP所有者做的那樣，要求SEP被許可方證明自己的立場是正確的?
作為對比，InterDigital的FRAND聲明支持的觀點(diǎn)是：FRAND許可談判雙方都具有義務(wù)，而不要求SEP所有者先履行其義務(wù)。例如，InterDigital表示，“雙方都有進(jìn)行善意談判的義務(wù)”，并且“雙方都應(yīng)當(dāng)善意、勤勉地工作以達(dá)成許可協(xié)議”。特別是針對潛在被許可方的義務(wù)，InterDigital表示，如果SEP所有者的要約是不可接受的，“潛在被許可方應(yīng)當(dāng)解釋其之所以認(rèn)為要約不符合FRAND要求的原因，并及時(shí)做出善意的反要約”。此外，InterDigital表示可以利用禁令措施“對抗采取拖延戰(zhàn)術(shù)和其他反向劫持行為的非善意被許可方的搭便車行為。”
Ericsson也持有這樣的觀點(diǎn)，認(rèn)為FRAND是一條“雙向道”，其中“許可方和被許可方都應(yīng)當(dāng)善意行事”。此外，Ericsson也贊同InterDigital關(guān)于禁令措施適用于非善意被許可方的觀點(diǎn)，并指出“求助于禁令措施通常是一種合法的補(bǔ)救措施，因?yàn)椴贿@樣做的話，非善意被許可方就沒有或很少有動(dòng)機(jī)達(dá)成許可(相反，這會迫使專利持有者發(fā)起訴訟)。”
但是，除了善意談判的義務(wù)之外，InterDigital和Ericsson的聲明并沒有提供太多關(guān)于實(shí)施者需要做什么的細(xì)節(jié)。原因之一可能是，迄今為止在FRAND許可中，潛在被許可方的義務(wù)受到的關(guān)注遠(yuǎn)低于SEP所有者的義務(wù)。
Rodney Gilstrap法官支持Ericsson關(guān)于實(shí)施者在FRAND許可過程中也具有義務(wù)的觀點(diǎn)，拒絕駁回Ericsson主張HTC違反其作為被許可方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行善意談判義務(wù)的反訴，并且做出了宣告性判決，即“HTC已經(jīng)拒絕、否定和/或喪失與Ericsson的FRAND聲明相關(guān)的任何權(quán)利，并且是進(jìn)行非善意談判的一方。”(意見與指示備忘錄HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc, Case No: 6:18-CV-00243-JRG (E.D. Texas, December 17. 2018))。盡管陪審團(tuán)裁決HTC違反了其進(jìn)行善意談判的義務(wù)，但HTC仍然認(rèn)為應(yīng)做出有利于自己的判決，因?yàn)?ldquo;第三方受益人不可能違反其不是當(dāng)事方的合同”。但是，Gilstrap法官并未就這一論點(diǎn)做出裁決，因?yàn)槠湔J(rèn)為Ericsson也違反了善意談判的義務(wù)，Ericsson要求的救濟(jì)受阻于不潔之手原則(doctrine of unclean hands)而未被支持?？紤]到這些調(diào)查結(jié)果是陪審團(tuán)判決的結(jié)果，而且訴狀的大部分均被隱去，因此尚未完全厘清HTC和Ericsson違反各自善意談判義務(wù)的原因。
最近，Apple被認(rèn)為故意侵犯了PanOptis的專利(陪審團(tuán)裁決，Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG (E.D. Texas, August 11. 2020))，但陪審團(tuán)對FRAND許可義務(wù)帶來的各種限制未予置評。具體而言，PanOptis認(rèn)為其遵守FRAND義務(wù)以及Apple行為不當(dāng)且不能再提起FRAND辯護(hù)的訴請仍處于訴訟過程之中，并且雙方在2020年9月提交了相反的“擬議事實(shí)認(rèn)定和法律結(jié)論”。如本系列文章中的第四篇所述，Apple持有的觀點(diǎn)是不可能喪失FRAND許可權(quán)利。
日本專利局在2018年6月5日發(fā)布的《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判指南》(以下簡稱《JPO指南》)中有一個(gè)關(guān)于SEP所有者和實(shí)施者的FRAND義務(wù)的有趣觀點(diǎn)，其中提出了相互透明義務(wù)。對潛在被許可方(實(shí)施者)義務(wù)而言，《JPO指南》在“第II部分 許可談判方法”—“A.善意”—“2.步驟2:善意實(shí)施者獲得許可的表達(dá)”中指出，當(dāng)挑戰(zhàn)侵權(quán)、有效性、必要性和可實(shí)施性的問題時(shí)，如果希望被視為善意行事，“對[實(shí)施者]有用的是提供”下列信息：
“
• 為實(shí)施者不侵犯涉案專利的主張?zhí)峁┮罁?jù)的文件;
• 可作為涉案專利無效依據(jù)的現(xiàn)有技術(shù);
• 為涉案專利并非必要專利的論點(diǎn)提供依據(jù)的技術(shù)信息;和
• 為并未實(shí)施涉案專利的論點(diǎn)提供依據(jù)的文件。
《JPO指南》還指出，如果對提出的任何FRAND條款表示反對，實(shí)施者應(yīng)當(dāng)提供FRAND反要約，并解釋許可費(fèi)應(yīng)如何計(jì)算，例如，提供“可比較協(xié)議及其條款(如有，包括支付給其他公司或者從其他公司收到的相同技術(shù)的許可費(fèi)、專利池許可費(fèi)等)的清單”(請參閱“第II部分 許可談判方法”—“A.善意”—“4.步驟4：實(shí)施者基于FRAND條款提出的具體反要約”)。
明顯不同意相互透明義務(wù)觀點(diǎn)的一家實(shí)體是HTC，它盡管起訴Ericsson利用了信息不對稱（請參閱本系列文章中的第一篇），但在同一案件(保護(hù)令動(dòng)議, HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc, Case No: 6:18-CV-00243-JRG (E.D. Texas, September 6. 2018))中，HTC未能成功阻止對其與Google的交易免于開示。
由于認(rèn)識到“法院確定數(shù)十件乃至數(shù)百件SEP的必要性、有效性和侵權(quán)是不現(xiàn)實(shí)的”，《JPO指南》還討論了替代性爭議解決方案(Alternative Dispute Resolution，“ADR”)，作為解決FRAND爭議的可能方法。但是，《JPO指南》并未說明是否有義務(wù)這樣做，也沒有就拒絕ADR所帶來的影響表明立場。相反，《JPO指南》僅指出在這些問題上存在分歧(請參閱“第II部分 許可談判方法”—“A.善意”—“5.步驟5:權(quán)利人拒絕反要約/在法院或通過ADR達(dá)成爭議和解”)。歐盟委員會在其《致歐洲議會、理事會和歐洲經(jīng)濟(jì)與社會委員會的信函：制定針對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的歐盟方法》中也參考了ADR，指出“委員會認(rèn)為替代性爭議解決方案(ADR)機(jī)制(例如調(diào)解和仲裁)可以提供更快且成本更低的爭議解決方案”，但是，與《JPO指南》一樣，委員會未對拒絕ADR的影響以及善意談判義務(wù)是否要求同意仲裁表明立場。
北京市高級人民法院的《專利侵權(quán)判定指南》(2017)(以下簡稱《北京指南》)也反映出SEP所有者和實(shí)施者在FRAND許可過程中都具有義務(wù)的觀點(diǎn)，并具體指出，當(dāng)決定是否頒發(fā)禁令時(shí)，法院應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)事方各自在談判中的過失。特別是針對實(shí)施者的義務(wù)，《北京指南》指出，即使在SEP所有者未履行其義務(wù)的情況下，如果“被訴侵權(quán)人在協(xié)商中也存在明顯過錯(cuò)的”，例如“未在合理時(shí)間內(nèi)積極答復(fù)的”以及“主張明顯不合理的條件”(第153條)，則法院仍然會批準(zhǔn)禁令。廣東省高級人民法院的《關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引》中也認(rèn)可這種過錯(cuò)法，其中一個(gè)過錯(cuò)示例就是實(shí)施者無正當(dāng)理由拒絕簽訂保密協(xié)議。值得注意的是，導(dǎo)致Samsung在與Huawei的交叉許可談判中被認(rèn)為具有更多過錯(cuò)的一個(gè)因素是三星拒絕仲裁(Huawei Technologies, Co., Ltd. et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al. (CN, Shenzhen Ct. 2018))?！侗本┲改稀愤€指出，如果任何一方在談判中都沒有過錯(cuò)并且被告已經(jīng)提供擔(dān)保的情況下，則應(yīng)當(dāng)拒絕頒發(fā)禁令(第152條)，給實(shí)施者在商業(yè)運(yùn)作中提供了有效保護(hù)，以避免在雙方均已履行FRAND義務(wù)并且侵權(quán)已經(jīng)建立的情況下頒發(fā)禁令。歐盟法院(CJEU)在Huawei v. ZTE案(Case C-170/13.EU:C:2015:477;[2015] 5 CMLR 14; [2016] PRC 4)的判決中也認(rèn)可實(shí)施者在其反要約被拒絕后提供擔(dān)保的義務(wù)。根據(jù)《JPO指南》，該觀點(diǎn)“基于這樣的想法，即實(shí)施者宣稱愿意支付許可費(fèi)，但實(shí)際上不這么做甚至仍然使用侵權(quán)產(chǎn)品的行為是矛盾且不公平的。”
最近，在2020年9月10日給IEEE的信中，美國司法部支持FRAND許可過程中雙方都具有義務(wù)的觀點(diǎn)，并指出標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展組織(SDO)的未來政策更新“應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)專利持有者和實(shí)施者之間的善意雙邊許可談判”，并指出“反向劫持會嚴(yán)重危害創(chuàng)新激勵(lì)，在SDO許可政策中應(yīng)予以考慮。”
歐洲CWA協(xié)議闡明分歧
行業(yè)中未能就SEP許可形成統(tǒng)一的歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會專題組協(xié)議(CWA)，可能最能體現(xiàn)出SEP的主要所有者/潛在許可方與SEP的實(shí)施者/潛在被許可方之間存在的分歧。相反，在2019年6月發(fā)布了兩份CWA：CWA 17431(“5G和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)(包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的原則與指南”)和CWA 95000(“標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的核心原則與方法”)。
CWA 17431共17頁，列出了制定和批準(zhǔn)該CWA的Ericsson、InterDigital、Philips、Nokia和Qualcomm等公司，闡述了與善意行事義務(wù)、合理使用保密協(xié)議、基于技術(shù)對使用者的價(jià)值給予公平合理補(bǔ)償以及使用第三方確認(rèn)(包括仲裁)解決FRAND條款和條件方面爭議相關(guān)的幾項(xiàng)原則。相比之下，CWA 95000共51頁，列出了制定和批準(zhǔn)該CWA的Apple和公平標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，以及其他34個(gè)未參與起草但仍表示支持該CWA的實(shí)體。后者包括一些對FRAND議題相對較新的聲音，例如來自汽車行業(yè)巨頭Daimler、Ford和Toyota。其中，CWA 95000支持FRAND費(fèi)率基于“直接或間接侵犯SEP的最小組件”以及SEP所有者負(fù)有披露義務(wù)的觀點(diǎn)。但是，CWA 95000不贊同專利包許可，盡管表明“[一個(gè)]潛在被許可方應(yīng)當(dāng)以合理的方式行事，并且在與許可方的溝通中保持公正和坦誠”，卻未提及任何具體的實(shí)施者義務(wù)。相反，在誤導(dǎo)性地冠以“承擔(dān)FRAND義務(wù)的SEP善意被許可方”標(biāo)題的部分中，CWA 95000指出了SEP所有者應(yīng)首先履行義務(wù)：
“
“許可回應(yīng)：除非許可方至少完成以下事項(xiàng)并且在許可方完成以下事項(xiàng)之前，被許可方很難或不可能提供FRAND反要約：(a)合理證明其SEP的必要性，并合理證明被許可方確實(shí)侵犯了許可方的SEP;(b)提出FRAND要約;(c)向被許可方提供足以評估許可方的要約是否符合“FRAND”原則及其計(jì)算方式的信息;(d)為被許可方提供足夠的時(shí)間來評估和考慮上述所有因素。”
此外，CWA 95000在這一部分中還表示，“挑戰(zhàn)任何已聲明SEP的實(shí)質(zhì)性或可實(shí)施性、要求提供有關(guān)FRAND許可要約的合理支持信息和/或提出FRAND反要約不會使當(dāng)事方成為非善意被許可方”。最后，CWA 95000指出，“不應(yīng)強(qiáng)迫潛在被許可方參加全球FRAND裁判(即，為更大專利包許可設(shè)定費(fèi)率的做法)，例如，如果被許可方堅(jiān)持行使其在各個(gè)國家法院進(jìn)行訴訟的權(quán)利，則面臨禁令威脅”，并且就仲裁而言，“如果不同意這樣的程序，則試圖強(qiáng)迫進(jìn)行專利包許可或施加處罰的行為不合適，并且違反現(xiàn)行法律和權(quán)利”。
時(shí)間會證明一切
從各個(gè)公司的FRAND聲明以及相關(guān)的法律聲明中可以看出，F(xiàn)RAND對不同的人意味著不同的事情。只有時(shí)間能證明哪種觀點(diǎn)將占據(jù)上風(fēng)，或者標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展組織和/或標(biāo)準(zhǔn)制定組織可能會介入以打破僵局。
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