相同主題與同樣發(fā)明創(chuàng)造的判
本案涉及名稱為“一種驅動液態(tài)鏡頭的音圈馬達及其鏡頭組”的實用新型專利(專利號：201820385939.8)，專利權人為愛佩儀(東莞)光電科技有限公司，無效宣告請求人為華為技術有限公司。
涉案專利涉及液態(tài)鏡頭的相關技術，其保護的驅動液態(tài)鏡頭的音圈馬達相對于對比文件1的攝像裝置是否具備新穎性是本案的審理要點。對比文件1是一篇中國專利文獻，其申請日晚于涉案專利的申請日，對比文件1還要求了美國臨時申請文件(下稱臨時申請)作為優(yōu)先權，優(yōu)先權日在涉案專利申請日之前，因此，對比文件1是否構成涉案專利的抵觸申請以評價其新穎性，首先取決于對比文件1的優(yōu)先權是否成立。請求人提交了美國臨時申請文件及其譯文和美國專利商標局網(wǎng)站公開的臨時申請附圖的放大圖，請求人認為，對比文件1的技術方案可以直接從臨時申請整體記載中得出，因此對比文件1的優(yōu)先權成立，同時，對比文件1公開了涉案專利的技術方案，因而涉案專利不具備新穎性。專利權人認為，臨時申請與對比文件1記載的文字不同，技術方案不相同，因此對比文件1的優(yōu)先權不能成立，并且對比文件1與涉案專利的技術方案也不相同，因而并不能破壞涉案專利的新穎性。由此可見，本案爭議焦點實質(zhì)上是：對比文件1的優(yōu)先權是否成立，以及對比文件1是否公開了權利要求1的技術方案。
優(yōu)先權審查中相同主題的判斷
根據(jù)專利法第二十九條的規(guī)定，相同的主題是核實外國優(yōu)先權的判斷標準之一。如果作為優(yōu)先權基礎的外國在先申請(即本案的臨時申請)與在后申請(即本案的對比文件1)不屬于相同的主題，則可以判定對比文件1的外國優(yōu)先權不成立。
根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定，專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。對比文件1公開了一攝像裝置，其包括液態(tài)鏡片、塑性組件和驅動模塊，驅動模塊可使液態(tài)鏡片與塑形組件之間產(chǎn)生相對移動，使液態(tài)鏡片產(chǎn)生變形，改變液態(tài)鏡片的焦距，實現(xiàn)變焦和防抖的功能，這與臨時申請文字中攝像對焦裝置的技術領域相同、技術原理相同、解決的技術問題相同、實現(xiàn)的技術效果相同。對于對比文件1說明書記載的攝像裝置還包括諸如第一電磁驅動組件、第二電磁驅動組件、固定件等部件及部件之間的位置關系、連接方式以及塑型組件的大小關系等，雖然這些結構在臨時申請中并沒有相應的文字描述，但是文字記載方式的不同并不直接導致主題不同，技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。
同樣，《專利審查指南》還規(guī)定，核實作為要求優(yōu)先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權的在后申請相同的主題，即判斷在后申請中所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請文件(說明書和權利要求書，不包括摘要)中。具體到本案，在先的美國臨時申請實際上沒有采用一般專利文件所采用的權利要求書、說明書及其附圖的表現(xiàn)形式，其通過較少的文字和較多的附圖描述了攝像對焦裝置的工作原理、解決的技術問題和實現(xiàn)的技術效果，部分部件的功能、部件之間的位置關系、大小關系、連接方式等需要借助附圖來解讀，此時需要站位本領域技術人員，以其整體記載的內(nèi)容為準來進行判斷。根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，所有能夠通過閱讀附圖直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容也是臨時申請整體記載的內(nèi)容，根據(jù)整體記載的內(nèi)容得到的技術方案雖然沒有以文字的形式記載在臨時申請中，但是如果該技術方案以附圖與文字結合的形式整體表示出來，則應當認為臨時申請清楚地記載了對比文件1的技術方案。當然，如果臨時申請對技術方案中某些技術特征只是做了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而對比文件1的技術方案中增加了對這些技術特征的詳細敘述，以至于所屬領域技術人員認為該技術方案不能從臨時申請中直接、毫無疑義地得出，則不能認為兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造。
根據(jù)上述判斷思路，對比文件1中圖2A、2B、4A-4C、10A、10B記載的攝像裝置與臨時申請記載的攝像對焦裝置兩者文字存在差異、附圖相同，本領域技術人員在整體閱讀臨時申請后能夠直接地、毫無疑義地確定出對比文件1的攝像裝置就是臨時申請記載的攝像對焦裝置，其中第一電磁驅動組件、第二電磁驅動組件、固定件在對比文件1附圖中對應的部分與臨時申請附圖中標識的部分結構相同、位置關系相同、連接關系相同，所起到的功能相同，臨時申請附圖所示的塑型組件之間的大小差異與對比文件1文字記載的相同，因此對比文件1的攝像裝置已記載在臨時申請中，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，對比文件1的優(yōu)先權成立。
新穎性審查中同樣發(fā)明創(chuàng)造的判斷
根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，新穎性需要判斷是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。如果在先申請(即本案的對比文件1)與在后申請(即本案的涉案專利)相比，技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質(zhì)上相同，則認為屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，在后申請不具備新穎性。
《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定，在進行新穎性判斷時，審查員首先應當判斷被審查專利申請的技術方案與對比文件的技術方案是否實質(zhì)上相同，如果專利申請與對比文件公開的內(nèi)容相比，其權利要求所限定的技術方案與對比文件公開的技術方案實質(zhì)上相同，所屬技術領域的技術人員根據(jù)兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的預期效果，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。具體到本案，涉案專利權利要求1是驅動液態(tài)鏡頭的音圈馬達，其包括座體、液態(tài)鏡頭、驅動裝置等，其中還描述了座體的第一容納腔、第二容納腔與其他部件之間的位置關系，以及載體上擠壓液態(tài)鏡頭的部件是凸出的凸環(huán)等技術特征;對比文件1的說明書(包括附圖)公開了座體、液態(tài)鏡片、驅動模塊，但是沒有第一容納腔、第二容納腔與其他部件之間位置關系的記載，以及擠壓液態(tài)鏡片的凸出的凸環(huán)。在判斷新穎性時，本領域的技術人員可以借助于對比文件的附圖和文字描述整體確定出技術方案，其中包括了隱含的，可直接地、毫無疑義地確定的技術內(nèi)容，還包括可以借助下位概念、所屬技術領域的慣用技術手段置換得出的技術內(nèi)容，可以將該技術方案與涉案專利權利要求1的技術方案進行對比，如果相同，則可認為涉案專利權利要求1的技術方案已被對比文件公開。
本案對比文件1沒有兩個容納腔的記載，即便本領域的技術人員根據(jù)對比文件1的技術方案人為地劃分出兩個容納腔，基于其他部件的工作原理和安裝方式，仍然不能夠直接地確定出與涉案專利兩個容納腔與這些部件之間具有相同的位置關系;并且對比文件1僅公開了液態(tài)鏡片上連接有近似環(huán)狀的部件，對比文件1中缺少擠壓液態(tài)鏡片部件的相應描述，即便認為采用凸出的凸環(huán)結構能夠帶來更好的技術效果是容易想到的，也不能認為對比文件1公開了該容易想到的技術方案，這已經(jīng)超出了新穎性的判斷范疇。因此，對比文件1與涉案專利權利要求1的技術方案實質(zhì)上并不相同，對比文件1不能破壞涉案專利的新穎性。
優(yōu)先權與新穎性判斷標準比較及帶來的啟示
基于上述審查思路可知，優(yōu)先權需要判斷兩者是否屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，即兩者的“四要素”是否相同，審查新穎性時則需要判斷兩者是否屬于同樣的發(fā)明或者實用新型，具體到技術方案則是判斷兩者的技術方案是否實質(zhì)上相同。筆者認為從本案審理思路可以得到以下啟示：
第一，不論是優(yōu)先權還是新穎性的審查都需要站位本領域技術人員對技術領域、技術問題、技術方案、技術效果等“四要素”進行對比。在優(yōu)先權相同主題的判斷中，“四要素”的判斷順序沒有明確的要求，實踐中可能存在先判斷是否屬于相同的技術領域，再判斷是否屬于相同的技術方案、解決相同的技術問題、具有相同的技術效果，也會因為技術領域不同而終止其他要素判斷;在新穎性同樣的發(fā)明或者實用新型的判斷中，《專利審查指南》規(guī)定了應當先判斷技術方案是否實質(zhì)相同，再判斷是否適用于相同的技術領域、解決了相同的技術問題、達到了相同的技術效果。
第二，在優(yōu)先權審查和新穎性審查中，均是與在先申請或者對比文件整體記載的技術方案進行比較，同時兩者對于技術方案內(nèi)容的判斷原則存在差異。從本案看，優(yōu)先權成立時臨時申請與對比文件1的技術方案必須相同，這種相同不是指文字描述上完全相同，而是指對比文件1的技術方案，是臨時申請中客觀存在的技術內(nèi)容，是能夠從臨時申請中直接地、毫無疑義地確定的技術內(nèi)容，不包含任何依靠放大附圖推測的特征、通過測量附圖中尺寸得到的特征以及慣用技術手段置換得到的特征;而新穎性判斷中技術方案實質(zhì)上相同，可以是與對比文件文字或附圖記載的內(nèi)容不相同的技術方案，包括采用下位概念，慣用技術手段的直接置換以及落在數(shù)值范圍內(nèi)的技術方案等。
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