原標(biāo)題：淺談美國專利法第101條涉及計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域的駁回情形
自從2014年美國聯(lián)邦最高法院對Alice案作出判決以后，越來越多的軟件類專利被美國審查員以不符合美國專利法第101條款所規(guī)定的可專利性為由駁回。本文結(jié)合具體案例淺談美國專利法第101條涉及計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的駁回情形及答復(fù)策略。
關(guān)鍵詞：軟件專利;美國專利法第101條;可專利性;
一、涉及抽象概念的駁回理由
美國專利法第101條比較寬泛地確定了4種法定的可專利性保護(hù)主題：任何人只要發(fā)明了任何新的且有用的方法、機(jī)器、制造物或物體的組分，或者與之相關(guān)的新的且有用的改進(jìn)，在滿足專利法其它規(guī)定的情況下，都可能獲得專利。但除了滿足該條款外，美國審查員在審查專利適格性問題時(shí)，還需審查其是否屬于可專利性的司法例外，即自然法則、自然現(xiàn)象或抽象概念。其中，將抽象概念作為司法例外的情形則經(jīng)常在計(jì)算機(jī)軟件等通信領(lǐng)域中出現(xiàn)。
2014年的Alice案[1]在判斷專利申請的主題是否具有可專利性時(shí)確定了嚴(yán)格的“兩步測試法”。在“兩步法”中，如圖1所示，第1步用于判斷權(quán)利要求是否屬于4種可專利性的法定保護(hù)主題，如否，則直接得出給出權(quán)利要求不符合美國專利法第101條的規(guī)定，如是，則進(jìn)行第2步的判斷;第2步又包含步驟2A和步驟2B，步驟2A用于判斷該權(quán)利要求是否涉及司法例外(即自然法則、自然現(xiàn)象和抽象概念)，如否，則該權(quán)利要求具有可專利性;如是，則進(jìn)入步驟2B。步驟2B用于判斷該權(quán)利要求是否還記載了顯著多于(significantly more)上述司法例外的其它要素，即評估是否將司法例外納入實(shí)際應(yīng)用中，如是，則該權(quán)利要求具有可專利性，如否，則權(quán)利要求不具有可專利性[2]。
從“兩步法”的判斷流程來看，權(quán)利要求不符合美國專利法101條款，可能有兩種情況：一種是權(quán)利要求不屬于4種可專利性的法定保護(hù)主題;另一種是權(quán)利要求屬于3種司法例外情形，且未記載顯著多于上述司法例外的其它要素。
二、結(jié)合實(shí)際案例具體分析審查員的駁回理由及答復(fù)策略
在筆者處理的一個(gè)案件中，權(quán)利要求1為：“一種用于模式識別的方法，其特征在于，所述方法包括：獲取目標(biāo)物體二維圖像并根據(jù)所述目標(biāo)物體二維圖像獲取所述目標(biāo)物體的二維特征，并獲取目標(biāo)物體三維圖像并根據(jù)所述目標(biāo)物體三維圖像獲取所述目標(biāo)物體的三維特征;根據(jù)所述目標(biāo)物體的二維特征和三維特征識別所述目標(biāo)物體。”
首先，進(jìn)行第1步判斷，由于權(quán)利要求的主題為“一種用于模式識別的方法”，因此審查員認(rèn)可其屬于法定保護(hù)主題。
接著，進(jìn)入步驟2A，美國審查員基于最寬泛合理解釋認(rèn)為權(quán)利要求1涉及的方法涵蓋了在大腦中實(shí)現(xiàn)上述技術(shù)特征，例如，人可以先從正面觀察一個(gè)物體或建筑物的高度和長度，然后移動(dòng)到該物體或建筑物的側(cè)面觀察深度，由此，人可以識別該物體。因此，美國審查員認(rèn)為該權(quán)利要求中沒有任何內(nèi)容可以排除在人類大腦中實(shí)際執(zhí)行“根據(jù)目標(biāo)物體的二維特征和三維特征識別目標(biāo)物體”，該權(quán)利要求涉及抽象概念，屬于司法例外。
在針對步驟2A的爭辯中，在不默認(rèn)審查員立場的情況下，申請人對權(quán)利要求1進(jìn)行了修改，指定通過“使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型”來獲取目標(biāo)對象的二維特征及“通過深度相機(jī)”獲取目標(biāo)物體的三維圖像，這在人腦中無法執(zhí)行，也不是在通用計(jì)算機(jī)上執(zhí)行。因此，修改后的限制不是思維過程，也不是抽象概念。因此，申請人認(rèn)為修正后的權(quán)利要求1并不屬于司法例外，具有可專利性。
然后，進(jìn)入步驟2B，審查員認(rèn)為權(quán)利要求1僅相當(dāng)于使用通用計(jì)算機(jī)組件來執(zhí)行權(quán)利要求1中的步驟，無法將司法例外結(jié)合到實(shí)際應(yīng)用中。因此，權(quán)利要求并沒有記載顯著多于司法例外的其它要素。因此，該權(quán)利要求不具有可專利性。
根據(jù)美國《專利審查程序手冊》的規(guī)定：“如果附加限制反映了計(jì)算機(jī)功能的改進(jìn)或?qū)α硪患夹g(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改進(jìn)，則該權(quán)利要求將司法例外結(jié)合到實(shí)際應(yīng)用中，因此對司法例外施加了有意義的限制。無需進(jìn)一步分析。該權(quán)利要求符合步驟2B[3]。”由此，申請人繼續(xù)針對第2步的步驟2B進(jìn)行爭辯，根據(jù)步驟2B的分析表明，即使假設(shè)修改后的權(quán)利要求1屬于步驟2A的司法例外，但由于修改后的權(quán)利要求1通過采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來獲取目標(biāo)對象的二維特征，使得所主張的模式識別方法“能夠減少采集目標(biāo)物體的圖像的限制，如，可以減少目標(biāo)物體的圖像在姿態(tài)、光照、表情、化妝和遮擋等方面的限制，從而提高識別目標(biāo)物體的準(zhǔn)確性，同時(shí)能夠提高識別速率，減少識別時(shí)間”，使得傳統(tǒng)模式識別技術(shù)得以改進(jìn)，可以適用于各種條件，將司法例外結(jié)合到實(shí)際應(yīng)用中，是針對一個(gè)具體領(lǐng)域的改進(jìn)，因此，權(quán)利要求1包含足以將所稱司法例外轉(zhuǎn)變?yōu)榉蠈＠麠l件的主題的發(fā)明概念，至少由于記載了顯著多于司法例外的其它要素而具有專利資格。
三、總結(jié)與啟示
結(jié)合上述分析可以看出，為了避免計(jì)算機(jī)軟件或算法等領(lǐng)域的專利申請?jiān)趯彶檫^程中遭遇美國專利法第101條的駁回，首先，在撰寫專利申請文件時(shí)不僅要關(guān)注所取得的權(quán)利要求的保護(hù)范圍和布局，還需要在說明書中明確說明對計(jì)算機(jī)或其它技術(shù)領(lǐng)域的改善，并且針對權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案，要求該改善是顯而易見的。其次，在答復(fù)審查意見時(shí)，可結(jié)合說明書中的記載將權(quán)利要求中的軟件或算法步驟或操作與硬件相結(jié)合，或與用途/應(yīng)用場景相結(jié)合，陳述這些步驟或操作對硬件本身或用途/應(yīng)用場景的改善，并注意將權(quán)利要求作為一個(gè)整體，得出該權(quán)利要求實(shí)際上是包括有顯著多于抽象概念的技術(shù)特征的。因此，該權(quán)利要求符合美國專利法101條款。最后，如果遇到被審查員駁回兩次的情況，申請人可以向?qū)＠麑徟泻蜕显V委員會(huì)提出上訴，并通過引用2019 PEG(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)來支持其認(rèn)為101駁回條款錯(cuò)誤的論點(diǎn)。另外，申請人還可以采用其它方法，例如與審查員溝通(Interview)，聯(lián)系專利審查員的主管(SupervISOry Patent Examiner, SPE)或提出上訴前的簡要審查請求(Pre-appeal Brief Review Request)，來加快審查程序以解決關(guān)于專利適格性的問題或不符合2019 PEG的情形。
參考文獻(xiàn)：
[1]Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 S.Ct. 2347 (2014).[EB/OL].http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf
[2]2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (2019 PEG)[EB/OL].http://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance
[3]MPEP§2106.06(b)[EB/OL].http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html
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