為規(guī)范商標(biāo)審查審理程序，保障商標(biāo)審查審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，國家知識產(chǎn)權(quán)局決定制定《商標(biāo)審查審理指南》(下稱“《指南》”)，現(xiàn)予發(fā)布，自2022年1月1日起施行，原《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》同時(shí)廢止。
《指南》中明確定義了10種不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請的審查審理的情形以及6種以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的審查審理的情形。
第二章 不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請的審查審理
1、法律依據(jù)
《商標(biāo)法》
第四條 自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回。
《規(guī)范商標(biāo)申請注冊行為若干規(guī)定》
第三條 申請商標(biāo)注冊應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得有下列行為：
(一)屬于商標(biāo)法第四條規(guī)定的不以使用為目的惡意申請商標(biāo)注冊的;
……
第五條 對申請注冊的商標(biāo)，商標(biāo)注冊部門發(fā)現(xiàn)屬于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定的不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)依法駁回，不予公告。
具體審查規(guī)程由商標(biāo)注冊部門根據(jù)商標(biāo)法和商標(biāo)法實(shí)施條例另行制定。
第八條 商標(biāo)注冊部門在判斷商標(biāo)注冊申請是否屬于違反商標(biāo)法第四條規(guī)定時(shí)，可以綜合考慮以下因素：
(一)申請人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標(biāo)數(shù)量、指定使用的類別、商標(biāo)交易情況等;
(二)申請人所在行業(yè)、經(jīng)營狀況等;
(三)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為的情況;
(四)申請注冊的商標(biāo)與他人有一定知名度的商標(biāo)相同或者近似的情況;
(五)申請注冊的商標(biāo)與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或者其他商業(yè)標(biāo)識等相同或者近似的情況;
(六)商標(biāo)注冊部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的其他因素。
2、釋義
2019年4月23日，第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定對《商標(biāo)法》作出修改，在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定。新增該條款旨在堅(jiān)決遏制“不以使用為目的”的惡意商標(biāo)注冊申請行為，堅(jiān)決打擊囤積商標(biāo)的注冊申請行為，有效規(guī)范商標(biāo)申請注冊秩序。第四條的立法意圖在于規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為和增強(qiáng)注冊申請人的使用義務(wù)。該條款增加了《商標(biāo)法》中規(guī)制不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請的內(nèi)容，從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請行為，使商標(biāo)申請注冊回歸以使用為目的的制度本源。
《商標(biāo)法》第四條所規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”是指申請人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，而提交大量商標(biāo)注冊申請，缺乏真實(shí)使用意圖，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊秩序的行為。僅損害特定主體的民事權(quán)益，不涉及損害公共利益的，不屬于該條規(guī)定情形。如屬于《商標(biāo)法》其他條款規(guī)制的惡意注冊情形，適用其他條款。
判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意”，應(yīng)綜合考慮申請人所在的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況：申請人提交的商標(biāo)注冊申請的數(shù)量、類別跨度和時(shí)間跨度等整體情況;提交的商標(biāo)注冊申請標(biāo)志的具體構(gòu)成、商標(biāo)實(shí)際使用情況，以及申請人在先是否存在商標(biāo)惡意注冊及侵犯多個(gè)主體注冊商標(biāo)專用權(quán)等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當(dāng)經(jīng)營需要和實(shí)際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不正當(dāng)利益和擾亂正常商標(biāo)注冊秩序的意圖。
3、適用要件
“不以使用為目的”申請商標(biāo)注冊的行為是指申請人在申請注冊商標(biāo)的時(shí)候，既無實(shí)際使用商標(biāo)的目的，也無準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實(shí)際使用商標(biāo)可能性。《商標(biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊秩序的商標(biāo)囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的大量申請商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的“不以使用為目的”的“惡意”。
以下情形不適用《商標(biāo)法》第四條：
(1)申請人基于防御目的申請與其注冊商標(biāo)標(biāo)識相同或者近似的商標(biāo)：
(2)申請人為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)。預(yù)先適量申請商標(biāo)。
4、考慮因素
判斷是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，注冊審查程序中以發(fā)現(xiàn)的線索為主，異議、評審程序中以在案證據(jù)為主，可以綜合考慮以下因素。
4.1 申請人基本情況
包括存續(xù)時(shí)間長短;注冊資本實(shí)繳情況;所在行業(yè)領(lǐng)域及經(jīng)營范圍的具體情況;經(jīng)營情況是否正常;是否存在吊銷、注銷、停業(yè)、清算等非正常情形。
4.2 申請人提交商標(biāo)注冊申請整體情況
包括申請人累計(jì)申請商標(biāo)數(shù)量及指定商品或者服務(wù)類別;申請人提交商標(biāo)注冊申請的時(shí)間跨度情況;申請人短期內(nèi)新提交的商標(biāo)注冊申請的數(shù)量及指定商品或者服務(wù)類別等。
4.3 商標(biāo)具體構(gòu)成情況
包括申請注冊的商標(biāo)是否與他人有一定知名度或顯著性較強(qiáng)的商標(biāo)相同或者近似;是否包含行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點(diǎn)名稱、行業(yè)術(shù)語等公共資源;是否包含知名人物姓名、企業(yè)字號、電商名稱、他人知名并已產(chǎn)生識別性的廣告語、美術(shù)作品、外觀設(shè)計(jì)等其他商業(yè)性標(biāo)識等。
4.4 申請人申請商標(biāo)注冊過程中及取得商標(biāo)注冊后的行為
包括申請人在申請商標(biāo)注冊過程中及取得商標(biāo)注冊后，將商標(biāo)向第三方售賣或轉(zhuǎn)讓，且未能有效舉證其售賣或轉(zhuǎn)讓前具有使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的;申請人申請商標(biāo)注冊過程中及取得商標(biāo)注冊后，具有出于牟取不正當(dāng)利益的目的，積極向他人兜售或公開售賣商標(biāo)、脅迫他人與其進(jìn)行商業(yè)合作，或者向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金、訴訟和解費(fèi)等行為的。
4.5 異議、評審程序中相關(guān)證據(jù)的情況
包括異議、評審程序中有證據(jù)證明申請人申請商標(biāo)注冊時(shí)缺乏真實(shí)使用意圖，或取得商標(biāo)注冊后，既無實(shí)際使用行為，也無準(zhǔn)備使用行為，申請人未能有效舉證其使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的;異議、評審程序中有證據(jù)證明系爭商標(biāo)申請人僅以系爭商標(biāo)專用權(quán)對他人發(fā)起侵權(quán)投訴或訴訟以牟取不正當(dāng)利益的。
4.6 其他考慮因素包括但不限于：
(1)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為的情況;
(2)申請人因惡意申請商標(biāo)注冊或商標(biāo)侵權(quán)行為被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信名單等情況;
(3)與申請人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織累計(jì)申請商標(biāo)數(shù)量、待審查商標(biāo)注冊申請數(shù)量、指定商品或者服務(wù)類別情況;
(4)與申請人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織的商標(biāo)實(shí)際交易、要約、要約邀請情況。
上述因素一般在異議、評審程序中予以考慮。
5、適用情形
下列情形屬于《商標(biāo)法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”行為，當(dāng)事人提供相反證據(jù)的除外：
(1)商標(biāo)注冊申請數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營活動(dòng)需求，缺乏真實(shí)使用意圖，擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
(2)大量復(fù)制、摹仿、抄襲多個(gè)主體在先具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)，擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
(3)對同一主體具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著性的特定商標(biāo)反復(fù)申請注冊，擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
此類反復(fù)申請注冊的行為如屬于《商標(biāo)法》其他條款規(guī)制的惡意注冊情形的，應(yīng)適用其他條款。
(4)大量申請注冊與他人企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱、電商名稱、域名，有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢，他人知名并已產(chǎn)生識別性的廣告語、外觀設(shè)計(jì)等商業(yè)標(biāo)識相同或者近似標(biāo)志的。
(5)大量申請注冊與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱、他人知名并已產(chǎn)生識別性的美術(shù)作品等公共文化資源相同或者近似標(biāo)志的。
(6)大量申請注冊與行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點(diǎn)名稱、建筑物名稱等相同或者近似標(biāo)志的。
(7)大量申請注冊指定商品或者服務(wù)上的通用名稱、行業(yè)術(shù)語、直接表示商品或者服務(wù)的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等缺乏顯著性的標(biāo)志的。
(8)大量提交商標(biāo)注冊申請，并大量轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，且受讓人較為分散，擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
(9)申請人有以牟取不當(dāng)利益為目的，大量售賣，向商標(biāo)在先使用人或者他人強(qiáng)迫商業(yè)合作、索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者侵權(quán)賠償金等行為的。
(10)其他可被認(rèn)定為有惡意的申請商標(biāo)注冊行為的情形。
以上情形中，(3)、(9)主要適用于異議與評審程序中;其余情形注冊審查、異議與評審程序中均適用。
不以使用為目的惡意申請注冊的商標(biāo)，不限于申請人本人申請注冊的商標(biāo)，也包括與申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的自然人、法人或者其他組織申請注冊的商標(biāo)。
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓不影響對商標(biāo)申請人違反《商標(biāo)法》第四條情形的認(rèn)定。
第十六章 以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的審查審理
1、法律依據(jù)
《商標(biāo)法》第四十四條第一款已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效;其他單位或者個(gè)人可以請求商標(biāo)評審委員會(huì)宣告該注冊商標(biāo)無效。
2、釋義
上述規(guī)定是關(guān)于以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊商標(biāo)的處理。
申請商標(biāo)注冊應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則，不得以弄虛作假的手段欺騙商標(biāo)注冊部門取得注冊，也不得以擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者其他不正當(dāng)方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊。
在商標(biāo)異議和不予注冊復(fù)審程序中可參照適用本條標(biāo)準(zhǔn)。
3、適用要件
3.1 以欺騙手段取得商標(biāo)注冊的行為
此種行為是指系爭商標(biāo)注冊人在申請注冊商標(biāo)時(shí)，采取向商標(biāo)注冊部門虛構(gòu)或者隱瞞事實(shí)真相、提交偽造的申請書件或者其他證明文件等手段騙取商標(biāo)注冊。該行為包括但不限于下列情形：
(1)偽造申請書件章戳或簽字的行為;
(2)偽造、涂改申請人的身份證明文件的行為，包括使用虛假的身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份證明文件，或者涂改身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份證明文件上重要登記事項(xiàng)等行為;
(3)偽造其他證明文件的行為。
3.2 以其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的行為
3.2.1 含義
此種行為是指確有充分證據(jù)證明系爭商標(biāo)注冊人采用欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊，其行為違反了誠實(shí)信用原則，損害了公共利益。對于只損害特定民事權(quán)益的情形，應(yīng)適用《商標(biāo)法》第四十五條及其他相應(yīng)規(guī)定。
3.2.2 “以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形
下列情形屬于本條所指的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”：
(1)系爭商標(biāo)申請人申請注冊多件商標(biāo)，且與他人具有一定知名度或較強(qiáng)顯著特征的商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似的;
(2)系爭商標(biāo)申請人申請注冊多件商標(biāo)，且與他人字號、企業(yè)名稱、社會(huì)組織及其他機(jī)構(gòu)名稱、有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等構(gòu)成相同或者近似的;
(3)其他可以認(rèn)定為以不正當(dāng)手段取得注冊的情形。
3.2.3 考慮因素
系爭商標(biāo)申請人以不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的，應(yīng)當(dāng)對系爭商標(biāo)具有使用意圖或已經(jīng)實(shí)際投入商業(yè)使用。對于使用意圖的判定可以依據(jù)本編第二章4“考慮因素”進(jìn)行。
系爭商標(biāo)申請人以不正當(dāng)手段取得注冊的商標(biāo)，不限于系爭商標(biāo)申請人本人申請注冊的商標(biāo)，也包括與系爭商標(biāo)申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的人申請注冊的商標(biāo)。
3.2.4 適用的限制
根據(jù)在案證據(jù)能夠適用商標(biāo)法其他條款對系爭商標(biāo)不予注冊或宣告無效的，不再適用《商標(biāo)法》第四十四條第一款，惡意明顯的例外。
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