今年6月，深圳一家海外商標代理機構因涉嫌“違法經(jīng)營”、“申請材料作假”、“欺騙官方”等違法行為，收到美國專利商標局(USPTO)下發(fā)的“陳述理由令”，如不能自證清白則其代理的超15000件商標將失效。這一轟動業(yè)界的“年度大案”終于落下帷幕。2021年12月10日，USPTO最終下發(fā)了制裁令。

讓我們來一起扒一扒這顆“大瓜”到底有哪些值得我們深思的細節(jié)。

>>> PART 1

案情始末

背景信息與USPTO主張

深圳一家代理機構提交了超過1.5萬件商標申請，美國專利商標局(USPTO)認為其無美國商標執(zhí)業(yè)資格、提供虛假地址信息、代簽申請、濫用uspto.gov賬號、違反網(wǎng)站使用條款等，于2021年6月8日下發(fā)陳述理由令(Order To Show Cause)，要求其對于違反USPTO商標實務規(guī)則和USPTO網(wǎng)站使用條款所提交的數(shù)千份商標文件等行為做出解釋和答復。

USPTO制裁令（2021年12月10日）

1、所有涉及該代理機構提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬號提交的商標申請程序均被責令終止;

2、不得代表他人起草、簽署或提交任何文件，或在任何正在進行的申請程序或今后的商標程序中提出或質(zhì)疑任何問題。

>>> PART 2

對質(zhì)細節(jié)

本次事件中，該代理機構違反了多條法律法規(guī)，最終鑄成大錯，讓諸多商標權利人喪失商標權，自身也被封停。

下面，我們來看看這家代理機構在哪些不可觸碰的底線上“反復橫跳”：

1、違法經(jīng)營

根據(jù)美國《聯(lián)邦法規(guī)》第37章第11條規(guī)定，未獲取美國律師執(zhí)業(yè)資格的個人不可向商標申請人或注冊人提供關于美國商標申請或相關文件的咨詢建議;不可起草或遞交美國商標申請、答復官方文書、注冊后維持商標效力的文件;不可簽署商標修改文書、答復官方審查意見、向官方遞交動議、修改通信地址信息;不可授權商標申請/注冊相關的修改事宜。

而本次事件中代理美國商標申請的張女士并無美國律師執(zhí)業(yè)資格，且其所屬的代理機構也無其他持美國律師資格證的律師監(jiān)督管理美國商標申請工作。此外，USPTO還調(diào)查了這家代理機構的商業(yè)活動信息，發(fā)現(xiàn)其不僅向公眾提供美國商標相關的法律咨詢服務，還替其客戶遞交商標申請、遞交答復官方文書等等。

在鐵證面前，該機構承認其“存在僥幸心理”，稱會“竭力配合官方的工作，并不會再遞交商標申請。”

2、提供虛假地址

據(jù)美國《聯(lián)邦法規(guī)》規(guī)定，從2019年8月3日起，USPTO要求所有商標申請人的地址需與其實際所在地址保持一致，且非美國商標申請人必須委托具備資質(zhì)的律師代理。由此官方才可確定商標申請資料是否符合規(guī)定。遞交虛假、捏造的地址信息將受到制裁。

經(jīng)查，該代理機構遞交的超4500份商標申請及其他文件中的申請人為多個在美國注冊的名義。當審查員質(zhì)問其商標申請人的地址信息是否屬實時，該機構繼續(xù)提供了另外的虛假地址信息。然而，對于這個問題，該機構選擇避而不談。

3、未經(jīng)允許代簽

《美國法典》第15章規(guī)定，代理機構/律師代理商標相關事務，必須由商標權利人出具其簽署的聲明授予代理權利。商標權利人可以提供手寫的簽字，也可以通過在線頁面在文件上輸入電子簽名(一般情況下為權利人按格式要求鍵入其英文姓名即可)。根據(jù)美國《商標審查程序手冊》規(guī)定，如文件簽字并非商標權利人提供的，視為無效，不可作為商標注冊的基礎。

(注：美國商標在遞交申請時，不強制權利人出具聲明對代理機構進行授權，但在變更代理人時必須出具授權聲明)

USPTO發(fā)現(xiàn)，該機構曾在幾分鐘甚至幾秒種內(nèi)讓不同地區(qū)不同權利人直接簽署文件，此外，2021年3月5日至2021年5月6日，當時非美籍人員暫不可從中國赴美，竟然還存在住址在美國的律師與住址在中國的權利人在同一時間簽字的情況。因此USPTO稱其有理由相信，該機構遞交的超15000件商標申請和其他文書中，應存在代替商標權利人簽字的情況。

對此，該機構的解釋“甚為蒼白”，稱其“不清楚、不熟悉簽字相關規(guī)定”，顯然并不足以說服官方。

4、濫用賬號

律師要代理美國商標事務，需先在USPTO官方網(wǎng)站注冊賬號，才可上傳相關文件，同時也應對自己的使用行為負責。根據(jù)USPTO網(wǎng)站使用規(guī)則規(guī)定，共享賬號的行為是明令禁止的。

USPTO稱，該機構至少注冊并共享了3個賬號，結合其在短時間甚至同一時間通過這些賬號遞交大量商標申請的行為，應是有多人在共用賬號。對此，該機構也是避而不談。

從雙方的“交鋒”細節(jié)，我們可以看出，USPTO是掌握代理機構行為數(shù)據(jù)的，在糾察違法行為方面比我們想象的要容易、透徹。因此，代理機構切不可存僥幸心理，應懂法、守法，避免給商標權利人帶來不必要的損失。

>>> PART 3

事件影響

基于上述對質(zhì)結果，USPTO最終對該機構下發(fā)制裁令：所有涉及該代理機構提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬戶提交的商標申請程序均被責令終止。

USPTO在制裁令中強調(diào)，該機構的行為對商標注冊程序的完整性產(chǎn)生了不良影響，如制裁的力度小于“終止其代理遞交的商標申請程序”，則不足以起到糾正其行為、阻止其他第三方從事類似行為的作用。

該機構代理的商標申請及注冊因材料信息造假，不能作為商標注冊的基礎，且無法彌補，已注冊的商標實際上無商標權。

但值得注意的是，如商標受該制裁令影響，且處于美國商標審判和上訴委員會審理階段的，可以向官方遞交材料證明該商標從未經(jīng)由該代理機構遞交任何文件，申請復審，以避免商標無效。

因此，廣大受該事件影響的商標權利人應盡快核實自己的商標資料，避免因數(shù)據(jù)庫信息錯誤等原因“無辜躺槍”。

>>> PART 4

美國商標申請、維護注意事項

1、代理機構層面

鑒于近年美國官方對于商標審查愈發(fā)嚴格，作為代理機構，建議重點關注如下事項、嚴密防范風險隱患：

1)嚴格遵守誠信原則代理機構在自身嚴格遵守誠信原則的基礎上，也應引導申請人重視該原則、避免虛假陳述等招致相應法律風險。

2)信息審核、風險提示對申請人提供的各項信息、使用證據(jù)等進行嚴格審核、確認，使得各項申請信息符合官方要求。如申請人擬指定商品/服務項目過多，需及時提示風險，告知后續(xù)使用證據(jù)提交義務及相關注意事項，建議申請人結合實際商業(yè)需求選取商品/服務項目;注冊后提交第5-6年、第9-10年等商標效力維護性使用聲明時，若實際使用證據(jù)范圍有限、證據(jù)存在瑕疵等，建議申請人主動刪除難以提供真實使用證據(jù)的項目，防止虛假陳述導致的商標可能被撤銷的后果。

3)規(guī)范文件簽署程序代理機構應規(guī)范文件簽署程序，對于必須申請人簽字的文件，須嚴格按照官方要求轉(zhuǎn)達申請人安排簽字，切勿因期限緊急而發(fā)生代簽等不規(guī)范的操作。

2、申請人層面

申請人若有計劃在美國進行商標申請，以及商標效力的持續(xù)維系，需主要關注如下方面：

1)選擇正規(guī)代理申請人應盡一定程度的審慎注意義務，了解更多美國商標申請相關信息及要求、清醒識別非正規(guī)代理，對于市面上所聲稱的低價代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理機構所代理的申請人類似的境地。就前文所述美國商標律師執(zhí)業(yè)資格問題，申請人可通過如下美國官網(wǎng)，核查美國律師執(zhí)業(yè)資格與被下發(fā)陳述理由令(Order To Show Cause)或制裁令(Order for Sanction)等情況，挑選正規(guī)代理、抵御風險：

查詢律師資格：http://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney

查詢代理機構是否有不良歷史：http://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks

2)重視使用申請人在前期商標布局、注冊申請、后續(xù)維護、侵權維權等各個環(huán)節(jié)均需重視商標使用，注意持續(xù)留存商標使用證據(jù)，防止商標被官方從注冊名單中剔除。

3)按需注冊基于實際使用需求選定商品/服務項目，防止類似國內(nèi)防御性指定商品/服務項目，導致后續(xù)難以提交使用證據(jù)，進而證據(jù)造假、陷入惡性循環(huán)。

另外，考慮到商標設計與申請的周期、成本等，部分商家可能傾向于直接購買第三方已注冊的美國商標，方便盡快投入使用。對于此類美國商標購買需注意的問題等，可參考此前推出的文章《請注意！超14000件商標申請被下發(fā)陳述理由令，你需要了解......》，此不贅述。

>>> 結 語

縱觀本次事件，USPTO對于非正常申請的處理可謂毫不手軟，任何經(jīng)手該機構向官方遞交過文件的商標最終都“在劫難逃”，毫無商量余地。

在任何時候，依法誠信經(jīng)營都是每個市場主體的安身立命之本，知識產(chǎn)權獲權與維護也是經(jīng)營行為的重要組成部分，“誠招天下客，譽從信中來”，以誠信擦亮品牌，在全球商業(yè)競爭與經(jīng)濟活動中，才能夠立得住、行得穩(wěn)。

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