原標(biāo)題：專利訴訟中“可預(yù)見原則”與“等同原則”的羈絆

“可預(yù)見性原則”是對(duì)“等同原則”適用的一種限制，兩者有種既生瑜何生亮的感覺，本文主要討論“等同原則”與“可預(yù)見性原則”兩者在專利訴訟中博弈關(guān)系。

專利訴訟中，博弈雙方都會(huì)采用很多判案原則，這些“原則”大部分來(lái)自于司法解釋，比如“全面覆蓋原則”、比如“等同原則”，但是也有些是雖暫未在司法解釋上進(jìn)行規(guī)定，但是在某些判例中采用的原則，比如“可預(yù)見性原則”。這些“原則”中，有些是相輔相成，有些又是針鋒相對(duì)，本文淺聊下司法解釋中的“等同原則”與“可預(yù)見性原則”兩者之間的博弈關(guān)系。

前言

法條與案例

等同原則，可以算作正統(tǒng)的“科班出身”，在《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中，以及《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋一、二》中，均對(duì)“等同原則”有涉及和規(guī)定，可以認(rèn)為是全國(guó)法院都應(yīng)當(dāng)遵行的法則。主要規(guī)定條款如下：

等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。

而“可預(yù)見性原則”，相比于等同原則而言，可以算“非科班出身”，因?yàn)槠鋾何丛谒痉ń忉屩杏枰砸?guī)定，目前還屬于司法實(shí)踐階段，但是也不容小覷，因?yàn)殛P(guān)于這個(gè)原則，已經(jīng)有很多最高院的判決案例出現(xiàn)，說(shuō)明具有一定的參考意義。

可預(yù)見性原則的主要法理邏輯，在北京高院的《侵權(quán)判定指南2017》中有所涉及，其規(guī)定如下：對(duì)于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實(shí)用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請(qǐng)或修改時(shí)明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持。

從上述規(guī)定來(lái)看，“可預(yù)見性原則”是對(duì)“等同原則”適用的一種限制，兩者有種既生瑜何生亮的感覺。而關(guān)于可預(yù)見性原則的案例，近幾年確有相關(guān)案例，筆者簡(jiǎn)單舉兩個(gè)案例：

【案例一：（2015）民申字第740號(hào)】

該案例中最高院認(rèn)定：等同原則既是專利權(quán)保護(hù)中一項(xiàng)不可或缺的重要原則和制度，但同時(shí)又必須對(duì)等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，既要保護(hù)專利權(quán)人在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，又促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請(qǐng)與專利侵權(quán)時(shí)技術(shù)的發(fā)展水平，防止對(duì)專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請(qǐng)日后新出現(xiàn)的技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

申請(qǐng)人在申請(qǐng)涉案專利時(shí)將其要求保護(hù)的技術(shù)方案限定為進(jìn)水套的上表面呈錐面，不是平面，而錐面或平面均是涉案專利申請(qǐng)時(shí)，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為錐面是將平面排除在涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。鑒此，在侵權(quán)判定時(shí)，不能將技術(shù)特征“錐面”擴(kuò)張到“平面”予以保護(hù)，否則將有損社會(huì)公眾對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會(huì)公眾的利益，動(dòng)搖專利制度的基石。故本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相比，并未構(gòu)成等同的技術(shù)特征，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。該項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)賹徖碛刹怀闪?，本院不予支持?/p>

【案例二：(2020)最高法知民終1899號(hào)】

該案例中，最高院在判決書中載明：等同原則既是專利權(quán)保護(hù)中一項(xiàng)不可或缺的重要原則和制度，但同時(shí)又必須對(duì)等同原則的適用施加必要限制，兼顧專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，既要保護(hù)專利權(quán)人在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，又促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。其次，等同原則的適用須考慮專利申請(qǐng)與專利侵權(quán)時(shí)技術(shù)的發(fā)展水平，防止對(duì)專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請(qǐng)日后新出現(xiàn)的技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。

本案中，涉案專利權(quán)利要求和說(shuō)明書均記載為火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)槽。這表明，申請(qǐng)人在申請(qǐng)涉案專利時(shí)將其要求保護(hù)的技術(shù)方案限定為火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)槽，而不是火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)孔，而火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)槽或火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)孔均是涉案專利申請(qǐng)時(shí)，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易知曉的技術(shù)方案，因此，專利權(quán)人將權(quán)利要求中該技術(shù)特征限定為火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)槽是將火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)孔排除在涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外。鑒于此，在侵權(quán)判定時(shí)，不能將技術(shù)特征火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)槽擴(kuò)張到火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)孔予以保護(hù)，否則將有損社會(huì)公眾對(duì)專利權(quán)保護(hù)范圍確定性和可預(yù)見性的信賴，從而損害社會(huì)公眾的利益。原審法院認(rèn)定兩者是等同特征不妥，本院依法予以糾正。

個(gè)人剖析

從上述兩個(gè)案例中，第一個(gè)案例中，是“錐面”和“平面”的區(qū)別，第二個(gè)案例中是“活動(dòng)槽”和“活動(dòng)孔”的區(qū)別，從技術(shù)手段、技術(shù)效果方面來(lái)看，筆者認(rèn)為是比較接近的，否則就可以直接用不滿足“三基本相同”的不等同抗辯理由來(lái)主張不侵權(quán)，沒有必要用到“可預(yù)見性原則”這個(gè)抗辯理由。關(guān)于這點(diǎn)，筆者認(rèn)為最高院在判定中也有這層意思，在兩個(gè)案例中均有說(shuō)明，比如第一個(gè)案例中載明“錐面或平面均是涉案專利申請(qǐng)時(shí)，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)方案”，第二個(gè)案例中載明“而火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)槽或火力調(diào)節(jié)鈕活動(dòng)孔均是涉案專利申請(qǐng)時(shí)，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員容易知曉的技術(shù)方案”。所以，筆者認(rèn)為從最高院的判決中，可以推測(cè)最高院均認(rèn)可上述兩個(gè)區(qū)別其實(shí)是滿足等同原則中的“三基本相同”的條件的，那么為什么又不適用等同原則呢?

再回顧到上文中“等同原則”的法理解釋與上述兩個(gè)判例在措辭上的微妙變化，“等同原則”簡(jiǎn)單概括是“三基本相同、一無(wú)需創(chuàng)造”，而對(duì)于“一無(wú)需創(chuàng)造”，在《若干規(guī)定》中明確記載了“并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征”。這句話的表述，其中有兩個(gè)因素條件，分別是“人”的因素和“時(shí)間”因素，“人”的因素在這個(gè)條款中是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”，“時(shí)間”因素在這個(gè)條款中是“侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)”。

然后我們?cè)賹?duì)應(yīng)分析上述兩個(gè)判例中關(guān)于“可預(yù)見性原則”也有兩個(gè)對(duì)應(yīng)的人和時(shí)間的因素條件，在人的因素上，筆者把判決的內(nèi)容中分為主觀人和客觀人，“專利申請(qǐng)人”是主觀人，“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”是客觀人，從判決書中內(nèi)容，其認(rèn)為“專利申請(qǐng)人”理應(yīng)知曉還有其他方案卻在權(quán)利要求中排除，故上述兩個(gè)案例中似乎把“專利申請(qǐng)人”的認(rèn)知水平等同于是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的認(rèn)知水平，故在“人”這一因素上，暫可認(rèn)為與等同原則中的“人”的因素是一致的。

接下來(lái)就是“時(shí)間”因素，在上述兩個(gè)判例中，可以明顯得知，在“可預(yù)見性原則”中，最高院是將時(shí)間因素是定格在“涉案專利申請(qǐng)時(shí)”，而“等同原則”中的時(shí)間因素則是“侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)”。顯然在“等同原則”和“可預(yù)見性原則”中，兩者的時(shí)間因素有著明顯區(qū)別。

對(duì)于等同原則中這個(gè)時(shí)間因素的設(shè)定，筆者在之前關(guān)于《淺談外觀專利“設(shè)計(jì)空間”》的文章中也有提及過(guò)，等同原則的適用須考慮專利申請(qǐng)與專利侵權(quán)時(shí)技術(shù)的發(fā)展水平，防止對(duì)專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請(qǐng)日后新出現(xiàn)的技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況，合理界定專利權(quán)的保護(hù)范圍。故還是傾向于保護(hù)專利權(quán)人方利益，所以把時(shí)間因素往后推至侵權(quán)行為發(fā)生日，這個(gè)還是比較合理的。

而“可預(yù)見性原則”設(shè)定的初衷是提高專利的公示屬性，主要傾向于保護(hù)公眾利益，以防止等同侵權(quán)濫用，其把時(shí)間因素定格在“專利申請(qǐng)日”也無(wú)可厚非。

然而根據(jù)上述認(rèn)定原則，筆者也嘗試推測(cè)兩種情形：

第一種情形，某涉案專利，其權(quán)利要求限定了技術(shù)特征A，在專利申請(qǐng)時(shí)，技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’并非本領(lǐng)域普通技術(shù)人員知曉的可以替換的方案，即技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’不等同。但是在實(shí)際侵權(quán)發(fā)生日時(shí)，經(jīng)過(guò)時(shí)間積累和技術(shù)發(fā)展，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員已經(jīng)知曉A與A’可以替換，即此時(shí)技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’等同。在這種情形下，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品中采用了技術(shù)特征A’，由于專利申請(qǐng)時(shí)A與A’不等同，不滿足“可預(yù)見性原則”中的時(shí)間因素，“可預(yù)見性原則”不適用，故通常是適用“等同原則”而認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)，這種情形下適用等同原則應(yīng)該是沒有什么爭(zhēng)議。

再來(lái)看第二種情形，仍然是涉案專利，其權(quán)利要求限定了技術(shù)特征A，在專利申請(qǐng)時(shí)，技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’已經(jīng)是等同，比如技術(shù)特征A是螺釘連接，技術(shù)特征A’是螺栓連接。在侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)，由于侵權(quán)行為必然發(fā)生在專利申請(qǐng)日之后，故在侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)，技術(shù)特征A與技術(shù)特征A’相等同的客觀事實(shí)沒有發(fā)生改變，故從時(shí)間因素上判斷，既符合“可預(yù)見性原則”的條件，也符合“等同原則”的條件。在這種情形下，“等同原則”也適用，“可預(yù)見性原則”也適用，而且依據(jù)這兩個(gè)原則判定出的結(jié)果可能是截然相反的。這無(wú)疑給判案人員提出非常大的困惑，對(duì)于代理案件的原、被告方也會(huì)有困惑。

個(gè)人感悟

存在即合理，筆者認(rèn)為，“等同原則”與“可預(yù)見性原則”，均有相關(guān)案例在先，必然有其存在的價(jià)值和意義，“可預(yù)見性原則”顯然是想從專利申請(qǐng)時(shí)敦促創(chuàng)新主體或者代理機(jī)構(gòu)提高專利撰寫質(zhì)量，這固然是一種理想化的知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境，也是最近幾年國(guó)知局也在積極推進(jìn)的工作。但是總體而言，我們國(guó)家目前仍然是處于高質(zhì)量專利在專利總量中占比較少的階段，很多創(chuàng)新主體，除非有專業(yè)的IPR團(tuán)隊(duì)，否則創(chuàng)新主體本身對(duì)專利制度了解不是很專業(yè)，很難自身辨別專利質(zhì)量的高低，即便是請(qǐng)了專業(yè)代理機(jī)構(gòu)，也無(wú)法保證代理師對(duì)每個(gè)技術(shù)特征都能窮舉并上位，在這種情況下過(guò)度限制專利權(quán)人的合法權(quán)益也是不合理的，這就變相屬于“周邊限定原則”。另外，在上述“可預(yù)見性原則”中，在人的因素中，將“專利的申請(qǐng)人”等同于“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”也是一種理想化的狀態(tài)，至少在目前我們國(guó)家的這個(gè)階段來(lái)看。

所以筆者認(rèn)為，在現(xiàn)階段上，“可預(yù)見性原則”應(yīng)該是要限制適用的，因?yàn)檫@個(gè)原則普適性太強(qiáng)，如果被廣泛使用，對(duì)于被告而言，如果被控技術(shù)方案中某一個(gè)技術(shù)特征與涉案專利中相應(yīng)的技術(shù)特征差異很大，則用技術(shù)特征不等同去抗辯，如果技術(shù)特征差異相差很小，則可以用“可預(yù)見原則”去抗辯，總有一種適合被告，這對(duì)原告方的維權(quán)積極性是一種嚴(yán)重打擊，和我們現(xiàn)階段提倡的提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是有消極影響的。當(dāng)然筆者也并非認(rèn)為“可預(yù)見原則”完全不可取，反而筆者認(rèn)為在將來(lái)我們國(guó)家知識(shí)環(huán)境相對(duì)較好的情況下，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)放寬這個(gè)原則的使用，這是對(duì)高質(zhì)量專利戰(zhàn)略的一種維系和促進(jìn)。

然而，在現(xiàn)階段，筆者認(rèn)為合理的認(rèn)定，應(yīng)該是專利權(quán)人在“明確”或“特意”排除的情形下可以適用可預(yù)見性原則，比如在背景技術(shù)中“明確”排除，比如在說(shuō)明書中對(duì)某個(gè)技術(shù)特征解釋中有“明確”排除等等這種專利權(quán)人自認(rèn)明確排除的情況下，適用是合理的。例如【(2021)最高法知民終192號(hào)】案例中，最高院認(rèn)為專利權(quán)人在撰寫涉案專利權(quán)利要求和說(shuō)明書時(shí)(在背景技術(shù)中有明確寫明電動(dòng)驅(qū)動(dòng)和燃油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng))，即已明確知曉現(xiàn)有技術(shù)中存在電機(jī)驅(qū)動(dòng)和燃油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)兩種方式，但是其權(quán)利要求撰寫時(shí)仍然只限定了電機(jī)驅(qū)動(dòng)，后續(xù)再想要把燃油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)作為等同時(shí)則應(yīng)當(dāng)進(jìn)行限制，在該案例中可以理解為專利權(quán)人在申請(qǐng)文件中已經(jīng)明確記載有多種方式但是仍然選擇其中一種進(jìn)行限定，所以對(duì)等同原則進(jìn)行限制是合理的。

但是如果當(dāng)專利權(quán)人在申請(qǐng)文件中沒有自認(rèn)或特意排除的情況，后續(xù)訴訟中一方以一種推測(cè)認(rèn)定的方式來(lái)主張申請(qǐng)人自我排除的，筆者認(rèn)為要嚴(yán)格限制適用，除非是舉證方有足夠的證據(jù)來(lái)直接、毫無(wú)疑義證明專利權(quán)人方在申請(qǐng)時(shí)有明確排除的意思表示，其邏輯上甚至可以參考《專利審查》中審查現(xiàn)有技術(shù)是否直接、毫無(wú)疑義公開的邏輯進(jìn)行判斷。以上也僅僅是筆者個(gè)人想法和建議，當(dāng)然，筆者也希望后續(xù)有更多的司法解釋或相關(guān)案例，可以讓“可預(yù)見性”這個(gè)原則的適用范圍更夠更加清晰。

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