本案事實
先進光電科技股份有限公司【1】(即原審“參加人”,下稱“先進光”)前以“遮光片送料機構”向我國臺灣地區(qū)經(jīng)濟部智慧財產(chǎn)局(即原審“被告”)申請新型專利,并經(jīng)被告發(fā)給新型專利證書(下稱“系爭專利”)。大立光電股份有限公司【2】(原審“原告”,下稱“大立光”)對被告提起舉發(fā)。后經(jīng)被告審查,并作出“舉發(fā)不成立”之審定(下稱“原處分”)。原告不服,提起訴愿,經(jīng)被告機關駁回,原告于是向我國臺灣地區(qū)智慧財產(chǎn)法院(下稱“智財法院”)提起行政訴訟,聲明原處分及訴愿決定均撤銷。
原告主張系爭專利是其前員工的創(chuàng)作(即“Soma推料塊”遮光片取送裝置;下稱“系爭營業(yè)秘密”),依原告與前員工間約定,原告應為系爭新型專利的專利申請權人,但其之前員工竟不法泄漏竊取原告系爭營業(yè)秘密,交付參加人,并由其持之申請系爭新型專利,且以原告前員工等4人及參加人前總經(jīng)理共同列名為系爭新型專利的創(chuàng)作人。
系爭專利技術內容
數(shù)據(jù)源:我國臺灣地區(qū)專利信息檢索系統(tǒng)【3】
系爭專利技術(M438469)是一種遮光片送料機構,尤指一種應用于光學組件加工裝置之所屬技術領域者。專利發(fā)明人鑒于手機內建相機功能日漸普及化,且數(shù)字相機與數(shù)字攝影機的市場需求量亦大,使光學鏡頭的需求量遞增,故光學組件制造廠因應產(chǎn)量提升,需于制程中縮短制作工序及流程以簡化整體加工時間,有效提升整體產(chǎn)能。
原審法院見解【4】
原告主張:1.訴愿決定及原處分均撤銷。2.被告就新型101206404號“遮光片送料機構”專利應為“請求項1至5舉發(fā)成立”的審定。
原審法院認為本件的主要爭點為參加人是否為系爭專利的專利申請權人,進而肯定原告所提證據(jù)足以證明參加人并未具有系爭專利請求項1至5專利申請權,且參加人迄今未提出合理的研發(fā)歷程數(shù)據(jù),因此準予原告訴請撤銷原處分與訴愿決定;另命被告智財局就系爭專利應作成“請求項1至5舉發(fā)成立,應予撤銷專利權”的審定。
先進光不服,上訴到最高行政法院【5】
本件上訴人先進光是屬獨立參加人,因不服原審所為對其不利的判決,提起上訴,其利害關系與原審被告即經(jīng)濟部智慧財產(chǎn)局一致,故并列智財局為上訴人。
首先,法院將系爭專利請求項1與證據(jù)2的主要技術特征對比,得出兩者并無實質差異之結論,而證據(jù)2出現(xiàn)的時間早于系爭專利申請時,且為被上訴人所先實施使用,另從被上訴人前員工所持有計算機硬盤中所查扣之影片檔案(修改日期為2010年1月12日),已揭露系爭專利請求項1數(shù)取送料座組的技術特征,實難認對系爭專利欲解決的問題或達成功效的構想有實質貢獻,故否認上訴人公司為系爭專利請求項1的專利申請權人。
其次,原證6為推料塊治具及其搭配件之完整尺寸設計圖,其制作時間早于系爭專利申請時,核對或繪圖者亦為被上訴人的受雇人,其已揭露系爭專利請求項4“一工作平臺體,該工作平臺體設有一上平臺部及一下平臺部”及“堆料固定滑槽座與上平臺部結合固定”之技術特征。系爭專利請求項4關于該氣壓缸及其連結關系之細部技術特征的界定,與本件爭執(zhí)的遮光片送料機構并沒有明顯的不同,且為被上訴人所先實施使用,故難認上訴人公司為系爭專利請求項4的合法專利申請權人。
再次,關于上訴人公司所提出的創(chuàng)作歷程,并無其最初如何將哪些文獻的技術內容轉換并建構出系爭專利請求項所載內容的相關數(shù)據(jù),其開發(fā)歷程僅為該產(chǎn)品于發(fā)明構思完成后所為之修改及測試等工作的時程,無法證明該產(chǎn)品草圖手稿的發(fā)明構思,乃源自于系爭專利之創(chuàng)作人(即被上訴人之前員工),法院難以認定上訴人公司為系爭專利之合法專利申請權人。
上訴人雖就系爭專利申請權歸屬之民事法律關系正在原審系屬中(另案營業(yè)秘密爭議案件)【6】,符合行政訴訟法第177條第1項規(guī)定之停止本件訴訟程序的要件。原審未停止訴訟程序,即有違法的可能。
但法院認為,本件應審理的爭點是上訴人公司是否非屬系爭專利的專利申請權人,且被上訴人是否為利害關系人而得提起本件舉發(fā),亦應由原審于本件行政訴訟就被上訴人所提證據(jù)自為判斷,并不以民事訴訟確認被上訴人為系爭專利之專利申請權人為先決問題,因此原審未依規(guī)定裁定停止訴訟程序,自無違法。最終,法院駁回上訴人所有上訴主張。
本案后續(xù)情況
本件是原專利權人大立光電股份有限公司依專利法35條規(guī)定對公告案M438469(系爭專利技術)提起舉發(fā),并于原案舉發(fā)撤銷確定后2個月內就相同發(fā)明申請專利,為公告案M438469之專利權人,并發(fā)給專利證書(證書號M607803)。
在大立光與先進光間的營業(yè)秘密爭議另案(107年度民營上字第1號民事事件)中,智財法院已于2021年1月28日下午2時25分判決上訴公司先進光等人應連帶賠償大立光公司所受損害,基于上訴等人是屬故意侵權行為,乃依營業(yè)秘密法第13條第2項規(guī)定酌定上開金額3倍的懲罰性損害賠償,因大立光公司請求上訴人等連帶賠償新臺幣15億2.247萬0.639元及法定遲延利息,未逾系爭營業(yè)秘密研發(fā)費用3倍總金額(510.321.123*3=1.530.963.369),故被上訴人金額應予準許【7】。
后續(xù)是先進光先于2021年3月3日公告董事會通過辦理2000萬股私募,私募認購價格每股為新臺幣29.92元,預估將募集5.98億元。數(shù)天后,大立光隨即于3月9日公告,將參與2000萬股認購先進光私募案,取得先進光15.2%股權。大立光并表示,參與先進光私募是對方支付和解賠償金的條件之一,但不會有業(yè)務相關的合作,也不會取得董事席位參與經(jīng)營【8】。
雙方達成“戰(zhàn)略上和解”,為長達10年的專利侵權訴訟畫上句號!
總之,對大立光而言,雙方達成“戰(zhàn)略上和解”乃是以共享市場為目的;對先進光而言,“以股作價”來支付部分和解賠償金,短期除可降低財務壓力外,又可緩解外界不利干擾,加之私募有3年閉鎖期限制。故“和解”也就締造了“雙贏局面”!
注:
【1】參見公司官網(wǎng):先進光電科技股份有限公司,成立于1986年11月19日,為一專業(yè)光學鏡頭研發(fā)、制造與技術服務的公司。迄今擁有掃描儀、投影機、數(shù)字相機、多功能事務機、手機相機、筆記本電腦、平板計算機、IP-Camera、監(jiān)視器、車載鏡頭等各種光學鏡頭產(chǎn)品之研發(fā)設計、制造技術之豐富經(jīng)驗??偛课挥谂_灣中部中科園區(qū),為業(yè)界少數(shù)具備有玻璃(Glass)與塑料(Plastic)完整光學組件供應能力的光學鏡頭廠。http://www.aoet.com.tw/about。最后瀏覽日:2022年6月17日。
【2】參見維基百科:大立光電股份有限公司(通稱大立光電、大立光,股號:3008)為臺灣光學、光電設備制造商。1980年成立于臺中市西屯區(qū)(東海大學對面),最初名為“大根精密”。2002年股票在臺灣證券交易所上市,自2014年8月至2021年5月為臺灣股王。
【3】http://twpat3.tipo.gov.tw/twpatc/twpatkm?@@0.4534090077892021.
【4】參見智慧財產(chǎn)法院106年度行專訴字第72號判決。
【5】參見最高行政法院109年度判字第325號判決。
【6】參見107年度民營上字第1號民事事件。
【7】我國臺灣地區(qū)司法院網(wǎng)站,〈大立光電股份有限公司與先進光電科技股份有限公司等間營業(yè)秘密損害賠償?shù)仁录侣劯濉担?021年1月28日。http://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-366268-71ab8-1.html。最后瀏覽日:2022年5月10日。
【8】科技產(chǎn)業(yè)信息室,〈達成和解!以股作價 大立光換得先進光15.2%股權〉,2021年3月10日。http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17585.最后瀏覽日:2022年5月10日。
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