“美國專利法律體系中的‘專利不可執(zhí)行(unenforceable)’制度。”
2021年1月6日，美國佐治亞州北區(qū)(亞特蘭大)聯(lián)邦地方法院對PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案，準許了原告與被告之間達成的主動撤訴協(xié)議，將該案予以結(jié)案[1]。而這離該訴訟案原告方的起訴日期剛剛過去9個月，為何此案能在如此短的時間內(nèi)偃旗息鼓?這歸功于案件中的被告方很好地利用了美國專利法律體系中的“專利不可執(zhí)行（unenforceable）”制度。
首先讓我們先來看一下該案的進展過程。PureCircle是總部設(shè)于美國伊利諾伊州韋斯切斯特的全球食品和飲料行業(yè)甜菊甜味劑的主要生產(chǎn)供應商和創(chuàng)新機構(gòu)之一。2020年4月6日，隸屬于PureCircle的美國子公司PureCircleUSA Inc.和馬來西亞子公司PureCircle Sdn Bhd(以下統(tǒng)稱“PureCircle公司”或“原告方”)作為共同原告向美國佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院提交了起訴狀，起訴被告方AlmendraAmericasLLC和Almendra(Thailand)Company Limited(以下統(tǒng)稱“Almendra公司”或“被告方”)未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷售的Steviarome®產(chǎn)品，侵犯其名稱為“作為風味調(diào)節(jié)劑的糖基化甜菊醇糖苷”的US10.398.160號專利權(quán)（以下簡稱“160號專利”）。涉案專利授權(quán)日期為2019年9月3日，申請日為2017年2月20日。Almendra是一家總部位于新加坡的天然甜味劑和調(diào)味料行業(yè)公司。公司致力于研發(fā)和提供具有可調(diào)節(jié)特性的調(diào)味品，解決低糖食品和飲料復雜的口味挑戰(zhàn)，其產(chǎn)品在泰國制造，面向全球客戶銷售。此次被推上被告席的是Almendra屬下的美國子公司與泰國子公司。
被告方在向法院請求了延期答辯后，于2020年7月23日提交了答辯狀，同時針對原告方在同一法院提起了反訴。2020年9月3日被告方向法院提交了補充修改后的答辯狀與反訴狀。
在被告方的答辯狀中，Almendra公司請求法院駁回原告方PureCircle公司的起訴，判決被告方不侵權(quán)，裁定原告方專利無效，判決原告方的160號專利的權(quán)利要求不可執(zhí)行(theclaims of the asserted patent are unenforceable)，判令原告方承擔案件律師費與相應支出。
其主張原告方專利權(quán)不可執(zhí)行的理由為，作為專利權(quán)人的原告方通過其發(fā)明人及其代理律師在專利授權(quán)過程中違反誠信原則，有不正當行為。關(guān)于此項指控，被告方在其反訴狀中提供了如下所述的具體理由及相應證據(jù)。
本專利侵權(quán)訴訟案中的原告方主張權(quán)利的160號專利要求了US9.107.436號美國專利(以下簡稱“436號專利”)的優(yōu)先權(quán)，原告方通過其專利代理律師，在436號專利與160號專利的申請審查過程中有故意掩藏作為現(xiàn)有技術(shù)對比文件的不正當行為。
在2014年6月6日前后的436號專利申請審查期間，為滿足申請人必須在專利申請過程中提供任何其已知現(xiàn)有技術(shù)參考文件(InformationDisclosure Statement, IDS)的規(guī)定，原告方作為專利申請人向美國專利商標局(USPTO)提交了多達1200頁的250篇現(xiàn)有技術(shù)參考文件，包括26篇美國專利文獻，79篇美國專利申請公開文獻，70篇美國之外的其他國家專利文獻，和63篇非專利類公開出版物。
該案代理律師明知USPTO審查員不可能有足夠的時間閱讀完這些現(xiàn)有技術(shù)文件，且在專利審查員要求其指出這些現(xiàn)有技術(shù)參考文件中，哪些是與專利申請的可專利性最相關(guān)的文件時，明確拒絕指定文件。
在2015年1月29日美國專利商標局發(fā)出的專利審查意見通知書中，審查員告知因IDS文件量太大，無法全部閱讀，要求專利申請人指出哪些是影響涉案專利申請可專利性最相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)參考文件。而原告方代理律師采取了欺騙的不正當手段，對權(quán)利要求1進行了修改，將權(quán)利要求10中的特征“至少80%的甜菊醇總苷”加入到權(quán)利要求1.來克服本申請可專利性問題。
然而，原告方代理律師明知權(quán)利要求10的內(nèi)容已經(jīng)在包含在1200頁現(xiàn)有技術(shù)參考文件中的至少一篇日本說明書與標準中已經(jīng)披露，也即現(xiàn)有技術(shù)文件“a-Glucosyltransferase Treated Stevia,Japan’sSpecificationsand Standards for Food Additives, VIII edition, 2009”中披露有“包含至少80%的甜菊醇總苷”相關(guān)的內(nèi)容。
如果原告方在436號專利審查過程中不故意掩藏上述現(xiàn)有技術(shù)文件，436號專利就不會被授權(quán)，從而要求其優(yōu)先權(quán)的160號專利也就不可能授權(quán)。因此，由于作為專利權(quán)人的原告方在160號專利相關(guān)審查過程中，存在故意掩藏對專利申請有實質(zhì)性影響的現(xiàn)有技術(shù)文件的不正當行為，欺騙美國專利商標局而獲得授權(quán)的160號專利應當被判定不可執(zhí)行。
在被告方Almendra公司的反訴狀中，還列舉了其他各項作為專利權(quán)人的原告方及其代理律師在160號專利審查過程中的不正當行為。
佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院于2020年8月25日簽發(fā)了案件審理進度令，排出了該專利侵權(quán)訴訟案件進行證據(jù)開示與審理的日程表。
原告方在收到被告方答辯狀與反訴狀后的2020年10月12日和11月23日，曾兩次向法院提出了需要和解談判請求中止本案審理的動議(Motion to Stay Case)。
2021年1月4日，原被告雙方通過各自的代理律師簽署了撤訴和解協(xié)議，原告方PureCircle公司主動撤回了對被告方Almendra公司的專利侵權(quán)起訴，被告方也撤回了反訴，雙方同意各自承擔本方的訴訟費用及相應的支出。
2021年1月6日，美國佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院對該專利侵權(quán)訴訟案作結(jié)案處理。
從上述案件發(fā)展過程來看，很可能是原告方PureCircle公司顧忌160號專利在美國專利商標局的審查授權(quán)過程中存在不正當行為，會被法院判定該專利不可執(zhí)行，也即被判該專利不能用于維權(quán)，故主動撤回了該起專利侵權(quán)訴訟。
故被告方Almendra公司在最短的時間內(nèi)利用“專利不可執(zhí)行”制度，達到了不戰(zhàn)而屈人之兵的效果，取得侵權(quán)訴訟的完勝。
專利權(quán)的不可執(zhí)行是美國專利法律體系中的一項特別的規(guī)定制度。當專利侵權(quán)訴訟中的被告方能夠證明存在涉案專利存在以下一些事實情況時，其可以請求法院判定該涉案專利不可執(zhí)行：專利權(quán)人在獲得專利權(quán)過程中有不正當行為;專利權(quán)人因懈怠導致訴訟時效已過；涉案專利適用禁止反悔原則；專利權(quán)被濫用等[2]。
而因?qū)＠麢?quán)人在獲得專利權(quán)過程中不正當行為導致專利不可執(zhí)行的法律基礎(chǔ)，源自美國聯(lián)邦法典第37編第1.56條(37 C.F.R. § 1.56 Duty to disclose informationmaterial to patentability)。其規(guī)定：與專利申請的提交和處理相關(guān)的每個人在與美國專利商標局打交道時都有誠實和坦白的義務，其中包括向?qū)＠虡司峙对撊怂獙蓪＠跃哂兄匾饬x的所有信息的義務。實施或企圖欺詐美國專利商標局的申請，或者由于惡意或故意的不正當行為而違反披露義務的專利申請，將不會被授予專利權(quán)。
在上面介紹的PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案中，被告方即是在答辯與反訴中，通過大量證據(jù)來證明原告方在作為160號專利優(yōu)先權(quán)的436號專利審查授權(quán)過程中，存在有故意欺騙美國專利商標局的不正當行為，從而基于該優(yōu)先權(quán)的160號專利也是通過欺騙的不正當行為獲得授權(quán)的，因而請求法院判定原告方PureCircle公司的涉案專利不可執(zhí)行，不得用于主張權(quán)利。
依據(jù)美國專利法律制度，雖然在專利申請過程中只有申請人及美國專利商標局兩方參與其中，但專利申請的授權(quán)會影響到公眾利益。且因為專利申請與審查是介于專利申請人與專利商標局之間進行的。具有利害關(guān)系的公眾，尤其是申請人的競爭對手，在專利權(quán)取得的過程中沒有發(fā)言權(quán)。
此外，美國專利商標局也并無實驗室、測試儀器、專職科學家或經(jīng)濟學家來評估申請人所主張實施例的特征及商業(yè)成功可能性。換句話說，除非是特別明顯的情形，例如因違反不可改變的物理規(guī)律而應依美國專利法第101條予以駁回，專利商標局不會置疑專利申請人聲明或陳述的真實性[3]。
由于專利制度有賴于參與者的坦誠布公，因此專利申請人包括專利申請的代理人負有真實陳述義務(duty of candor)。申請人及其代理律師負有向美國專利商標局披露所有重要信息的責任。此要求并非表現(xiàn)在可專利性的法定要件上，而是表現(xiàn)在不得有不正當行為上。實踐中主張不正當行為時需要證明的是：
一、作為侵權(quán)訴訟原告方的專利權(quán)人具有不正當行為，如向美國專利商標局隱匿重要的現(xiàn)有技術(shù)參考文獻等，這些文獻對于可專利性具有實質(zhì)性影響；
二、專利權(quán)人的上述行為是故意的。承擔不正當行為的后果符合帶有監(jiān)管含義的衡平法則。因而專利權(quán)人在專利申請審查授權(quán)過程中的不正當行為將導致該專利權(quán)的不可執(zhí)行。
回望近些年來，中國企業(yè)在進軍國外市場中遭遇的侵權(quán)糾紛，尤其是在美國市場被訴專利侵權(quán)的案件越來越多。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示[4]，2019年中國企業(yè)涉美專利訴訟案件數(shù)量高達294起，包括新立案143起。這些訴訟中中國企業(yè)作為被告的比例占到92%。
由于在美國的專利侵權(quán)訴訟耗時較長，整個訴訟過程從案件受理與答辯、證據(jù)開示、權(quán)利要求解釋聽證至陪審團庭審往往需要兩、三年時間，且參與訴訟成本高昂，需要支付的美國律師費與專家證人費用即高達幾百萬美元。
而這對作為被告方的中國企業(yè)來說，既影響了正常的市場業(yè)務經(jīng)營，又平添一極大的經(jīng)濟負擔。即使是最終原被告雙方能達成和解的情況下，中國企業(yè)往往也是付出了不菲的代價。
因此如何能最大限度地了解并運用美國的專利訴訟法律制度與規(guī)則，善于從訴訟案件程序與實體兩個方面來爭取贏得訴訟，成為外向型經(jīng)濟為主導的國內(nèi)企業(yè)亟需補上的必修課。
在PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案中，被告方Almendra公司充分利用了美國專利法律制度中的專利不可執(zhí)行相關(guān)規(guī)則，通過涉案專利申請審查歷史文檔中挖掘出的大量專利權(quán)人及其代理律師不正當行為的證據(jù)，充分證明了涉案美國160號專利涉及不可執(zhí)行問題(unenforceability)，從而達到了迫使專利侵權(quán)訴訟的原告方主動撤訴的目的。這一高效、經(jīng)濟的解決專利侵權(quán)糾紛策略值得國內(nèi)企業(yè)進行參考借鑒。
另一方面，該案也從反面給予在美國提交專利申請的申請人以警示，無論是作為專利申請人、發(fā)明人、專利律師還是其他相關(guān)人員，在進行美國專利申請包括美國在內(nèi)的國際系列相關(guān)專利申請時必須遵守相應的現(xiàn)有技術(shù)披露義務，不得故意掩藏相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)參考文獻，避免將來在專利侵權(quán)訴訟中可能遇到的不正當行為抗辯，增加授權(quán)美國專利的穩(wěn)定性。
參考文獻：
[1]訴訟案件信息源自IncoPat全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫www.incopat.com
[2]《PATENT LITIGATION AND STRATEGY》(FourthEdition) by Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, 2013 LEG.Inc. d/b/a West Academic Publishing
[3]美國專利法/鄭勝利、劉江彬編譯.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.11
[4]http://beta.www.sohu.com/a/416291991_120389444《2019中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟報告》國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應對指導中心，2020.9
(原標題：美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起)
中企檢測認證網(wǎng)提供iso體系認證機構(gòu)查詢，檢驗檢測、認證認可、資質(zhì)資格、計量校準、知識產(chǎn)權(quán)貫標一站式行業(yè)企業(yè)服務平臺。中企檢測認證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗、檢測、認證、計量、校準機構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規(guī)咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構(gòu)、網(wǎng)絡信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產(chǎn)品認證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網(wǎng)為檢測認證商標專利從業(yè)者提供多種檢測、認證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導等知識。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：中國政府網(wǎng)、百度百科、最高人民法院、知乎、國家認證認可監(jiān)督管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局、市場監(jiān)督總局
免責聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
