2022年4月29日，美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)對伊利諾伊州北區(qū)地區(qū)法院關(guān)于Venture Inc. (以下簡稱“Venture”)涉嫌侵害Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. (以下簡稱“Sunoco”)所有之專利權(quán)的判決部分維持、部分撤銷、部分廢棄以及發(fā)回重審。
原告Sunoco公司起訴被告Venture，聲稱其丁烷混合系統(tǒng)的運營侵犯了原告美國專利號7.032.629(以下簡稱“629專利”)、6.679.302(以下簡稱“302 專利”)和 9.606.548(以下簡稱“548專利”)的權(quán)利權(quán)利請求項。Venture反訴，聲稱原告專利沒有受到侵犯，并主張原告專利無效且不可執(zhí)行。一審判被告需支付原告Sunoco公司200萬美元的損害賠償金，并且增加兩倍到達(dá)600萬美元。被告Venture對地區(qū)法院的判決提起上訴，質(zhì)疑“(I) 駁回其在銷售阻卻(On-Sale-Bar)上的抗辯;(II)確定其侵犯了我們自此無效的兩項專利;(III) 兩個專利權(quán)利請求項的解釋，以及(IV)增加損害賠償?shù)臎Q定。”但在交叉上訴中，原告(交叉上訴人)Sunoco公司亦對下級法院不授予其合理特許權(quán)使用費或利潤損失損害賠償?shù)臎Q定提出質(zhì)疑。
丁烷通常被添加到汽油中，原因有兩個：首先，由于丁烷的揮發(fā)性增加，有助于汽車在低溫下更容易啟動，而且丁烷比汽油便宜。然而，由于丁烷在溫暖氣候下燃燒時會造成空氣污染，因此丁烷限值由環(huán)境保護(hù)署確定，并在全年波動，具體取決于地區(qū)。汽油制造商可以在將原油精煉成汽油的整個過程中的任何時候添加丁烷，但若在過程后期將其混合，可以使煉油廠將汽油運送到具有不同丁烷限制的不同地區(qū)，以最大限度地提高丁烷的含量。如果在工藝的早期添加丁烷，所有汽油都必須符合煉油廠生產(chǎn)汽油的最嚴(yán)格地區(qū)的要求。因此，原告(交叉上訴人)Sunoco公司的專利“描述了一種系統(tǒng)和方法，用于在分配過程結(jié)束之前的任何時間點將丁烷與汽油混合：就在分配到將汽油運往消費加油站的油罐車之前。”
“銷售阻卻”（On Sale Bar）
在上訴中，上訴人Venture聲稱 629專利的權(quán)利權(quán)利請求項2和 302專利權(quán)利請求項2、3和16在“任何人都無權(quán)為已『出售』的『發(fā)明』申請專利的原則下無效。提交專利申請前一年多(即關(guān)鍵日期之前)。”(Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55. 57 (1998))。CAFC引用Helsinn Healthcare S.A.案的理由認(rèn)為，要讓上訴人Venture“占上風(fēng)”，它“需要證明，在關(guān)鍵日期之前，Sunoco公司的專利發(fā)明既是(1)商業(yè)要約出售的客體，又是(2)準(zhǔn)備申請專利(Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms)?；蛘撸珻AFC援引Allen Eng'g Corp.一案認(rèn)為“Sunoco公司可以通過證明銷售的發(fā)生『主要是為了實驗?zāi)康摹粊矸穸ㄤN售阻卻抗辯。”
2000年2月7日，即“關(guān)鍵日期”的前兩天，發(fā)明人的公司MCE Blending (以下簡稱“MCE”)提出向Equilon Enterprise LLC (以下簡稱“Equilon”) 出售一種自動丁烷混合系統(tǒng)，并將其安裝在底特律的Equilon的工廠。CAFC不同意地區(qū)法院得出結(jié)論認(rèn)為“出售Sunoco公司專利發(fā)明的主要目的是進(jìn)行實驗，因此它認(rèn)為分析的第一個方面沒有得到滿足，并且沒有考慮第二個方面。”
首先，CAFC援引Petrolite Corp一案認(rèn)為，Equilon交易是否主要是實驗性的還是出于商業(yè)目的是一個法律問題，需要根據(jù)周圍環(huán)境的總體情況進(jìn)行分析。
CAFC隨后轉(zhuǎn)向Equilon和MCE之間的協(xié)議文本，并指出它明確將交易定性為銷售，沒有提及實驗?zāi)康?。此外，CAFC的理由是“締結(jié)協(xié)議的背景部分加強了銷售的商業(yè)特征”，并特別關(guān)注指出MCE已“開發(fā)”相關(guān)技術(shù)和設(shè)備、Equilon希望購買它以及MCE是有興趣出售、安裝和提供所有必要的丁烷。
交叉上訴人(原告)Sunoco公司辯稱，該協(xié)議不要求Equilon為MCE的系統(tǒng)支付任何費用。然而，CAFC拒絕了對協(xié)議的這種解釋，并指出雖然協(xié)議確實將安裝成本分配給了MCE，但這并不意味著Equilon沒有為該系統(tǒng)交換任何價值。地區(qū)法院承認(rèn)該協(xié)議的兩個不同部分，一是考慮安裝本發(fā)明，另一個涉及丁烷供應(yīng)。CAFC拒絕采取這一立場，而是認(rèn)為該協(xié)議是購買丁烷以換取設(shè)備，因此該協(xié)議構(gòu)成了對發(fā)明的銷售。CAFC將此處的協(xié)議與Helsinn判決中的協(xié)議進(jìn)行了模擬，并指出在這兩種情況下，協(xié)議都具有“商業(yè)契約的所有特征”。
法院繼續(xù)解釋說，與Helsinn案類似，該協(xié)議“代表”雙方之間的協(xié)議，以給予和轉(zhuǎn)讓買方支付或承諾給予的財產(chǎn)權(quán)作為對價。向賣方支付所買或賣的東西。
交叉上訴人(原告)Sunoco引用了協(xié)議“設(shè)備測試”部分中描述的安裝前測試和安裝后測試作為協(xié)議的主要目的是實驗性質(zhì)的證據(jù)。然而，CAFC沒有被說服，理由是這次測試的目的不是“對系統(tǒng)的設(shè)計進(jìn)行試驗”，而是確保“設(shè)備滿足最低運行標(biāo)準(zhǔn)”。因此，CAFC得出結(jié)論認(rèn)為，這單獨的規(guī)定不足以證明主要是實驗?zāi)康?。因此，CAFC推翻了下級法院關(guān)于629專利權(quán)利請求項2和302專利權(quán)利請求項2、3和16的實驗性使用裁定，并將案件發(fā)回下級考慮分析的第二個方面。
解釋申請專利范圍（Claim Construction）
上訴人Venture還對302專利的權(quán)利請求項16-17和629專利的權(quán)利請求項31的結(jié)構(gòu)提出了質(zhì)疑。關(guān)于權(quán)利請求項16-17的爭議圍繞“丁烷流的蒸汽壓”的定義展開。交叉上訴人(原告)Sunoco公司辯稱，該術(shù)語不需要解釋，而是應(yīng)該賦予其普通含義。在解釋申請專利范圍的聽證會上，有爭議的術(shù)語被解釋為“通過從丁烷流中獲取的測量值確定的蒸汽壓力”。在即決判決中，地區(qū)法院裁定“權(quán)利請求項16沒有明確要求確定這種『實際』丁烷壓力”，并認(rèn)為以其他方式解釋權(quán)利請求項16-17會使諸權(quán)利請求項變得多余。此外，地區(qū)法院得出結(jié)論，Venture侵犯了權(quán)利請求項16-17.因為它“使用了丁烷蒸氣壓的值——要么從丁烷流的采樣中確定，要么通過使用假設(shè)值確定。”在上訴中，CAFC確認(rèn)了地區(qū)法院對302專利的權(quán)利請求項17 的解釋和侵權(quán)認(rèn)定，在說明書中沒有發(fā)現(xiàn)任何證據(jù)證明將權(quán)利請求項限制為實際測量是合理的。
629專利的權(quán)利請求項31的結(jié)構(gòu)爭議集中在當(dāng)事人對是否必須使用收到的“第一次測量”來“計算”混合率的分歧。Venture的非侵權(quán)論點基于它沒有侵權(quán)的論點，因為它收集蒸汽壓力只是為了記錄保存目的，而不是為了計算混合率。下級法院得出結(jié)論，CAFC同意上訴，第31專利權(quán)利請求項并不要求實際使用測量來計算比率。因此，CAFC維持了下級法院關(guān)于Venture侵犯了629 專利的權(quán)利請求項31的裁定。
損害賠償金的增加（Enhanced Damages）
地區(qū)法院列舉了增加交叉上訴人Venture損害賠償?shù)乃膫€原因：第一，“看起來Venture有效地復(fù)制了專利系統(tǒng)”;第二，地區(qū)法院裁定律師John Manion提供的意見書(Manion Opinion)沒有給Venture;第三，Venture的“不太理想”的訴訟行為;最后，Venture在訴訟開始后擴大其丁烷混合業(yè)務(wù)。在上訴中，CAFC推翻了地區(qū)法院提高損害賠償?shù)臎Q定，指出下級法院基于其對Manion 意見的不當(dāng)處理明顯濫用了裁量權(quán)。CAFC認(rèn)為，上訴人Venture依賴Manion 意見具有善意基礎(chǔ)，因此撤銷了地區(qū)法院提高損害賠償?shù)囊蟆?/p>
交叉上訴
最后，在交叉上訴中，交叉上訴人Sunoco公司(原告)對地區(qū)法院拒絕利潤損失賠償及其合理特許權(quán)使用費裁決的決定提出質(zhì)疑。CAFC沒有發(fā)現(xiàn)明顯濫用自由裁量權(quán)，確認(rèn)了地區(qū)法院的合理特許權(quán)使用費裁決和拒絕利潤損失損害賠償?shù)臎Q定。
數(shù)據(jù)源：
Logan Murr, CAFC Clarifies Experimental Use Exception, Reduces Damages in Partial Reversal of Sunoco Patent Infringement Win, IPWATCHINGDOG. http://www.ipwatchdog.com/2022/05/03/cafc-clarifies-experimental-use-exception-partial-reversal-sunoco-patent-infringement-decision/id=148831/。
Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. v. U.S. Venture, Inc., No. 20-1640 (Fed. Cir. 2022).
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