企業(yè)在對核心品牌進行知識產(chǎn)權(quán)布局時，通常需要根據(jù)當前或未來一定時期生產(chǎn)經(jīng)營的需求，對核心品牌在核心商品或服務、關聯(lián)商品或服務、或者未來可能使用的商品或服務上進行注冊。隨著生產(chǎn)經(jīng)營狀況及未來經(jīng)營計劃的調(diào)整，企業(yè)在首輪注冊后，往往需要對相同或高度近似的商標進行再次注冊(以下簡稱“延續(xù)注冊”)，有時是為了彌補首輪注冊未覆蓋的商品或服務項目;有時是為了對防御性商標進行保護，避免他人以“連續(xù)三年未使用”為由對商標提起撤銷(簡稱撤三);有時是因為實際使用的標識與已注冊標識略有區(qū)別，為了確保實際使用的標識與注冊商標一致，對實際使用的標識進行注冊。無論基于何種情形對在先商標在相同或類似商品或服務上進行再次注冊申請時，申請延續(xù)注冊的商標經(jīng)常會面臨被引證商標阻擋或違反絕對性理由條款而不予注冊或被宣告無效。本文通過案例調(diào)研，對商標延續(xù)注冊的司法實踐進行總結(jié)。
一、北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南的相關規(guī)定
北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭2019年4月24日發(fā)布《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》，
第15.1 【商標延續(xù)注冊的限制】
訴爭商標申請人的在先商標注冊后、訴爭商標申請前，他人在相同或類似商品上注冊與訴爭商標相同或者近似的商標并持續(xù)使用且產(chǎn)生一定知名度，訴爭商標申請人不能證明該在先商標已經(jīng)使用或者經(jīng)試用產(chǎn)生知名度、相關公眾不易發(fā)生混淆的情況下，訴爭商標申請人據(jù)此主張該商標應予核準注冊的，可以不予支持。
二、相關行政訴訟案例
案例一：博內(nèi)特里塞文奧勒有限公司與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會、佛山市名仕實業(yè)有限公司商標撤銷復審行政糾紛再審 案號 （2012）行提字第28號
裁判要點：
1.關于爭議商標的知名度。盡管本案爭議商標與已被認定為馳名商標的“MONTAGUT+花圖形”、“花圖形”商標與本案爭議商標為不同的商標，本案爭議商標又在引證商標之后申請注冊，但爭議商標的“花圖形”標識早在其申請注冊之前已經(jīng)過長期、廣泛使用，“花圖形”標志多年來在博內(nèi)特里公司“MONTAGUT+花圖形”、“花圖形”馳名商標上建立的商譽已經(jīng)體現(xiàn)在爭議商標“花圖形”商標上，本案爭議商標延續(xù)性地承載著在先“花圖形”商標背后的巨大商譽。因此，雖然不同的注冊商標專用權(quán)是相互獨立的，但商標所承載的商譽是可以承繼的，在后的爭議商標會因為在先馳名商標商譽的存在而在較短的時間內(nèi)具有了較高的知名度。
2. 關于爭議商標注冊的合法性判斷。在判斷爭議商標的注冊是否違反《商標法》第二十八條的規(guī)定、與引證商標構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標時，需要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯(lián)程度等因素，以是否容易導致混淆作為判斷標準。即便爭議商標與引證商標在自然屬性上構(gòu)成近似，二者屬于不同類別上注冊的不同商品，且引證商標不具有一定的知名度，盡管名仕公司對引證商標享有商標專用權(quán)，但其商標專用權(quán)的排斥力因其商標不具知名度而應受到一定的限制。相反，博內(nèi)特里公司在先注冊并大量使用的“花圖形”標識的商譽已延續(xù)至爭議商標，使得爭議商標具有較高的知名度，已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體，相關公眾已在客觀上將博內(nèi)特里公司的爭議商標與名仕公司的引證商標區(qū)別開來，此時允許爭議商標存在只是限制引證商標排斥權(quán)的范圍，并不限制其商標專用權(quán)。從本案爭議商標的特殊性考慮，認定爭議商標的注冊具有合法性能維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序。
案件結(jié)果：維持爭議商標的延續(xù)注冊。
案例二：宋城演藝發(fā)展股份有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標駁回復審行政糾紛一審 案號：（2018）京73行初5411號
裁判要點：
宋城公司于1995年3月1日在與訴爭商標相同或類似的群組上申請了第939972號“宋城”商標，后該商標被核準注冊。宋城公司提供的國家圖書館檢索報告、若干媒體對宋城景區(qū)及宋城公司的報道、官方發(fā)布的宋城景區(qū)黃金周游客人數(shù)統(tǒng)計報道、宋城景區(qū)實景圖片等證據(jù)足以證明，早在引證商標的申請日2014年6月13日之前，宋城公司就在核定服務上對第939972號“宋城”商標進行了持續(xù)、廣泛的使用，并已具有較高的知名度，宋城公司已經(jīng)與其第939972號“宋城”商標形成了較為穩(wěn)定的對應關系。鑒于本案訴爭商標“小宋城”與第939972號“宋城”商標十分相近，故相關公眾易將訴爭商標與第939972號“宋城”商標聯(lián)系在一起，并認為兩商標的服務均來自于宋城公司，第939972號“宋城”商標所建立的商業(yè)信譽可以在訴爭商標上延續(xù)。因此，訴爭商標與引證商標共同使用在同一種或類似服務上，相關公眾能夠識別訴爭商標所指向的服務來自宋城公司，不會造成相關公眾對服務來源產(chǎn)生混淆、誤認。
另外，商標評審及司法審查程序雖然要考慮個案情況，但審查的基本依據(jù)均為商標法及相關法律規(guī)定，亦不能以個案審查為由而忽視適用法律標準的統(tǒng)一性問題。鑒于本院在之前作出的(2017)京73行初8604號行政判決書中已經(jīng)認定本案引證商標與宋城公司的第939972號“宋城”商標不構(gòu)成近似商標，而第939972號“宋城”商標與訴爭商標高度相近，故在綜合考慮以上因素的情況下，本案亦可認定訴爭商標與引證商標不構(gòu)成近似商標。
案件結(jié)果：支持訴爭商標的延續(xù)注冊。
案例三：國家工商行政管理總局商標評審委員會與農(nóng)耕云網(wǎng)絡科技（上海）有限公司商標駁回復審行政糾紛二審 案號：（2019）京行終4100號
裁判要點：
商標評審及司法審查程序雖然要考慮個案情況，但審查的基本依據(jù)均為商標法及相關法律規(guī)定，亦不能以個案審查為由而忽視執(zhí)法標準的統(tǒng)一性問題，特別是有關商標法絕對條款的審查問題，更是如此。本案中，農(nóng)耕云公司在先申請的第22220956號、第22221320號商標均已獲準注冊，上述兩商標與訴爭商標在文字構(gòu)成、呼叫等方面相同，商標評審委員會并未在本案中向本院舉證證明訴爭商標相較于第22220956號、第22221320號商標具有必須予以特殊考量的個案因素。況且，根據(jù)查明的事實，訴爭商標申請注冊前后已有多件含有“農(nóng)民公社”文字的商標獲準注冊。因此，對國家知識產(chǎn)權(quán)局有關個案審查原則的上訴理由，本院不予支持。
案件結(jié)果：支持訴爭商標的延續(xù)注冊。
案例四：雷允上藥業(yè)集團有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司商標無效宣告行政訴訟再審 案號：2021京行申1806號
裁判要點：
商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，先后注冊的商標之間不當然具有延續(xù)關系，在先注冊商標的商譽也不當然延續(xù)至在后申請的商標。同時，在已注冊商標基礎上的保護性延伸注冊新商標，不應當破壞已經(jīng)形成的商標注冊秩序，特別是不應當和他人已經(jīng)在先申請注冊的商標構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的相同或近似商標。雷允上集團公司提交的在案證據(jù)，不足以證明訴爭商標在引證商標申請注冊前已經(jīng)使用在核定商品上并獲得一定知名度，足以與引證商標相區(qū)分。
案件結(jié)果：不支持訴爭商標延續(xù)注冊。
案例五：香港皇家珠寶有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局商標申請駁回復審行政糾紛二審 案號：（2022）京73行終4647號
裁判要點：
商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，其先后注冊的商標之間不當然具有延續(xù)關系。在已注冊商標基礎上的保護性延伸注冊新商標不應當破壞已經(jīng)形成的商標注冊秩序，特別是不應當和他人已經(jīng)在先申請注冊的商標構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標。
如果在后申請注冊商標想憑借在先商標取得延續(xù)性注冊須滿足以下要件：
一、基礎商標在引證商標申請日前注冊并具有一定知名度;
二、在后申請注冊商標經(jīng)使用具有知名度且與基礎注冊商標構(gòu)成同一種或類似商品上的近似商標，致使基礎注冊商標商譽沿襲到在后申請注冊商標上，容易導致相關公眾將二者聯(lián)系起來;
三、引證商標未持續(xù)使用并產(chǎn)生一定知名度。本案中，各引證商標權(quán)利人并未參與訴訟，引證商標的知名度亦難以考量。因此，不能僅憑皇家珠寶公司主張存在基礎商標且有一定知名度就必然使訴爭商標獲得延續(xù)性注冊。
案件結(jié)果：不支持訴爭商標延續(xù)注冊。
三、總結(jié)
結(jié)合以上案例及筆者的辦案實踐，對商標延續(xù)性注冊的相關問題及解決方案總結(jié)如下。
（一）先后注冊商標之間不當然具有延續(xù)關系
根據(jù)最新的司法實踐，商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，其先后注冊的商標之間不當然具有延續(xù)關系。在已注冊商標基礎上的保護性延伸注冊新商標不應當破壞已經(jīng)形成的商標注冊秩序，特別是不應當和他人已經(jīng)在先申請注冊的商標構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標。在已注冊商標基礎上的保護性延伸注冊新商標不應當破壞已經(jīng)形成的商標注冊秩序，特別是不應當和他人已經(jīng)在先申請注冊的商標構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標。
（二）在后申請商標想憑借在先商標取得延續(xù)性注冊應滿足的條件
如果在后申請注冊商標想憑借在先商標取得延續(xù)性注冊須滿足以下要件：
1.基礎商標在引證商標申請日前注冊并具有一定知名度;
2. 在后申請注冊商標經(jīng)使用具有知名度且與基礎注冊商標構(gòu)成同一種或類似商品上的近似商標，致使基礎注冊商標的商譽沿襲到在后申請注冊商標上，容易導致相關公眾將二者聯(lián)系起來;
3. 引證商標未持續(xù)使用并產(chǎn)生一定知名度。
在商標駁回復審行政訴訟案件中，由于引證商標權(quán)利人并未參與訴訟，故法院基本不支持延續(xù)性注冊的主張。除非原告能提供證據(jù)證明引證商標權(quán)利人從未使用過引證商標，例如引證商標權(quán)利人處經(jīng)營狀態(tài)異常、吊銷或注銷且并未轉(zhuǎn)讓或許可引證商標，等。
在商標無效宣告或不予注冊復審行政訴訟案件中，由于引證商標權(quán)利人參與訴訟，主張延續(xù)性注冊的一方可以積極舉證并利用對方提交的證據(jù)，充分論證案件符合延續(xù)性注冊的三個條件。
（三）如何避免在后申請商標因存在引證商標而不予注冊的風險
為避免在后申請商標因存在引證商標而不予注冊的風險，需要做到：
1.對基礎商標在核心或重點類別上進行監(jiān)視，對相同或類似商品或服務上的相同或近似商標及時提起異議、無效等法律行動;
2. 在申請商標之前，最好能開展注冊風險評估，及時對潛在的引證商標采取法律行動;
3. 收到駁回通知時，立即對引證商標采取法律行動，例如異議、無效或同時提撤三，如成功，則引證商標的障礙可被成功克服，即使異議或無效失敗，生效判決/裁定關于引證商標與基礎商標不構(gòu)成類似商品或服務上的相同或近似商標，也有助于權(quán)利人在駁回復審或行政訴訟中主張按照審查一致性原則，引證商標不構(gòu)成類似商品或服務上的相同或近似商標。
（四）在后申請商標因絕對理由不予注冊的應對措施
如果基礎商標已獲得注冊，在后申請商標與基礎商標相同或高度近似，商品類別也相同或類似，國知局由于審查標準趨嚴，以絕對理由對在后申請商標不予注冊時，可以通過列舉基礎商標與在后申請商標的基礎信息，充分舉證證明在后申請商標不存在絕對理由規(guī)定的情形，同時要求被告(國知局)舉證證明本案與在先已注冊的基礎商標相比，必須考量的個案因素是什么。如被告不能證明本案必須考量的個案因素及合理性，則不應以“個案審查”為由援引絕對理由不予核準在后申請商標的注冊。
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