法理依據(jù)
《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第二款：
等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。
北京高院《2017侵權(quán)判定指南全文》第47條、48條：
基本相同的功能，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起的作用基本相同。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他作用的，不予考慮。
基本相同的效果，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮。
從上述法律依據(jù)來看，最高院其實(shí)并沒有對(duì)“基本相同的技術(shù)效果”進(jìn)行明確解釋，但是北京高院的《判定指南》給了較為明朗的判斷方法。
那么司法實(shí)踐中，最高院在對(duì)“基本相同技術(shù)效果”的認(rèn)定上與北京高院的《判定指南》是否完全一致?我們通過一個(gè)案例來剖析。
案例
最近筆者看到了一份最高院的二審案例——(2022)最高法知民終1625號(hào)，該判決書中對(duì)技術(shù)效果認(rèn)定，可以給到一定啟示。
涉案專利為“垂直結(jié)構(gòu)碾米粉碎機(jī)”，其權(quán)利要求1記載如下：
一種垂直結(jié)構(gòu)碾米粉碎機(jī)，其特征在于：具有機(jī)架(6)，機(jī)架(6)上安裝有電機(jī)(1)、粉碎抽風(fēng)機(jī)(2)、碾米機(jī)(3)、進(jìn)料斗(4)、進(jìn)料控制總成(5);電機(jī)(1)同時(shí)帶動(dòng)粉碎抽風(fēng)機(jī)(2)、碾米機(jī)(3);碾米機(jī)(3)上設(shè)置有進(jìn)料控制總成(5)，進(jìn)料控制總成(5)具有外殼體(5.1)，總進(jìn)料口(5.2)，稻谷進(jìn)料口(5.3)，粉碎物料進(jìn)料口(5.4)，活動(dòng)三角控制塊(5.5)，控制拉桿(5.6);活動(dòng)三角控制塊(5.5)位于外殼體(5.1)內(nèi)部，并與控制拉桿(5.6)連接，外殼體(5.1)的上部為總進(jìn)料口(5.2)，其下端形成稻谷進(jìn)料口(5.3)，粉碎物料進(jìn)料口(5.4);控制拉桿(5.6)一端與活動(dòng)三角控制塊(5.5)連接，另一端穿出外殼體(5.1)…………
其中該案最大的爭議焦點(diǎn)在于“進(jìn)料控制總成(5)”是否構(gòu)成等同，進(jìn)料控制總成(5)的專利附圖如下：
其說明書中記載：進(jìn)料控制總成5是用于對(duì)進(jìn)料斗4所進(jìn)物料的走向進(jìn)行調(diào)節(jié)，碾米時(shí)，通過控制拉桿5.6調(diào)節(jié)活動(dòng)三角控制塊5.5的位置，使其谷粒只從稻谷進(jìn)料口5.3進(jìn)入碾米機(jī);粉碎時(shí)，通過控制拉桿5.6調(diào)節(jié)活動(dòng)三角控制塊5.5的位置，使其粉碎物料只從粉碎物料進(jìn)料口5.4送進(jìn)粉碎風(fēng)機(jī)。
而被控侵權(quán)產(chǎn)品，由于筆者并未看到實(shí)物，從判決書中推斷，被控侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)該是把活動(dòng)三角控制塊改成了擋板，擋板連接在轉(zhuǎn)軸上，同時(shí)轉(zhuǎn)軸連接有旋鈕開關(guān)，通過轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕開關(guān)的方式來驅(qū)動(dòng)擋板轉(zhuǎn)動(dòng)，以引導(dǎo)物料進(jìn)入不同的進(jìn)料口。
從技術(shù)手段分析，涉案專利是通過拉動(dòng)的方式來切換，被控侵權(quán)產(chǎn)品是通過轉(zhuǎn)動(dòng)的方式來切換，故在判決中也明確了兩者屬于不同的技術(shù)手段。
而對(duì)于技術(shù)效果部分，二審判決書評(píng)述——“涉案專利說明書第[0002]段載明：“該設(shè)計(jì)解決了在碾米的同時(shí)將米糠谷殼粉碎細(xì)，也能夠簡單地實(shí)現(xiàn)粉碎其他物料的功能，結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便;制造成本和使用成本相對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品降低得多。”可以看到，涉案專利“進(jìn)料控制總成”所達(dá)到的技術(shù)效果是：活動(dòng)三角控制塊和控制拉桿實(shí)現(xiàn)了控制兩個(gè)進(jìn)料口的分別打開和關(guān)閉，但仍存在活動(dòng)三角控制塊與底面之間存在較大的水平推拉阻力、控制拉桿在外殼體外露的長度過長，使得結(jié)構(gòu)不夠緊湊，且容易刮傷靠近的人員等技術(shù)缺陷。
被訴侵權(quán)產(chǎn)品“進(jìn)料控制總成”所達(dá)到的技術(shù)效果是：擋板、轉(zhuǎn)換檔位開關(guān)和內(nèi)凹固定卡位實(shí)現(xiàn)了控制兩個(gè)進(jìn)料口的分別打開和關(guān)閉，同時(shí)由于擋板依托轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)，阻力較小，轉(zhuǎn)換檔位開關(guān)為縱向設(shè)置，只需要左右旋動(dòng)轉(zhuǎn)換檔位開關(guān)，即可實(shí)現(xiàn)進(jìn)料的切換和導(dǎo)流，解決了外露長桿容易磕碰等安全問題。
因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利在“進(jìn)料控制總成”這一技術(shù)特征上所達(dá)到的技術(shù)效果并不相同。
在上述判決書內(nèi)容中，在筆者看來，其他部分爭議應(yīng)該不大，不過判決書中有對(duì)“三角形控制塊、控制拉桿”這種結(jié)構(gòu)的缺陷問題做了額外的闡述，而這些缺陷顯然并不是專利權(quán)人記載在專利中的，因?yàn)閷＠麢?quán)人通常不會(huì)在自己的申請(qǐng)文件中去描述自己申請(qǐng)方案的缺陷，所以這部分內(nèi)容顯然是與涉案專利其固有要解決的技術(shù)問題或技術(shù)效果是不相關(guān)的，筆者認(rèn)為可以理解成：實(shí)現(xiàn)對(duì)物料的引導(dǎo)之外需要去解決的技術(shù)問題或額外要達(dá)到的技術(shù)效果。
而被控侵權(quán)產(chǎn)品中，采用的擋板+旋鈕開關(guān)的方式，筆者認(rèn)為在達(dá)到進(jìn)料口切換或引導(dǎo)的技術(shù)效果上，被控侵權(quán)產(chǎn)品是與涉案專利是一致的，但是其相對(duì)于涉案專利又額外解決了外露長桿容易磕碰的問題。
基于這樣的事實(shí)下，如果是按照北京高院的《判定指南》，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他作用的/其他技術(shù)效果的，不予考慮。那么在本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品額外解決的外露長桿容易磕碰的問題，應(yīng)當(dāng)是不予考慮的，換而言之，如果按照北京高院的《判定指南》，筆者認(rèn)為在基本相同的效果上，是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利是“基本相同”?
然而在最高院的二審判決中，最終的結(jié)論是“被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利在‘進(jìn)料控制總成’這一技術(shù)特征上所達(dá)到的技術(shù)效果并不相同。”
所以不同的法律適用，似乎出現(xiàn)了相左的結(jié)論。
個(gè)人思考
其實(shí)，筆者更傾向于北京高院的《侵權(quán)判定指南》的指導(dǎo)方式，因?yàn)楸娝苤?，等同原則本身就是存在很大的爭議性和模糊性，而司法解釋的“三基本+一創(chuàng)造”，已經(jīng)是一種相對(duì)客觀、相對(duì)合理的判斷方式，故，在“三基本+一創(chuàng)造”的框架下，應(yīng)該是各分其職去分析判斷，其中“三基本”應(yīng)該是用相對(duì)客觀的方式去判斷，而“一創(chuàng)造”部分可以類似于兜底條款進(jìn)行處理判斷。
以本文中的案例為例，其實(shí)案件最終結(jié)論，認(rèn)定“被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利在‘進(jìn)料控制總成’這一技術(shù)特征上不構(gòu)成等同，這點(diǎn)并沒有什么爭議，但是對(duì)于具體原因闡述，筆者更傾向于在“基本相同的技術(shù)效果”上可以認(rèn)定為基本相同，而在“一創(chuàng)造”這部分予以否定，因?yàn)檫@里“一創(chuàng)造”并非專利法第22條第3款中的創(chuàng)造性，等同原則中的“一創(chuàng)造”這部分的判斷相對(duì)的比較嚴(yán)格，甚至?xí)c新穎性判斷中的直接置換有點(diǎn)類似，如本案判決中評(píng)述：被訴侵權(quán)產(chǎn)品的擋板和轉(zhuǎn)軸與涉案專利的活動(dòng)三角控制塊和控制拉桿并不是簡單的互相替換。
由于等同原則是需要同時(shí)滿足“三基本+一創(chuàng)造”這四個(gè)要素，在“一創(chuàng)造”這個(gè)要素不滿足的情形下，最終的結(jié)論仍然是不構(gòu)成等同，所以其實(shí)并不影響案件的最終結(jié)論。
雖然最終侵權(quán)的結(jié)論沒有改變，但是把具體原因更加客觀化更富有邏輯性去判斷，這種各司其職的判斷方式，對(duì)于地方法院或者訴訟從業(yè)者，對(duì)等同原則的尺度把握會(huì)更有指導(dǎo)性、統(tǒng)一性。尤其是最高人民法院和具有特殊地位的北京高院，在法律適用上筆者認(rèn)為更應(yīng)當(dāng)要形成統(tǒng)一，當(dāng)然，此案僅僅是個(gè)案也并非代表全部，筆者也是基于判決書內(nèi)容所作的事實(shí)推測，我們也期待以后會(huì)有更多案例可以借鑒學(xué)習(xí)。
(原標(biāo)題：淺議等同原則中的“基本相同的技術(shù)效果”判斷)
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