對(duì)于采用公式限定的權(quán)利要求，普遍存在著授權(quán)相對(duì)容易、用權(quán)較為便利，而無效較為困難的現(xiàn)象。一方面，這類權(quán)利要求限定的范圍通常較大，同類產(chǎn)品/方法一般很難避開該范圍;而另一方面，在針對(duì)這類權(quán)利要求提起無效宣告請求時(shí)，往往在檢索階段就面臨著頗多的困難：
首先，現(xiàn)有技術(shù)中往往無法找到原樣的公式本身，公開了落入該公式范圍內(nèi)的一些數(shù)值點(diǎn)的現(xiàn)有技術(shù)，是否構(gòu)成對(duì)該權(quán)利要求的公開?
其次，權(quán)利要求中的公式，應(yīng)當(dāng)理解為數(shù)值范圍，還是理解為公式中各參數(shù)之間的約束關(guān)系，抑或是兩者兼有?
最后，如果公式中包含了兩部分看似相關(guān)的組成部分，涉及兩份或更多證據(jù)組合評(píng)述創(chuàng)造性時(shí)，證據(jù)之間結(jié)合的技術(shù)啟示如何把握?
在本文中，筆者將結(jié)合一具體專利無效請求案例，對(duì)上述“以公式限定的權(quán)利要求”的專利無效策略進(jìn)行梳理。
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以華進(jìn)(下稱我方)收到的國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審無效審理部作出的第58782號(hào)無效宣告請求審查決定(下稱無效決定)相關(guān)案件為例，該案合議組基于我方提出的關(guān)鍵證據(jù)組合，依法宣告涉案專利全部無效。
涉案專利為一項(xiàng)發(fā)明專利，其權(quán)利要求中的公式中涉及多個(gè)參數(shù)，繁瑣異常。該專利之前曾兩次被提出無效，但均得到維持，顯然具有相當(dāng)?shù)臒o效難度。我方接手案件后，首先分析了該專利的同族審查情況，并發(fā)現(xiàn)：歐洲專利局、美國專利商標(biāo)局雖然都對(duì)其同族專利進(jìn)行了創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，但最終均做出了授權(quán)決定。
1、無效檢索的難點(diǎn)：公式原型的檢索無異于大海撈針
在充分研讀了其同族專利的檢索結(jié)果后，我方團(tuán)隊(duì)開啟了多輪專利無效檢索，尤其是針對(duì)涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域，著重檢索了日本和美國專利文獻(xiàn)。然而，檢索得到的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)并未明顯優(yōu)于同族專利審查檔案中使用過的證據(jù)。
初步針對(duì)公式原型進(jìn)行檢索無果后，我方團(tuán)隊(duì)決定調(diào)整檢索策略：嘗試檢索揭示相同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，并且該專利實(shí)施例中“恰好”記載了一組符合專利公式限定數(shù)據(jù)的現(xiàn)有技術(shù)，試圖基于數(shù)值范圍公開原則提出新穎性無效理由。
然而，在閱讀了大量現(xiàn)有技術(shù)后，我方團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)單一證據(jù)并不會(huì)同時(shí)記載涉案專利公式中的多個(gè)參數(shù)，找到這樣的目標(biāo)無異于大海撈針。至此，檢索工作再次陷入困境。
2、另辟蹊徑的方法：“參數(shù)范圍”新思路
由于該涉案專利對(duì)于相關(guān)主體異常重要，若不能使該專利無效，將大大牽制相關(guān)主體的經(jīng)營并需承擔(dān)巨額專利使用成本。經(jīng)過團(tuán)隊(duì)成員的多輪頭腦風(fēng)暴后，終于提出一個(gè)新思路：既然原有檢索目標(biāo)無法獲得，為何不換個(gè)角度思考問題，重新審視一下檢索方向是否恰當(dāng)。原有的檢索實(shí)際上并未對(duì)公式本身做到深入理解，而僅僅是寄希望于找到完全相同的公式，或者同時(shí)揭示了公式中涉及全部參數(shù)的一個(gè)相同產(chǎn)品。
于是，我方團(tuán)隊(duì)決定暫停檢索，重新深入研讀涉案專利的說明書，力圖找到些許重構(gòu)該公式的有用信息。在反復(fù)閱讀專利說明書并加以推演后，我方團(tuán)隊(duì)提出了一個(gè)大膽的假設(shè)：涉案專利的公式實(shí)質(zhì)上是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部分的疊加，即公式第一部分是“包裝后”的現(xiàn)有公式，而第二部分則是簡單的參數(shù)選取。而基于對(duì)涉案專利說明書的理解，其實(shí)質(zhì)為通過一個(gè)看似復(fù)雜的公式限定了一個(gè)參數(shù)范圍，與現(xiàn)有技術(shù)并無實(shí)質(zhì)區(qū)別。如果假設(shè)成立，那么該專利被無效的可能性將大大增加。
為了驗(yàn)證這一假設(shè)，我方重新開始對(duì)涉案專利中所涉及公式的第一部分進(jìn)行“溯源”，并同步對(duì)公式的第二部分進(jìn)行檢索。第二部分的檢索很快取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，一份在先的日本專利中記載了與涉案專利相重疊的取值范圍;而對(duì)第一部分的檢索重點(diǎn)則放在了教科書和論文檢索上。在翻閱了大量相近和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的教科書和論文后，我方律師檢索到兩份關(guān)鍵證據(jù)：一份初中數(shù)學(xué)教材結(jié)合公知的弧長計(jì)算公式，可以溯源到公式本身，而另一份關(guān)鍵的期刊論文證據(jù)則記載了一組取值范圍，將該論文證據(jù)中記載的取值范圍帶入弧長計(jì)算公式，并根據(jù)初中數(shù)學(xué)教材中記載的角度換算關(guān)系，即可得到涉案專利中公式的第一部分。
在上述關(guān)鍵證據(jù)的基礎(chǔ)上，我方團(tuán)隊(duì)撰寫了詳盡的無效請求理由予以提交，具體無效理由中對(duì)涉及公式的推演和理解做出了充分的論證，尤其是考慮到證據(jù)之間結(jié)合的技術(shù)啟示問題，重點(diǎn)指出了涉案專利說明書中的相關(guān)記載。
最終，經(jīng)口頭審理過程中對(duì)上述技術(shù)原理的耐心闡述，我方獲得了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局合議組的支持，并將該專利權(quán)一舉全部無效。
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近年來，我國多起知名企業(yè)間的專利戰(zhàn)均涉及公式、參數(shù)限定的權(quán)利要求，使得業(yè)內(nèi)對(duì)于這一法律問題的討論如火如荼。
此類案件無效的難點(diǎn)在于：
公式中涉及多個(gè)參變量，專利權(quán)人往往傾向于主張權(quán)利要求的范圍應(yīng)當(dāng)理解為多個(gè)參變量之間的相對(duì)約束關(guān)系，從而迫使無效請求人不得不檢索包含全部參變量的證據(jù)，且要求參變量之間的關(guān)系滿足相同的限定，這幾乎是要求請求人給出記載有完全相同公式的現(xiàn)有證據(jù)。
對(duì)于這類采用公式限定的權(quán)利要求，無效請求人通常很難溯源到公式的原型，加之專利權(quán)人可能有意識(shí)地對(duì)公式進(jìn)行了包裝，公式原型溯源的難度會(huì)進(jìn)一步加大。
克服相關(guān)難點(diǎn)的方法：
走出公式的迷障
“公式限定的權(quán)利要求”需要站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度理解其實(shí)際表達(dá)的含義，而不能單單著眼于復(fù)雜的公式本身。
通常來講，權(quán)利要求中的公式如果并非現(xiàn)有，則通常是發(fā)明人發(fā)現(xiàn)了一些離散的數(shù)值點(diǎn)能夠取得較佳的技術(shù)效果，而這些離散的數(shù)值點(diǎn)符合某一規(guī)律，最終用公式限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。如果是這種情況，根據(jù)專利法第26條第3款的要求，說明書應(yīng)當(dāng)以“本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載可以再現(xiàn)本發(fā)明”為要求，涉案專利的說明書中應(yīng)當(dāng)記載有多個(gè)實(shí)施例，必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)數(shù)量的對(duì)比例，以滿足充分公開的要求。
此時(shí)需要首先判斷涉案專利中是否滿足此要求，如果不滿足，則可以合理懷疑該公式屬于第二種情況：發(fā)明人只是在現(xiàn)有公式的基礎(chǔ)上，限定了個(gè)別參數(shù)的取值，通過這些參數(shù)對(duì)現(xiàn)有的公式進(jìn)行了“包裝”。如果屬于這種情況，說明書中通?？梢哉业疥P(guān)于公式出處的蛛絲馬跡，可以特別留意說明書中關(guān)于公式來源的一些關(guān)鍵字，這些關(guān)鍵字可能會(huì)使檢索事半功倍。
擴(kuò)大檢索范圍
當(dāng)合理懷疑權(quán)利要求中公式為現(xiàn)有公式時(shí)，可以將檢索范圍擴(kuò)大至非專利文獻(xiàn)的檢索中，例如對(duì)教科書、論文的檢索。這類證據(jù)中往往側(cè)重對(duì)原理的說明，即使不能作為無效證據(jù)使用，依然有利于無效檢索中加深對(duì)于技術(shù)方案的理解。
多角度說理
通常公式、參數(shù)限定的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考量“意想不到的技術(shù)效果”的取得與否，而說明書中，應(yīng)當(dāng)對(duì)此作出說明，以表明涉案專利的實(shí)質(zhì)技術(shù)貢獻(xiàn)之所在。如果說明書中缺失這部分記載，可以考慮在無效請求理由中提出涉案專利存在說明書公開不充分的理由，以及權(quán)利要求存在得不到說明書支持的理由等。
雖然，基于這類理由直接宣告涉案專利無效難度較大，但是，如果說明書中未對(duì)公式如何使得技術(shù)方案取得意想不到技術(shù)效果進(jìn)行詳盡且合理的說明，公式本身對(duì)于創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)可能會(huì)被合理懷疑，這無疑也有利于無效請求人一方。
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