國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦公室關(guān)于印發(fā)專利轉(zhuǎn)讓許可合同模板及簽訂指引的通知
國知辦函運(yùn)字〔2023〕502號
各省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)促進(jìn)中心，各地方有關(guān)中心：
為提供更加規(guī)范、便利、高效的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同登記和專利實(shí)施許可合同備案服務(wù)，指導(dǎo)當(dāng)事人更好防范法律風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)自身合法權(quán)益，促進(jìn)專利轉(zhuǎn)化實(shí)施，我局組織修訂了《專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(模板)及簽訂指引》和《專利實(shí)施許可合同(模板)及簽訂指引》，現(xiàn)印發(fā)給你們。請指導(dǎo)當(dāng)事人結(jié)合實(shí)際情形，自主合理選擇使用。使用過程中，如有相關(guān)意見建議，請及時(shí)反饋。
特此通知。
附件：1. 專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(模板)及簽訂指引
2. 專利實(shí)施許可合同(模板)及簽訂指引
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦公室
2023年6月27日
(聯(lián)系人及電話：運(yùn)用促進(jìn)司 010-62083094(傳真) 郵箱：ipyunying@cnipa.gov.cn)
專利（申請）權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂指引
概述
《中華人民共和國專利法》第十條第一款規(guī)定：“專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。”《中華人民共和國民法典》第八百六十三條規(guī)定：“技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓等合同。”專利轉(zhuǎn)讓合同和專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同是指合法擁有專利的權(quán)利人，將其現(xiàn)有的特定專利、專利申請的相關(guān)權(quán)利讓與他人所訂立的合同，是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同中重要的兩類合同?！吨腥A人民共和國民法典》第八百六十二條至第八百七十七條對技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同作了規(guī)定，是專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂的重要依據(jù)。
專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的標(biāo)的為已被合法授予的專利權(quán)，轉(zhuǎn)讓方為專利權(quán)人，轉(zhuǎn)讓發(fā)生在專利授權(quán)之后;專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的標(biāo)的為專利申請權(quán)，即申請人提出專利申請后對其專利申請享有的權(quán)利，轉(zhuǎn)讓方為專利申請人，轉(zhuǎn)讓發(fā)生在專利授權(quán)之前。
合同封面
合同需要列明合同雙方必要的基本信息，包括名稱和地址;需要填寫合同本身的相關(guān)信息，包括簽訂地點(diǎn)、簽訂日期、有效期限等;對于專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的有效期限，一般應(yīng)當(dāng)與標(biāo)的專利的專利權(quán)有效期限(以孰后者為準(zhǔn))保持一致。若合同標(biāo)的僅涉及一件專利，可以在封面明確合同的標(biāo)的專利的相關(guān)信息，包括發(fā)明創(chuàng)造名稱以及專利號/專利申請?zhí)?，以便將合同的?biāo)的予以固定。
前言（鑒于條款）
鑒于條款需要簡單介紹合同雙方的合作背景，包括雙方基于何種目的希望就本項(xiàng)目達(dá)成合作意愿。在模板基礎(chǔ)上，當(dāng)事人可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)一步進(jìn)行補(bǔ)充，可考慮的內(nèi)容包括但不限于標(biāo)的專利的形成背景、標(biāo)的專利的實(shí)施前景等。
第一條名詞和術(shù)語（定義條款）
定義條款需要對合同中出現(xiàn)的專有名詞或術(shù)語進(jìn)行定義，目的就是對這些術(shù)語的具體含義進(jìn)行清楚界定，以避免合同雙方在簽訂及后續(xù)履行合同的過程中出現(xiàn)理解上的分歧。通常而言，可能涉及定義的名詞或術(shù)語包括“標(biāo)的專利”、“標(biāo)的產(chǎn)品”、“技術(shù)資料”、“技術(shù)服務(wù)”等。
第二條標(biāo)的專利的專利（申請）權(quán)轉(zhuǎn)讓
為保證合同效力，合同中應(yīng)明確約定標(biāo)的專利，避免使用“一切權(quán)利”等模糊約定，防止多重法律關(guān)系發(fā)生混同，從而保證雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系清晰明確。在實(shí)踐中，受讓方對標(biāo)的專利的實(shí)施，可能還依賴轉(zhuǎn)讓方的其他專利，由于該等專利未被納入標(biāo)的專利范圍，則雙方還可能就相關(guān)專利的許可事宜達(dá)成一致安排。在上述情形下，建議雙方另行簽署專利實(shí)施許可合同。
專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓自國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局轉(zhuǎn)讓登記之日起生效，故受讓方于轉(zhuǎn)讓登記之日起取得標(biāo)的專利的所有權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益。
由于專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓自登記公告后生效，故雙方應(yīng)對轉(zhuǎn)讓登記的辦理進(jìn)行約定，避免因各種原因而導(dǎo)致專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓延遲。例如，可約定由轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓合同簽署之日后7日內(nèi)向?qū)＠芾聿块T遞交標(biāo)的專利的專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請，并對該轉(zhuǎn)讓登記申請盡最大商業(yè)合理努力。為避免疑義，雙方還可對“最大商業(yè)合理努力”進(jìn)行列舉。此外，為確保雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系對等，另一方同樣負(fù)有配合辦理登記的義務(wù)。
需要注意的是，當(dāng)標(biāo)的專利處于質(zhì)押狀態(tài)時(shí)，辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)需要取得質(zhì)權(quán)人同意。《專利權(quán)質(zhì)押登記辦法》(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告第461號)第十八條規(guī)定，專利權(quán)質(zhì)押期間，出質(zhì)人未提交質(zhì)權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓該專利權(quán)的證明材料的，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局不予辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。
第三條交付資料
雙方可根據(jù)具體情況，在簽訂專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同時(shí)，明確具體地規(guī)定相關(guān)資料的交付內(nèi)容，特別是要注意判斷僅交付合同所列舉的專利文件和資料是否能夠?qū)崿F(xiàn)合同目的(尤其是在標(biāo)的專利為發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜁r(shí)，需考慮配方、工藝、圖紙或相關(guān)技術(shù)秘密是否應(yīng)當(dāng)被列入交付內(nèi)容，外觀設(shè)計(jì)則通常不涉及技術(shù)秘密相關(guān)內(nèi)容)，同時(shí)要保證合同各條款有關(guān)交付范圍的表述的一致性，避免條款之間的矛盾。如果僅轉(zhuǎn)讓部分份額的專利權(quán)，合同中應(yīng)有明確的條款對份額進(jìn)行約定，防止未來就專利歸屬發(fā)生爭議。
《專利法實(shí)施細(xì)則》第八十九條規(guī)定，專利登記薄記載了專利權(quán)的授予;專利申請權(quán)、專利權(quán)的轉(zhuǎn)移;專利權(quán)的質(zhì)押、保全及其解除;專利實(shí)施許可合同的備案;專利權(quán)的無效宣告;專利權(quán)的終止;專利權(quán)的恢復(fù);專利實(shí)施的強(qiáng)制許可;專利權(quán)人的姓名或者名稱、國籍和地址的變更?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第一百一十八條規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院專利行政部門同意，任何人均可以查閱或者復(fù)制已經(jīng)公布或者公告的專利申請的案卷和專利登記簿，并可以請求國務(wù)院專利行政部門出具專利登記簿副本?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第五十七條規(guī)定，任何單位或者個(gè)人可以查閱或者復(fù)制該專利權(quán)評價(jià)報(bào)告。
標(biāo)的專利的法律狀態(tài)是專利轉(zhuǎn)讓中需要核驗(yàn)的重要內(nèi)容。一般來說，轉(zhuǎn)讓方會(huì)在合同中就標(biāo)的專利的情況進(jìn)行陳述和保證。但保證不應(yīng)取代轉(zhuǎn)讓前的盡職調(diào)查。轉(zhuǎn)讓方向受讓方交付資料的過程，同時(shí)也是受讓方對標(biāo)的專利的法律狀態(tài)進(jìn)行盡職調(diào)查的過程。由于法律狀態(tài)由專利管理部門予以確認(rèn)，因此，受讓方除了查驗(yàn)轉(zhuǎn)讓方交付的資料，還應(yīng)該直接通過向?qū)＠芾聿块T查閱專利登記簿等方式，確認(rèn)標(biāo)的專利的法律狀態(tài)，充分了解標(biāo)的專利曾經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生的轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押、保全、復(fù)審、無效宣告等各種情況。對于轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)來說，受讓方可以通過專利管理部門已發(fā)出的審查意見通知書，判斷其可能的授權(quán)前景。對于轉(zhuǎn)讓實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，受讓方應(yīng)當(dāng)關(guān)注該標(biāo)的專利是否已出具專利權(quán)評價(jià)報(bào)告，及報(bào)告關(guān)于該專利是否符合授權(quán)條件的具體意見。
雙方在簽訂專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同時(shí)，要盡量在合同中對交付資料的交付時(shí)間(明確日期或明確的時(shí)間段)、地點(diǎn)和方式(紙質(zhì)交付或其他形式)以及對附隨的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)(如果有)進(jìn)行明確規(guī)定，避免模糊和歧義條款，從而防止未來發(fā)生爭議。具體而言：
1.交付時(shí)間
雙方在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中可根據(jù)自身情況，約定于轉(zhuǎn)讓合同生效后的一定時(shí)間內(nèi)(如7日內(nèi))交付全部資料，或以轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)合格為分界，分批交付約定的資料。如雙方未對交付資料的履行期限進(jìn)行約定，按照合同有關(guān)條款與交易習(xí)慣亦無法確定的，可能會(huì)被法院認(rèn)為不構(gòu)成遲延履行，進(jìn)而對一方權(quán)益產(chǎn)生影響。
2.交付方式和地點(diǎn)
交付方式并不僅限于面交、快遞與電子郵件，轉(zhuǎn)讓方與受讓方可自行約定所有能夠確認(rèn)受讓方收悉的交付方式。若合同中未約定技術(shù)資料的交付形式，法院一般會(huì)根據(jù)交付技術(shù)資料的真正用意，通過判斷實(shí)際的交付形式是否使受讓方順利獲取該項(xiàng)專利技術(shù)，來判斷轉(zhuǎn)讓方是否履行了交付義務(wù)。雙方可選擇受讓方所在地或其他約定的地點(diǎn)作為交付地點(diǎn)。
3.交付資料的驗(yàn)收
受讓方對交付資料的驗(yàn)收義務(wù)在實(shí)踐中較為常見，其重點(diǎn)在于驗(yàn)收的期限與采取行動(dòng)的期限。雙方應(yīng)首先考慮對前述期限自行約定，以避免因采“合理期限”的表述而產(chǎn)生的爭議。受讓方可以自行驗(yàn)收也可以委托獨(dú)立第三方進(jìn)行驗(yàn)收。對于驗(yàn)收不合格的情況，雙方應(yīng)約定此種情況下雙方的權(quán)利義務(wù)，例如允許補(bǔ)救的次數(shù)、是否允許終止合同、驗(yàn)收費(fèi)用的承擔(dān)、驗(yàn)收報(bào)告的簽署等。
第四條技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn) （選填）
很多情況下，受讓方獲得轉(zhuǎn)讓方的專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)及技術(shù)資料后，并不能立即獨(dú)立實(shí)施該等技術(shù)，而仍然需要依靠轉(zhuǎn)讓方提供一定的人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。因此，在轉(zhuǎn)讓合同中，受讓方通常會(huì)對轉(zhuǎn)讓方提供技術(shù)協(xié)助的義務(wù)做出約定(通常而言，在標(biāo)的專利為發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜁r(shí)，需要技術(shù)服務(wù)或培訓(xùn)的可能性相對較高，在標(biāo)的專利為外觀設(shè)計(jì)時(shí)，相關(guān)需求相對較低)。為了避免可能存在的糾紛，轉(zhuǎn)讓方可以與受讓方就相關(guān)技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)的提供方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用等進(jìn)行詳細(xì)約定，其中，對于技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)的費(fèi)用，倘若雙方已經(jīng)將其涵蓋在轉(zhuǎn)讓費(fèi)中，也就無需另設(shè)該種付款安排。
此外，受讓方可能會(huì)要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)對技術(shù)協(xié)助結(jié)果的責(zé)任，例如約定轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)對受讓方成功制造出標(biāo)的產(chǎn)品或達(dá)到特定生產(chǎn)效率和質(zhì)量作出承諾或保證。此種情況下，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)尤其注意條款的措辭表述，在已充分合理履行自身義務(wù)的前提下，避免承擔(dān)過多的責(zé)任。
第五條轉(zhuǎn)讓費(fèi)及支付方式
根據(jù)雙方之間的商業(yè)安排以及標(biāo)的專利范圍的不同，轉(zhuǎn)讓費(fèi)及支付方式會(huì)各有不同。轉(zhuǎn)讓費(fèi)的支付方式通常為固定費(fèi)用，包括一次性付款和分期付款。少數(shù)情況下，可能會(huì)涉及里程碑費(fèi)用或者提成費(fèi)用。具體如下：
1.固定費(fèi)用
固定費(fèi)用根據(jù)其支付方式又可以細(xì)分為一次性付款和分期付款。
(1)一次性付款。一次性付款需要受讓方能夠一次性地將轉(zhuǎn)讓費(fèi)結(jié)清，這對受讓方的資金支付能力要求比較高。
(2)分期付款。分期付款可以將轉(zhuǎn)讓方與受讓方的利益和風(fēng)險(xiǎn)密切結(jié)合在一起，有利于促進(jìn)轉(zhuǎn)讓方更關(guān)心和更愿意協(xié)調(diào)受讓方盡快掌握專利技術(shù)并投產(chǎn)，有利于減輕受讓方的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，對受讓方提供一定的保護(hù)。
固定費(fèi)用支付方式對受讓方有利的一面在于受讓方無需定期對其生產(chǎn)或銷售情況向轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)，也減少了因提交專利使用情況報(bào)告而帶來的額外開支以及因轉(zhuǎn)讓方入場進(jìn)行生產(chǎn)或銷售情況審計(jì)而對其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所帶來的不利影響。
2.提成費(fèi)用
(1)入門費(fèi)。入門費(fèi)一般會(huì)約定為固定的金額，在合同簽署之日后的一定時(shí)間內(nèi)支付，并且一般不會(huì)設(shè)置其他付款前提。根據(jù)標(biāo)的專利的價(jià)值，入門費(fèi)的金額也會(huì)有區(qū)別。
(2)銷售額提成。銷售額提成是指當(dāng)標(biāo)的產(chǎn)品上市銷售后，由受讓方從其每月/半年/年凈銷售額中按照雙方約定的一定比例向轉(zhuǎn)讓方支付不可退還的銷售額提成。合同雙方應(yīng)當(dāng)注意關(guān)于凈銷售額的定義，減少后續(xù)計(jì)算相關(guān)價(jià)款時(shí)出現(xiàn)爭議的風(fēng)險(xiǎn)，對于銷售主體、計(jì)入依據(jù)、扣減范圍等事項(xiàng)，雙方可在附件一等處另行達(dá)成約定予以明確。
由于銷售提成的計(jì)算與凈銷售額緊密相關(guān)，因此轉(zhuǎn)讓方通常會(huì)要求對受讓方的銷售、庫存等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)和查賬。作為受讓方，其擁有該標(biāo)的產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，有義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方提供該銷售數(shù)據(jù)，以及合理的支持材料，如第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。在轉(zhuǎn)讓方認(rèn)為受讓方提供的銷售數(shù)據(jù)存在疑問時(shí)，其有權(quán)利要求受讓方對其進(jìn)行解釋或提供更進(jìn)一步的說明材料。有時(shí)，轉(zhuǎn)讓方也可自行委派第三方財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)對該銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)。如果審計(jì)結(jié)果與受讓方出具的報(bào)告不符合，轉(zhuǎn)讓方還可以約定在審計(jì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況下的處理方式。相應(yīng)地，對產(chǎn)生的額外的審計(jì)費(fèi)用，雙方也應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓合同中明確約定。
(3)利潤額提成費(fèi)用
與由受讓方從凈銷售額中按照雙方約定的一定比例向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)不同，利潤額提成費(fèi)用的計(jì)算基數(shù)為受讓方標(biāo)的產(chǎn)品的凈利潤額。對受讓方來說，其通常希望將所有與標(biāo)的產(chǎn)品相關(guān)的成本從實(shí)際銷售價(jià)格中扣除，從而降低銷售提成的計(jì)算基數(shù)，而轉(zhuǎn)讓方則希望對可扣除的成本范圍予以限制。因此，合同雙方應(yīng)當(dāng)注意關(guān)于凈利潤額的定義，減少后續(xù)計(jì)算相關(guān)價(jià)款時(shí)出現(xiàn)爭議的風(fēng)險(xiǎn)，對于銷售主體、計(jì)入依據(jù)、扣減范圍等事項(xiàng)，雙方可在附件一等處另行達(dá)成約定予以明確。
4.國際結(jié)算方式
若該合同為跨境專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則須采用國際結(jié)算方式，常見有國際匯付、國際托收、國際信用證、國際保理等。國際匯付是由受讓方主動(dòng)將價(jià)款匯給轉(zhuǎn)讓方的結(jié)算方式，包括訂貨付現(xiàn)、見單付款、交單付現(xiàn)。國際托收是由轉(zhuǎn)讓方對受讓方開立匯票，委托銀行向受讓方收取價(jià)款的結(jié)算方式。國際信用證是由開證銀行根據(jù)開證人請求或自身需要，開給第三人(受益人)的一種在一定條件下保證付款的憑證。國際保理是指轉(zhuǎn)讓方根據(jù)應(yīng)收賬款發(fā)票和裝運(yùn)單據(jù)轉(zhuǎn)讓給保理商即可收取價(jià)款，由保理商承擔(dān)受讓方不付款或逾期付款責(zé)任的結(jié)算方式，包括有追索權(quán)的保理和無追索權(quán)的保理。
國際匯付和國際托收下銀行不對價(jià)款給予任何擔(dān)保，是否支付完全取決于買方信用，適用于雙方合作關(guān)系良好的情形，較為便利;而國際信用證、國際保理下由銀行或保理商承擔(dān)買方違約的風(fēng)險(xiǎn)，更利于轉(zhuǎn)讓方。
第六條專利實(shí)施和實(shí)施許可的情況及處置辦法
鑒于專利實(shí)施和實(shí)施許可對受讓方所獲得的權(quán)益具有較大影響，雙方應(yīng)首先確認(rèn)在轉(zhuǎn)讓合同生效前，是否存在轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)實(shí)施標(biāo)的專利，或已經(jīng)許可他人實(shí)施標(biāo)的專利的情況。
針對轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)實(shí)施標(biāo)的專利的情況，雙方可約定轉(zhuǎn)讓方在合同生效后立即停止實(shí)施該專利，或作出另外約定，如在本合同生效前的范圍內(nèi)實(shí)施該專利等。受讓方應(yīng)根據(jù)需求與情況，與轉(zhuǎn)讓方謹(jǐn)慎談判，避免因已經(jīng)實(shí)施標(biāo)的專利的范圍不妥當(dāng)而造成不利影響。此外，實(shí)踐中(例如集團(tuán)內(nèi)部的專利轉(zhuǎn)讓中)，可能存在雙方同意由轉(zhuǎn)讓方在合同生效后繼續(xù)實(shí)施標(biāo)的專利的情形，上述情形實(shí)際上或構(gòu)成受讓方對轉(zhuǎn)讓方的專利實(shí)施許可，雙方可就具體的許可時(shí)間、實(shí)施范圍、許可費(fèi)用等事項(xiàng)予以約定并在第六條第1款第(4)項(xiàng)中予以明確，或另行簽署專利實(shí)施許可合同。
針對轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)向第三方授予標(biāo)的專利的實(shí)施許可的情況，《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十四條第二款規(guī)定：“讓與人與受讓人訂立的專利權(quán)、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關(guān)專利實(shí)施許可合同或者技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的效力。”
因此，若雙方均認(rèn)可受讓方在轉(zhuǎn)讓合同生效后亦不作為許可合同的當(dāng)事人，仍維持由轉(zhuǎn)讓方與被許可方繼續(xù)作為許可合同的雙方享有相關(guān)權(quán)利并履行相關(guān)義務(wù)(例如提供非專利技術(shù)資料、提供人員支持、支付許可費(fèi)用等)，且轉(zhuǎn)讓方與第三方之前已經(jīng)簽署的授予標(biāo)的專利的實(shí)施許可合同中亦無其他相反約定，則可選擇適用第六條第2款第(1)項(xiàng)中的安排。
若雙方同意，在轉(zhuǎn)讓合同生效后由受讓方接替轉(zhuǎn)讓方作為許可合同的當(dāng)事人承受相應(yīng)權(quán)利義務(wù)，則根據(jù)《中華人民共和國民法典》第五百五十五條(當(dāng)事人一方經(jīng)對方同意，可以將自己在合同中的權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給第三人)，還應(yīng)當(dāng)就此取得許可合同的被許可方的同意(倘若轉(zhuǎn)讓方與第三方之前已經(jīng)簽署的授予標(biāo)的專利的實(shí)施許可合同中并無相反內(nèi)容)。
當(dāng)然，雙方也可以約定，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)在本合同生效日前終止已經(jīng)許可他人實(shí)施標(biāo)的專利的許可合同，或其他雙方認(rèn)可的合法處理方式。受讓方應(yīng)當(dāng)注意的是，轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)向第三方授予標(biāo)的專利的實(shí)施許可的情況屬于標(biāo)的專利的權(quán)利負(fù)擔(dān)，為保障受讓方的相關(guān)權(quán)利，其應(yīng)在本合同第九條第1款選擇適用第(3)項(xiàng)為宜。
第七條過渡期條款
由于專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓自國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記后生效，故自轉(zhuǎn)讓合同生效后至國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記之日間，專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓并未生效，此時(shí)即為過渡期，需對此期間的專利許可、專利維持義務(wù)、費(fèi)用、責(zé)任承擔(dān)等進(jìn)行約定。
針對過渡期安排的條款，雙方首先要注意維持專利有效性義務(wù)的主體和期限，避免己方承擔(dān)過重的或者不合理的義務(wù)和責(zé)任。通常而言，轉(zhuǎn)讓方在過渡期內(nèi)負(fù)責(zé)維持專利權(quán)或者專利申請的有效性，以順利實(shí)現(xiàn)權(quán)利的轉(zhuǎn)讓;在登記公告之后，由于權(quán)利已經(jīng)實(shí)際轉(zhuǎn)移，專利有效性維持義務(wù)也應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)移給受讓方。
在過渡期內(nèi)，由于受讓方還未實(shí)際獲得專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)，若需提前使用該專利，轉(zhuǎn)讓方可以通過許可使用的形式來授權(quán)受讓方使用，此時(shí)還需要明確許可形式(普通許可/獨(dú)占許可/排他許可)以及許可地域、是否需要單獨(dú)繳納許可費(fèi)用等。
第八條保密條款
在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓中，一方面，轉(zhuǎn)讓談判歷時(shí)長、參與人員眾多(例如雙方的關(guān)聯(lián)方、雇員、董事、代理、承包商、咨詢?nèi)撕皖檰柕?、交流信息廣泛，這些均使得在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓談判過程中披露的雙方當(dāng)事人的商業(yè)信息容易被泄露;另一方面，在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓后，雙方也會(huì)披露各類信息，如未公布的專利申請、技術(shù)資料和其它財(cái)務(wù)、商業(yè)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營或技術(shù)性質(zhì)的信息和數(shù)據(jù)等，而這些信息一經(jīng)泄露將會(huì)對信息持有人產(chǎn)生致命影響。因此，在轉(zhuǎn)讓合同中，雙方應(yīng)當(dāng)就在轉(zhuǎn)讓談判過程中和后續(xù)過程中所披露的何種信息為保密信息進(jìn)行定義并明確雙方的保密義務(wù)。
第九條陳述與保證
陳述和保證條款一方面是為了確保轉(zhuǎn)讓方是標(biāo)的專利的合法權(quán)利人，享有標(biāo)的專利的完整權(quán)利;另一方面，也確保轉(zhuǎn)讓合同自生效后，即對雙方具有約束力。因此，本條款是轉(zhuǎn)讓合同正常有效實(shí)施的基礎(chǔ)，雙方可據(jù)此結(jié)合實(shí)際情況，另行補(bǔ)充其認(rèn)為必要的陳述和保證條款。
在陳述與保證條款中，一種可能出現(xiàn)的情況是受讓方還會(huì)要求轉(zhuǎn)讓方保證受讓方實(shí)施標(biāo)的專利將不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利，否則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)賠償受讓方由此而產(chǎn)生的損失，此類陳述保證對轉(zhuǎn)讓方的要求較高，當(dāng)事雙方應(yīng)當(dāng)結(jié)合專利的法律特性予以慎重考慮。實(shí)踐中，若要求轉(zhuǎn)讓方作出“不侵權(quán)保證”，轉(zhuǎn)讓費(fèi)往往也會(huì)相應(yīng)較高。在轉(zhuǎn)讓方無法保證受讓方實(shí)施標(biāo)的專利不會(huì)侵犯任何第三方權(quán)利的情況下，雙方可以根據(jù)具體情況，約定因?qū)嵤?biāo)的專利而侵犯第三方權(quán)利時(shí)的具體責(zé)任承擔(dān)和費(fèi)用。
第十條技術(shù)進(jìn)出口管制 （選填）
就技術(shù)進(jìn)出口管制而言，《中華人民共和國技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》第二條將專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓納入到規(guī)制范圍，分為禁止進(jìn)出口、限制進(jìn)出口和自由進(jìn)出口三類，應(yīng)當(dāng)注意區(qū)分不同類別的管理要求，防止因忽略行政強(qiáng)制性規(guī)定而出現(xiàn)合同無法履行等違約情形。
在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及技術(shù)在中國與其他國家/地區(qū)之間進(jìn)行交流的情形中，除中國法律法規(guī)所設(shè)置的技術(shù)進(jìn)出口管制規(guī)則外，還有可能涉及境外法律法規(guī)的技術(shù)進(jìn)出口管制要求。雙方應(yīng)當(dāng)結(jié)合轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的商業(yè)目的，對相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)(主要為確認(rèn)、警示相對方技術(shù)進(jìn)出口合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及辦理技術(shù)進(jìn)出口行政手續(xù)義務(wù))予以安排。
第十一條專利權(quán)維權(quán)
對于專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的侵權(quán)行為，受讓方是否享有相應(yīng)的訴訟權(quán)利，要看原權(quán)利人與現(xiàn)權(quán)利人在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中是否有明確約定，即轉(zhuǎn)讓合同中如果對轉(zhuǎn)讓前侵權(quán)行為的訴權(quán)也約定了轉(zhuǎn)移，則受讓方也可以受讓對轉(zhuǎn)讓前的侵權(quán)行為的訴權(quán)。由此可見，轉(zhuǎn)讓方和受讓方之間必須對訴權(quán)做出明確的轉(zhuǎn)移約定，若無明確的轉(zhuǎn)移約定，則未發(fā)生訴權(quán)的轉(zhuǎn)讓，受讓方無權(quán)對轉(zhuǎn)讓之前的侵權(quán)行為提起訴訟。
第
《專利法》第四十七條規(guī)定，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。宣告專利權(quán)無效的決定，對在宣告專利權(quán)無效前已經(jīng)履行的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但是因?qū)＠麢?quán)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。依照前款規(guī)定不返還專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，明顯違反公平原則的，應(yīng)當(dāng)全部或者部分返還。根據(jù)上述規(guī)定，當(dāng)專利權(quán)被宣告無效時(shí)，尚未履行或正在履行的專利轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)立即停止履行，受讓人可以停止支付有關(guān)費(fèi)用。
專利權(quán)被宣告無效的糾紛常見情形包括當(dāng)專利權(quán)被宣告無效時(shí)如何處理轉(zhuǎn)讓費(fèi)產(chǎn)生的糾紛。在這種情況下，司法實(shí)踐一般會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)讓合同中的相關(guān)約定對轉(zhuǎn)讓費(fèi)進(jìn)行處理。故為避免爭議，雙方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓合同中就專利權(quán)被宣告無效的情況如何處理已支付或未支付的轉(zhuǎn)讓費(fèi)進(jìn)行明確約定。雙方可以約定返還全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)，也可以確定部分返還，還可以約定合同履行超過一定時(shí)期或受讓方已經(jīng)獲得經(jīng)濟(jì)利益后、專利權(quán)才被宣告無效的，不予返還或少量返還。另外，關(guān)于應(yīng)對無效宣告請求或訴訟的答辯及費(fèi)用，雙方也應(yīng)該作出約定。需要注意的是，可能會(huì)出現(xiàn)無效決定宣告專利權(quán)的部分權(quán)利要求無效，部分權(quán)利要求有效的情形，建議對上述可能出現(xiàn)的情形約定清楚。
對于專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，專利申請存在未授權(quán)的可能。相對于外觀和實(shí)用新型，發(fā)明專利申請的審查更為嚴(yán)格，在專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓后，能否被授予專利權(quán)處于不確定狀態(tài)。對于受讓人來說，其目的就是通過受讓專利申請權(quán)進(jìn)而獲得專利權(quán)，因此，在專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中，對于未取得專利權(quán)的處理，雙方需要予以明確約定。
《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十三條規(guī)定：“專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同當(dāng)事人以專利申請被駁回或者被視為撤回為由請求解除合同，該事實(shí)發(fā)生在依照專利法第十條第三款的規(guī)定辦理專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓登記之前的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持;發(fā)生在轉(zhuǎn)讓登記之后的，不予支持，但當(dāng)事人另有約定的除外。”根據(jù)該規(guī)定，對于專利申請被視為撤回或被駁回，雙方可約定作為合同解除的條件;由于視為撤回或被駁回可以進(jìn)行救濟(jì)、還存在授權(quán)的可能性，也可以暫時(shí)不急于解除合同，而是約定對視為撤回進(jìn)行答辯或?qū)︸g回決定進(jìn)行復(fù)審請求，并對相關(guān)費(fèi)用予以明確。
關(guān)于轉(zhuǎn)讓費(fèi)返還與否的處理，可以約定全部返回轉(zhuǎn)讓費(fèi)，也可以約定部分返回，還可以約定合同履行超過一定時(shí)期或受讓方已經(jīng)獲得經(jīng)濟(jì)利益后、專利申請才被視為撤回或被駁回的，不予返還或少量返還。雙方也可以在專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中將支付方式約定為分期付款，約定受讓方取得專利權(quán)之后，受讓方再支付剩余款項(xiàng)，從而降低受讓方的風(fēng)險(xiǎn)。
第十三條不可抗力
不可抗力條款的作用在于免除雙方在某些特定情形下的責(zé)任，雙方需要對何為不可抗力、發(fā)生不可抗力情形之后合同的后續(xù)安排及責(zé)任損失分擔(dān)方式、合同對于不可抗力發(fā)生后的通知形式是否有特殊要求，包括通知時(shí)限、通知的形式(例如應(yīng)以書面形式等)、通知內(nèi)容，以及如何及時(shí)減少損失、何時(shí)終止合同等作出明確約定。
第十四條送達(dá)
考慮到專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的技術(shù)資料可能較為復(fù)雜和專業(yè)，建議雙方安排專門的聯(lián)系人進(jìn)行對接，以保證專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利完成。此外，約定送達(dá)條款也可以在雙方發(fā)生糾紛時(shí)，避免雙方對通知、資料的送達(dá)產(chǎn)生爭議。
第十五條違約與損害賠償
轉(zhuǎn)讓方在履行轉(zhuǎn)讓合同的時(shí)候，可能會(huì)存在違約行為。通常而言，轉(zhuǎn)讓方常見的違約場景包括：未提供或未及時(shí)完整提供技術(shù)資料、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)以及標(biāo)的專利侵犯第三人的合法權(quán)利等。受讓方在履行轉(zhuǎn)讓合同時(shí)，也可能會(huì)存在違約行為。通常而言，受讓方常見的違約場景包括：未支付或未及時(shí)足額支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)以及違反合同的保密條款，致使轉(zhuǎn)讓方的保密信息泄露等。
針對上述違約行為，雙方可以在轉(zhuǎn)讓合同中設(shè)置違約條款，要求違約方支付一定數(shù)額的違約金，并且亦可規(guī)定守約方在此種情況下享有終止合同的權(quán)利。但對于雙方而言，此類違約行為的發(fā)生可能并非其有意為之，此種情形下，以受讓方未支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)為例，如果受讓方因此而需要停止生產(chǎn)或銷售產(chǎn)品，對其可能會(huì)造成難以彌補(bǔ)的損失。因此，雙方在合同中約定一個(gè)違約通知期，要求守約方在此種情況下應(yīng)當(dāng)向違約方進(jìn)行通知，并允許違約方進(jìn)行補(bǔ)救，只有違約方在通知期限內(nèi)未采取任何補(bǔ)救行為的情況下，守約方才可以行使終止合同等權(quán)利。
除了約定違約金，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行不符合約定，造成對方損失的，也可以主張損害賠償。根據(jù)《民法典》第五百八十四條，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益;但是，不得超過違約方訂立合同時(shí)所能預(yù)見的因違約可能造成的損失。
第十六條稅費(fèi) （選填）
在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中，關(guān)于當(dāng)事人各方納稅義務(wù)等事項(xiàng)的條款，通常稱“稅費(fèi)”條款。納稅主體如何納稅，應(yīng)當(dāng)由對納稅主體或納稅客體有管轄權(quán)國家的法律予以規(guī)定。交易的當(dāng)事人作為納稅主體，以任何形式約定的納稅事項(xiàng)，都不能排除法律對其所規(guī)定的納稅義務(wù)。
然而，在專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中卻通常可以看到稅費(fèi)條款。之所以如此，原因主要在于：(1)當(dāng)事人為了避免他們之間在稅費(fèi)事項(xiàng)上所可能產(chǎn)生的誤解，要重申法律所規(guī)定的納稅義務(wù);(2)雖然我國稅法明確規(guī)定了各稅種的納稅義務(wù)人，但是未明確禁止納稅義務(wù)人與合同相對人約定由納稅人以外的人負(fù)擔(dān)稅款，合同雙方可以通過稅費(fèi)條款進(jìn)行稅款經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的約定。
第十七條爭議解決
爭議解決條款應(yīng)當(dāng)明確轉(zhuǎn)讓合同所適用的法律和爭議解決方式。
在適用法律方面，若專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同不涉及涉外因素，則統(tǒng)一適用中華人民共和國法律。若一方當(dāng)事人為中國公民或法人，或轉(zhuǎn)讓行為發(fā)生在中國，一般應(yīng)當(dāng)適用中華人民共和國法律。若專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同調(diào)整的是涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，則應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條和第四十九條，由當(dāng)事人在合同中協(xié)議選擇知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓適用的法律，常見的有合同履行地法律、合同簽署地法律、某個(gè)中立國家或地區(qū)的法律、雙方所在地法律等。
爭議解決方式一般分為調(diào)解、訴訟和仲裁。雙方如何選擇爭議解決方式，特別是訴訟和仲裁兩種方式的選擇上，需要綜合考慮效率、靈活性、權(quán)利救濟(jì)等多方面因素。
從效率方面考慮，雙方發(fā)生糾紛一般都希望盡可能在短時(shí)間內(nèi)解決，以避免投入更多的財(cái)力、時(shí)間成本。在這點(diǎn)上，仲裁比較占優(yōu)勢。首先，仲裁的受理和開庭程序相對簡單，訴訟相對復(fù)雜;其次，仲裁實(shí)行一裁終局，裁決立即生效。訴訟實(shí)行兩審終審，當(dāng)事人不服一審判決的還可上訴，并且提起上訴程序仍需時(shí)間。
從權(quán)利救濟(jì)方面考慮，仲裁是一裁終局，在快捷方便的同時(shí)，失去了二審的監(jiān)督作用，當(dāng)事人沒有進(jìn)一步主張權(quán)利的回旋余地(在法定情況下，當(dāng)事人可以向法院申請撤銷仲裁裁決)。相比而言，由于訴訟是兩審終審，即便是發(fā)生了法律效力的判決，當(dāng)事人還可以向上級法院申請?jiān)賹彛葷?jì)途徑相對更廣。此外，無論是采取仲裁還是采取訴訟的解決方式，在仲裁庭作出裁決前或法院作出判決前，當(dāng)事人均可以先行調(diào)解。
第十八條合同的生效、變更與終止
本條款的作用在于明確轉(zhuǎn)讓合同的生效時(shí)間，以及變更、修改、終止合同情形下所需滿足的條件，為一般合同的基本條款。實(shí)踐中，當(dāng)事人可能會(huì)專門設(shè)置專利(申請)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的生效日期，若存在上述情況，則雙方可在第十八條中另行約定。
第十九條其他
前十八條沒有包含，但需要特殊約定的內(nèi)容，如其他特殊約定，包括出現(xiàn)不可預(yù)見的技術(shù)問題如何解決，出現(xiàn)不可預(yù)見的法律問題如何解決等。
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