科創(chuàng)板上市專利訴訟糾紛你準備好如何應對了嗎（中集）
引言
科創(chuàng)板設立于2019年，是中國資本市場專門為解決科技創(chuàng)新企業(yè)融資問題而設立的板塊。截至目前[1]，科創(chuàng)板已受理936家發(fā)行人，其中注冊成功599家，終止224家，終止占比高達27%?？苿?chuàng)板開板以來，多家企業(yè)(如敏芯微電子、科美診斷、安翰科技、華大智造、極米科技等)在沖刺科創(chuàng)板時都因在IPO的關鍵節(jié)點，甚至是上市前夜遭遇競爭對手專利訴訟狙擊，導致上市進程受到影響。
2023年10月10日，國務院發(fā)布的《專利轉化運用專項行動方案（2023-2025年）》中指出“支持開展企業(yè)上市知識產權專項服務，加強與證券交易所聯動，有效降低上市過程中的知識產權風險。”為幫助企業(yè)規(guī)避上市前、上市中可能遭遇的知識產權訴訟問題，避免擬上市科創(chuàng)板企業(yè)因風險應對準備不充分、問詢答復經驗不足等導致的上市進程終止，結合上交所政策文件要求和相關案例解讀，本系列將分為（上集）、(中集)、(下集)三集，分別對專利無效糾紛、專利侵權訴訟糾紛和專利權屬糾紛三類糾紛展開典型案例研討、評析，并提出應對建議，本集展示的是涉及專利侵權訴訟糾紛的兩個案例。
案例
案例1：貴州白山云科技股份有限公司（上市失敗）
【第二輪問詢】問題一、關于訴訟情形
問詢問題：
請發(fā)行人:(1)披露是否存在與主要資產、核心技術、商標等相關的重大訴訟事項，相關訴訟的基本情況，包括當事人、法院受理時間、發(fā)行人收到訴狀時間、訴訟請求、事實與理由、目前的進展及對發(fā)行人的具體影響，是否會影響持續(xù)經營:(2)相關訴訟是否及時披露，如未及時披露，是否涉及重大信息披露違規(guī)。
問詢答復要點：
(1)相關訴訟情況披露(部分截圖)
公司的貴州總部及注冊地址位于貴州省貴安新區(qū)高端裝備產業(yè)園南部園區(qū)內。2019年6月17日，……2019年6月27日，公司通過順豐速運將送達回證寄出，2019年6月28日，順豐速運信息顯示南京市中級人民法院已簽收前述快遞文件。
2019年6月24日，公司負責人和法務人員知悉上述訴訟相關信息后，當日向保薦機構及公司律師通報了相關情況。公司和保薦機構高度重視上述訴訟事項公司將盡最大努力妥善處理上述訴訟相關事宜，包括但不限于組織相關技術人員進行專項分析、委托專業(yè)知識產權律師協助處理相關訴訟等。
期間，包括第一輪審核問詢函回復、更新后的招股說明書等申報文件已于……審核系統開放日 (2019 年 6 月23 日) 上傳至上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核系統。
2019年7月5日，公司及保薦機構收到了第二輪審核問詢函，并在第二輪審核問詢函回復 (即，本問詢函回復) 中就上述訴訟相關問題進行了回復
……
綜上，公司不存在隱瞞上述訴訟情況的主觀故意，并已在 2019 年 7 月29日更新的《招股說明書(申報稿)》中披露了相關內容，不存在重大信息披露違規(guī)的情形。
【第三輪問詢】問題一、關于訴訟情形
問詢問題：
根據問詢回復，(1)發(fā)行人競爭對手網宿科技于 2019年5月30日以涉嫌侵犯其 ZL201310147926.9 和 ZL201310349444.1 兩項專利權為由，以發(fā)行人為被告向南京市中級人民法院提起兩項訴訟，請求法院判令停止在云分發(fā)產品及服務中使用前述兩項涉訴專利，并賠償網宿科技經濟損失合計人民幣 15.000 萬元、維權費用合計人民幣約 123 萬元，同時承擔全部訴訟費用;(2)2019年7月2日，公司向國家知識產權局專利局復審和無效審理部提出對上述專利權的無效宣告請求;(3)2019年8月15日，發(fā)行人以侵犯其專利權為由，以網宿科技、網宿科技北京分公司為被告向貴陽市中級人民法院提起兩項訴訟，請求法院判令被告賠償經濟損失合計人民幣 16.000 萬元，同時承擔相關的維權費用;(4)截至招股說明書簽署日，上述專利訴訟仍在審理過程中，案件審理結果存在一定的不確定性。
請發(fā)行人披露：(1)上述訴訟案件及發(fā)行人提出專利權無效宣告請求目前的進展情況，后續(xù)開庭或者審理的時間節(jié)點;(2)發(fā)行人報告期內的業(yè)務開展過程中使用上述涉訴專利的具體情況，……如果發(fā)行人無法繼續(xù)使用涉及上述涉訴專利的技術路線，是否會導致相關的客戶流失，量化分析對發(fā)行人的具體影響;(3)結合上述涉訴專利在 CDN 業(yè)務中的具體作用，……發(fā)行人的相關替代技術及其能否取得同樣的服務效果;(4)上述訴訟案件是否已采取相關訴訟保全措施及對發(fā)行人的影響，發(fā)行人目前是否仍在使用上述涉訴專利，是否會持續(xù)擴大“因侵權所獲得的利益”，從而導致賠償金額增加;……。
答復要點：
① 發(fā)行人報告期內的業(yè)務開展過程中可能使用涉訴專利相關技術路線的具體情況
A、經全面檢索，發(fā)行人未向其報告期內前二十大客戶提供可能涉及涉訴專利相關技術路線的服務
B、……全部 2 家客戶使用相應服務的技術路線選擇方式為客戶指定，占前述客戶數量的 100%。報告期內，經計算上述兩家客戶給發(fā)行人帶來的收入總額為 215.94 萬元，占報告期發(fā)行人營業(yè)收入總額的 0.08%，估算毛利總額為 40.10 萬元，占報告期發(fā)行人毛利總額的 0.08%。
C、……報告期內，經計算上述六家客戶給發(fā)行人帶來的收入總額為 231.65 萬元，占報告期發(fā)行人營業(yè)收入總額 0.09%，估算毛利總額為 41.85 萬元，占報告期發(fā)行人毛利總額0.08%。
②如果發(fā)行人無法繼續(xù)使用涉及上述涉訴專利的技術路線，是否會導致相關的客戶流失，量化分析對發(fā)行人的具體影響
報告期內，發(fā)行人提供的可能涉及使用涉訴專利 1 技術路線的服務帶來的收入總額為 215.94 萬元，發(fā)行人提供的可能涉及使用涉訴專利 2技術路線的服務帶來的收入總額為 231.65 萬元，前述服務帶來的收入總額合計為 447.59 萬元，占報告期發(fā)行人營業(yè)收入總額的 0.17%。在最不利情形下，即便發(fā)行人相關客戶全部流失，亦不會對發(fā)行人產生重大不利影響。
……
1涉訴專利不屬于 CDN 業(yè)務的核心技術、重要技術或不可或缺的技術
……
B.涉訴專利 1 不屬于 CDN 業(yè)務的核心技術、重要技術或不可或缺的技術
文件強制刷新功能本身又包括 URL 刷新和目錄刷新兩種功能，涉訴專利 1 可以、且也只能用于實現支持正則表達式的目錄刷新功能，但 URL 刷新是在使用強制刷新的客戶中，絕大多數客戶主要使用的刷新方式。
C.涉訴專利 2 不屬于 CDN 業(yè)務的核心技術、重要技術或不可或缺的技術
CDN 動態(tài)加速技術主要為客戶 http 協議的動態(tài)訪問進行加速，但WebSocket 加速屬于 CDN 核心動態(tài)加速技術的附屬功能，亦不是 CDN 服務中必不可少的功能，涉訴專利 2 可以、且也只能用來實現WebSocket 加速功能。
……
4、上述訴訟案件是否已采取相關訴訟保全措施及對發(fā)行人的影響，發(fā)行人目前是否仍在使用上述涉訴專利，是否會持續(xù)擴大“因侵權所獲得的利益”，從而導致賠償金額增加;通勢豐和霍濤是否具有相應的能力就上述案件可能帶來的侵權賠償或訴訟費用向發(fā)行人予以全額補償。
發(fā)行人尚未對可能使用涉訴專利技術路線的服務進行修改，原因在于：(1)發(fā)行人認為現有技術路線并未侵犯涉訴專利 1 及涉訴專利 2 的專利權，因此無需更改;(2)更改技術路線將涉及到底層代碼的修改，鑒于該案件正在審理過程中，發(fā)行人在現階段主動修改代碼可能會對訴訟結果造成不利影響。
發(fā)行人控股股東通勢豐及發(fā)行人實際控制人霍濤已于2019年7月29日出具《承諾函》，如因(2019)蘇 01 民初 1600 號案、(2019)蘇 01 民初 1601 號案訴訟敗訴導致發(fā)行人向網宿科技支付侵權賠償或支付訴訟費的，通勢豐和霍濤同意連帶地向發(fā)行人予以全額補償。
案例來源：http://listing.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=130&anchor_type=0
該公司第四輪問詢的第一個問題仍為“關于訴訟事項”，第四輪問詢之后，訴訟案件仍在審理中，后公司于2020年07月06日撤回上市申請，上交所根據《審核規(guī)則》第六十七條(二)，終止其發(fā)行上市審核。
案例2：成都極米科技股份有限公司（上市成功）
深圳光峰科技股份有限公司(下稱“光峰科技”)于2019年6月30日成功登陸科創(chuàng)板，成都極米科技股份有限公司(下稱“極米科技”)科創(chuàng)板上市在2020年5月8日被受理，2020年6月進入IPO問詢階段。光峰科技在6月2日晚，公告稱其控股子公司峰米科技就與極米科技的專利侵權糾紛向法院提起訴訟，認為極米科技兩款智能投影產品所采用的相關技術涉及侵權峰米科技所擁有的……技術專利，并向極米科技索賠經濟損失4600萬元。
【第二輪問詢 問題1】關于專利訴訟及專利無效宣告事項
問詢問題：
根據招股說明書及首輪問詢回復，(1)峰米科技以發(fā)行人制造的Z6系列型號投影儀所采用的技術方案完全落入光峰科技作為專利權人且已以“排他許可”方式許可峰米科技使用的ZL201110086731.9號發(fā)明專利之權利要求的保護范圍構成侵權為由，向天津市第三中級人民法院起訴，請求判令發(fā)行人立即停止侵權行為，即……;請求判令兩被告賠償原告經濟損失4.500萬元人民幣，以及維權合理支出共計100萬元人民幣，合計4.600萬元人民幣;……。(2)截至2019年12月31日，發(fā)行人共擁有發(fā)明專利16項。2020年7月21日，光峰科技發(fā)布《公告》，對發(fā)行人的16項發(fā)明專利向國家知識產權局提出無效宣告請求。截至2020年7月27日，發(fā)行人已收到10份《無效宣告請求受理通知書》，國家知識產權局對光峰科技提出的其中10項發(fā)明專利權之無效宣告請求準予受理。(3)截至目前，上述訴訟及專利無效宣告申請均處于未決狀態(tài)。
請發(fā)行人說明：(1)上述訴訟及專利無效宣告事項的最新進展;(2)發(fā)行人涉訴技術方案的基本情況，……;請結合發(fā)行人Z6系列型號投影儀所采用的技術方案與涉訴專利的權利要求進行比對分析的情況，進一步論證發(fā)行人Z6系列是否存在侵犯光峰科技或第三方知識產權的情形;除Z6系列產品外，發(fā)行人其他系列產品是否存在侵權行為或潛在侵權風險;……(8)結合上述情形進一步論證上述訴訟事項及專利無效宣告事項對發(fā)行人持續(xù)經營的影響，如果敗訴或相關專利被宣告無效是否會對持續(xù)經營構成重大不利影響，發(fā)行人是否符合《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》第十二條第(三)項的規(guī)定。
答復要點：
(一)上述訴訟及專利無效宣告事項的最新進展
1、峰米科技已與發(fā)行人達成和解，正在撤回專利訴訟案件的起訴
……
發(fā)行人與峰米科技及其母公司深圳光峰科技股份有限公司(以下簡稱“光峰科技”)于2020年8月31日簽署《和解協議》。同日，發(fā)行人與光峰科技簽署《戰(zhàn)略合作協議》和《專利許可協議》。簽署該等協議的背景為發(fā)行人考慮到專利訴訟案件的審理程序和時限較長，盡管發(fā)行人不存在侵犯731號專利權的情形，但發(fā)行人為了取得穩(wěn)定的生產經營環(huán)境，……。
據此，發(fā)行人同意與峰米科技、光峰科技達成和解。相關協議主要約定的事項和內容如下：
(1)發(fā)行人與光峰科技在激光投影儀技術領域開展合作，由光峰科技按照發(fā)行人的要求開發(fā)激光光機產品，發(fā)行人支付一次性NRE費用（一次性產品委托研制開發(fā)費）500萬元;
(2)發(fā)行人分5年向光峰科技支付專利許可費合計2.500萬元人民幣，獲得未來可能有助于發(fā)行人產品研發(fā)的光峰科技33項專利的實施許可權利;
(3)基于各方已同意擱置爭議共謀發(fā)展，在《和解協議》、《戰(zhàn)略合作協議》和《專利許可協議》生效后5日內，峰米科技、光峰科技及發(fā)行人互相撤回針對對方的所有行政、民事案件，并且不對針對對方在和解協議簽署之前或者合作期內的任何行為、產品提起訴訟或其他權利主張。
截至本回復出具日，《和解協議》、《戰(zhàn)略合作協議》和《專利許可協議》已生效。
……
2、光峰科技已與發(fā)行人達成和解，正在撤回專利無效宣告請求
……
鑒于發(fā)行人與光峰科技和峰米科技于2020年8月31日簽署的《和解協議》、《戰(zhàn)略合作協議》和《專利許可協議》已生效，光峰科技已于2020年9月4日向國家知識產權局專利局復審和無效審理部提交撤回針對發(fā)行人16項發(fā)明專利提出的無效宣告請求，并已收到國家知識產權局出具的提交回執(zhí)確認相關撤回申請文件已經由國家知識產權局接收，預計無效宣告請求撤回程序將在十日左右完成。
……
極米科技積極促成和解并實施技術合作，消除了證監(jiān)會的疑慮，于2021年1月26日成功過會。
問詢要點
根據上述案例，分析得出上市過程中，如果發(fā)行人實施的核心技術遭遇大規(guī)模的重大的專利侵權訴訟，則發(fā)行人將面臨停止使用核心技術、承擔巨額損害賠償、企業(yè)形象受損等風險，企業(yè)的持續(xù)經營將可能遭受重大不利影響，審核專家主要關注如下要點：
1)目前案件進展情況，是否仍處于未決狀態(tài);
2)公司業(yè)務開展過程中使用涉訴專利的具體情況，是否有替代技術路線，是否因此導致重要客戶流失;
3)公司的替代技術路線是否能取得相應的服務效果;
4)公司目前是否仍在使用上述涉訴專利，是否會持續(xù)擴大“因侵權所獲得的利益”，從而導致賠償金額增加;
5)是否存在其他潛在知識產權侵權風險，如何規(guī)避相關風險;
6)分析勝訴率，如果敗訴，是否對公司持續(xù)經營產生影響。
應對措施
結合以上審核關注重點并結合上述相關案例，當企業(yè)在上市前或者上市過程中遭遇專利侵權訴訟阻擊，除請求競爭對手的專利無效[2]外，還可以采取如下應對思路[3],[4],[5]：
(1)項目立項前，開展專利侵權預警分析;產品上市前，開展FTO分析[6]，尤其是針對已上市競爭對手，提前排查核心技術/產品侵權風險，開展核心技術/產品技術特征與權利要求技術特征比對，并由專業(yè)的知識產權律師出具意見，排除惡意侵權風險;
(2)上市過程中，及時披露相關訴訟糾紛進展情況，對專利侵權訴訟、專利權屬糾紛、專利無效糾紛的案情、目前階段以及最新進展等進行了充分、完整、準確的披露。
(3)由知識產權律師出具專項法律意見書，對發(fā)行人專利侵權訴訟的勝訴概率、承擔賠償責任的可能性以及最不利后果下的賠償金額及計算方式等發(fā)表明確的法律意見;
(4)若經知識產權律師評估侵權風險較大的情況下，應建議發(fā)行人停止或逐步減少相關技術產品的生產，避免造成侵權范圍的擴大而給發(fā)行人造成更大的經濟損失;
(5)對于歷史上專利訴訟較多的情形，鑒于可能引發(fā)對于發(fā)行人內控制度有效性的質疑，則一方面可分析論證發(fā)行人現有的知識產權管理體系的完備性，另一方面亦可從歷史專利訴訟的勝訴率角度論證，如發(fā)行人大部分案件最終均以勝訴、撤訴或者調解結案，說明發(fā)行人建立的知識產權保護工作機制具有有效性。
(6)上市暫?；蛘呓K止可能會給企業(yè)公眾形象帶來負面觀感，甚至影響其后期發(fā)展。為了快速消除訴訟對IPO審核的不利影響，也可以選擇與競爭對手通過專利許可的方式快速和解以達到順利上市的目的。上述兩個案例中，白山云與競爭對手的侵權訴訟、無效糾紛愈演愈烈，最后無奈終止上市進程;極米科技選擇握手言和，最后成功上市。
文中說明：
[1] 2023年10月27日。
[2] 據himmpat數據庫檢索，網宿科技請求無效白山云已結案的6件專利中，其中3件被全部無效，2件保持全部有效，1件被部分無效;白山云請求無效網宿科技已結案的3件專利，上述清晰各1件。
[3] 馬天旗.科創(chuàng)板企業(yè)上市知識產權指南[M].知識產權出版社有限責任公司,2021.第四章，第二節(jié)敏芯科技案例
[4] 科創(chuàng)板擬上市公司通常面臨的幾類專利糾紛. https://mp.weixin.qq.com/s/4aWiOPrLSX4eVJXMh6e6EA.軟唐知產顧問. [2023-04-05].
[5] 科創(chuàng)板IPO知識產權訴訟專題(第7期)——IPO進程中遭遇知識產權訴訟狙擊后和解的要點. https://mp.weixin.qq.com/s/r1p4T84rwTEbCicAp6p2-Q. 王琪,天天IP .[2022-12-12]
[6] 需要說明的是，據了解，目前上市的案例中，尚無因提前開展FTO工作，排除惡意侵權而順利過會的情形，主要原因是國內大部分企業(yè)還沒有知識產權意識，一般都是遭遇訴訟阻擊之后采取措施。
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