海外企業(yè)在中國申請系列案時，核查抵觸申請風(fēng)險的幾點建議。
前言
有些企業(yè)會圍繞一個核心研究成果或項目，提出一系列的發(fā)明，進而申請多項專利。一些海外企業(yè)在這樣進行申請時，往往會做成一件“整體”說明書，其公開了該研究成果或項目全部的創(chuàng)新技術(shù)，進而分別總結(jié)出不同范圍的權(quán)利要求，來申請多項專利。這樣雖然在一定程度上提高了撰寫效率，然而，因各國法律差異，可能會帶來一定風(fēng)險。
案例
近日，四件某海外企業(yè)通過PCT途徑進入中國的發(fā)明專利申請，這些PCT申請，在其本國不同日期先后提出了本國申請A1、B1、C1、D1;然后分別以申請A1、B1、C1、D1為優(yōu)先權(quán)，提出了PCT申請，即A2、B2、C2、D2;現(xiàn)在以PCT途徑進入中國而成為進入中國國家階段的申請A3、B3、C3、D3.
在處理中發(fā)現(xiàn)，這四件申請的說明書內(nèi)容極為相似，甚至可以認為公開了基本相同的內(nèi)容，但是，這四件申請的優(yōu)先權(quán)申請(A1、B1、C1、D1)的申請日是不同的，也就是說，進入中國國家階段的各申請(A3、B3、C3、D3)的優(yōu)先權(quán)日是各不相同的。我們經(jīng)過研究核實后，認為這四件進入中國國家階段的申請A3、B3、C3、D3會有抵觸申請風(fēng)險。
釋義
《專利審查指南》中對抵觸申請有這樣的記載：根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?(含申請日)公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請。
并且，特別指明了判斷基準：審查員在檢索時應(yīng)當注意，確定是否存在抵觸申請，不僅要查閱在先專利或?qū)＠暾埖臋?quán)利要求書，而且要查閱其說明書 (包括附圖)，應(yīng)當以其全文內(nèi)容為準。[1]
如上所述，“任何單位或者個人”也包括申請人自身，即，只要兩件申請屬于同樣的發(fā)明或者新型，即使申請人相同，也有可能成為抵觸申請。
上述申請A3、B3、C3、D3優(yōu)先權(quán)日不同，符合“在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?(含申請日) 公布的”情形，在后申請的說明書內(nèi)容又幾乎被在先申請公開，符合“同樣的發(fā)明”的情形，那么在先申請將損害在后申請的新穎性，成為在后申請的抵觸申請。
差異
關(guān)于抵觸申請，IP 5之間有各種差異，作為主要差異，也是重要關(guān)注點之一，在于“抵觸申請”是否包括“多件申請由同一申請人提出”的情形。
如上所述，在中國，就上述說明書幾乎相同的A3、B3申請而言，如果B3的優(yōu)先權(quán)日早于A3的優(yōu)先權(quán)日，并且A3相對于B3又符合“在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?(含申請日) 公布的”情形，那么即使兩案為同一申請人，B3也可能會構(gòu)成A3的抵觸申請。
但是，如果類似案例發(fā)生在日本，則不構(gòu)成抵觸申請。這是因為，在中國和歐洲，“抵觸申請”包括“多件申請由同一申請人提出”的情形，而在美國、日本和韓國則不包括。當然，關(guān)于“抵觸申請”，IP 5之間還有其他區(qū)別，但不在本文討論范圍之內(nèi)，這里不再贅述。關(guān)于這點區(qū)別，可以參照下表。
表1
這樣一來，以在美國、日本和韓國提出的專利申請的作為優(yōu)先權(quán)進入中國時，申請人或者其代理機構(gòu)有必要核查抵觸申請相關(guān)的風(fēng)險。
風(fēng)險
參照另一案例：申請人在日本撰寫了一份關(guān)于系列產(chǎn)品的整體說明書，其記載了產(chǎn)品U1的改善方案和產(chǎn)品U2的改善方案，并且以U1的改善方案做成權(quán)利要求并提出了專利申請P1.數(shù)月后(P1尚未公開)，該申請人對U2的改善方案進行研究后，以此作為權(quán)利要求并且沿用了上述整體說明書而提出了專利申請P2.之后，該申請人分別以P1和P2作為優(yōu)先權(quán)而在中國提交了申請P1’和P2’。
該申請人在中國分別委托了兩家專利事務(wù)所來分別處理申請P1’和P2’，兩家事務(wù)所分別在翻譯后交局，最終在實質(zhì)審查階段，因P1’構(gòu)成P2’的抵觸申請，導(dǎo)致P2’被駁回。
如上所述，申請人的系列申請，用共同說明書或整體說明書在海外提出的不同申請，在進入中國時很容易忽略其抵觸申請的風(fēng)險，并且特別在委托不同專利事務(wù)所辦理時，可能在相似內(nèi)容上花費更多翻譯費用和時間成本，卻最終導(dǎo)致在后申請無功而返。
救濟
一般而言，可以通過分案申請來對在后申請達到一定程度的救濟。
就上述日本案例而言，當P2’被駁回后，申請人以P1為母案提出分案申請P1’，將原本要以P2’保護的權(quán)利要求納入P1’。然而，相對于原申請，分案申請在不僅時限上有一定限制，在權(quán)利要求的撰寫上，也比母案要求更加嚴格(例如要審超范圍[6])，一些在撰寫中可以進行的概括，有可能會被專利法33條的嚴格要求擋在分案之外。當然，還會耗費更多的時間和精力。
規(guī)避
如上表所示，由于各國法律存在差異，海外企業(yè)在中國申請系列案時，建議以如下方式核查抵觸申請風(fēng)險。
(1)本國系列案做成后，盡量不要用統(tǒng)一的整體說明書進行本國申請。
(2)若難以避免整體說明書，則盡量于同日進行系列案的本國申請。
(3)若難以規(guī)避上述(1)、(2)兩項，則針對在后申請，可以主張多項優(yōu)先權(quán)，將在先申請主張在其中。
(4)盡量將系列案委托同一中國專利事務(wù)所進中國，以提高抵觸申請風(fēng)險的發(fā)現(xiàn)幾率。
注釋：
1.《專利審查指南》(2023)第二部分第三章2.2
2.《美國專利改革法案》第102條(a)款
3.《歐洲專利公約》第54條第2、3款
4.《日本特許法》第29條第2款
5.《韓國專利法》第29條第3款
6.《中華人民共和國專利法實施細則》第53條3款
(原標題：系列案的抵觸申請風(fēng)險)
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