一、增加依職權(quán)審查
修改后的《專利法實施細則》(下稱細則)第六十七條相比于修改前，將第一款“專利復(fù)審委員會進行復(fù)審后，認為復(fù)審請求不符合專利法和本細則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請求人，……”修改為“國務(wù)院專利行政部門進行復(fù)審后，認為復(fù)審請求不符合專利法和本細則有關(guān)規(guī)定或者專利申請存在其他明顯違反專利法和本細則有關(guān)規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請求人……。”
本次細則修改，將原本只是部門規(guī)章規(guī)定的依職權(quán)審查原則，提升到法律規(guī)定的層面，提高了依職權(quán)審查的地位，也是對審查員復(fù)審工作的一個指導(dǎo)方向。修改后的實施細則許可依職權(quán)審查,主要出于提升程序效率和保證專利授權(quán)質(zhì)量的雙重考慮。如果專利行政部門發(fā)現(xiàn)專利申請或授權(quán)專利存在明顯的缺陷而不主動干預(yù),可能導(dǎo)致專利申請在實質(zhì)審查和復(fù)審環(huán)節(jié)來回震蕩,或者專利無效宣告程序被反復(fù)提起,浪費社會的資源。行政部門不主動干預(yù),也可能導(dǎo)致原本不應(yīng)被授權(quán)的專利被維持,從而增加社會成本。
在《專利審查指南》(下稱審查指南)中，對于依職權(quán)審查也進行了修改，根據(jù)審查指南第四部分第二章第4.1節(jié)復(fù)審請求理由和證據(jù)的審查的規(guī)定：
除駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)外，合議組發(fā)現(xiàn)申請中存在下列缺陷的，可以對與之相關(guān)的理由及其證據(jù)進行審查：
(1)不符合專利法實施細則第十一條的規(guī)定。
(2)足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷。
(3)與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷。
(4)駁回決定未指出的其他明顯實質(zhì)性缺陷。
上述第(1)項是適應(yīng)專利法及細則的修訂增加的誠實信用條款。上述第(2)-(4)項是原有的條文，審查指南對第(3)、(4)項進行了案例補充。
其中，在第(3)項下增加了如下案例：駁回決定指出權(quán)利要求1相對于對比文件1和公知常識不具備創(chuàng)造性。當(dāng)從屬權(quán)利要求2-6進一步限定的附加技術(shù)特征也屬于公知常識， 且權(quán)利要求1-6均不具備創(chuàng)造性時，合議組一并指出權(quán)利要求1-6相對于對比文件1和公知常識不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。
并且，審查指南中還補充了以下與創(chuàng)造性比較相關(guān)的內(nèi)容：“對于與駁回決定指出缺陷相關(guān)的證據(jù)，合議組可以適度調(diào)整其使用方式 ，例如，在駁回決定依據(jù)的證據(jù)基礎(chǔ)上變更最接近的現(xiàn)有技術(shù)或缺省其中的某份證據(jù)。”
實踐中，使用創(chuàng)造性條款對專利申請駁回的情形最多，審查指南如此修改后，審查程序中可能會出現(xiàn)以下情形：
一是，大部分創(chuàng)造性駁回都涉及公知常識的使用，如果一份駁回決定中，對部分權(quán)利要求采用了對比文件加上公知常識的方式評價的創(chuàng)造性，對另外部分權(quán)利要求采用的是兩篇以上對比文件結(jié)合評價的創(chuàng)造性。而在復(fù)審階段如果認為上述兩篇以上對比文件的結(jié)合存在問題，創(chuàng)造性的說理不夠合適，可直接換成對比文件結(jié)合公知常識的方式進行評價。上述示例中，兩種評價方式針對的權(quán)利要求是獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的關(guān)系，實踐中對并列權(quán)利要求之間是否也如此操作，還不得而知。
二是，駁回決定中使用兩篇以上對比文件結(jié)合評價創(chuàng)造性，在復(fù)審決定中，如果覺得最接近現(xiàn)有技術(shù)選取的不夠合適，可以自行變更最接近的對比文件，并且，可以更改對比文件的組合方式、或者少用部分對比文件。
對于審查員來說，如此操作更加靈活，可以避免針對該部分權(quán)利要求撤銷駁回后，實質(zhì)審查員繼續(xù)駁回進而造成的程序延長，或者實質(zhì)審查員直接授權(quán)造成的對社會公眾的不公。既能保證結(jié)果正確，又能夠節(jié)約程序。但是對于申請人來說，存在復(fù)審決定超出預(yù)期的情形產(chǎn)生，并且少給了申請人一次陳述意見的機會，可能出現(xiàn)審查結(jié)果不客觀的情形。
尤其是可能出現(xiàn)的情形是，如果審查員利用規(guī)則，在審查過程中使用大量對比文件結(jié)合評價創(chuàng)造性，會使得申請人需面對大量文件詳細閱讀理解和答復(fù)，造成很大困擾，而且也給復(fù)審工作增加很大工作量，而復(fù)審中為了保證最終結(jié)果的正確性，很可能通過調(diào)整對比文件的使用方式維持駁回，最終使得申請人感覺兩級審查之間不一致、不嚴(yán)肅。
因此，筆者提出如下建議，復(fù)審階段，如果審查員要將對比文件結(jié)合評價創(chuàng)造性的方式修改為對比文件結(jié)合公知常識的方式，能夠在復(fù)審決定中附上相關(guān)的公知常識證據(jù)。對于更改最接近現(xiàn)有技術(shù)以及對比文件組合方式的情形，應(yīng)該慎重使用。
在上述第(4)項下增加了如下案例：
駁回決定指出權(quán)利要求1對技術(shù)方案的某處限定導(dǎo)致其工作原理不清楚，不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。當(dāng)上述問題的根源在于說明書缺乏解決技術(shù)問題的技術(shù)手段時，合議組指出申請不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
再如，駁回決定指出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。當(dāng)權(quán)利要求1保護范圍不清楚影響到創(chuàng)造性審查對區(qū)別特征的準(zhǔn)確認定時，合議組指出權(quán)利要求1不符合專利法第二十六條第四款的規(guī)定。
這里增加的兩個案例，一是根據(jù)法條適用的邏輯關(guān)系，選擇更有針對性的法條;二是其他缺陷影響審查意見準(zhǔn)確性時，先解決該“前序問題”。這里同樣存在上面提到的問題，少給了申請人陳述意見的機會，可能出現(xiàn)審查結(jié)果不客觀的情形。
二、關(guān)于復(fù)審程序的修改
本次細則修改將原細則第62條“專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)將受理的復(fù)審請求書轉(zhuǎn)交國務(wù)院專利行政部門原審查部門進行審查。原審查部門根據(jù)復(fù)審請求人的請求，同意撤銷原決定的，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)據(jù)此作出復(fù)審決定，并通知復(fù)審請求人”內(nèi)容刪除。
審查指南中，對該內(nèi)容進行了適應(yīng)性修改，具體為，將“根據(jù)專利法實施細則第六十二條的規(guī)定，專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)將經(jīng)形式審查合格的復(fù)審請求書(包括附具的證明文件和修改后的申請文件)連同案卷一并轉(zhuǎn)交作出駁回決定的原審查部門進行前置審查。原審查部門應(yīng)當(dāng)提出前置審查意見，作出前置審查意見書。除特殊情況外，前置審查應(yīng)當(dāng)在收到案卷后一個月內(nèi)完成”。修改為“復(fù)審請求書(包括附具的證明文件和修改后的申請文件)經(jīng)形式審查合格后轉(zhuǎn)交給審查部門進行前置審查，并由審查部門提出前置審查意見”。
在細則修改之前，復(fù)審的前置程序規(guī)定是由作出駁回決定的原工作部門承擔(dān)，實踐中，基本是回到作出駁回決定的原審查員手里，這樣的流程容易產(chǎn)生的問題是，作出駁回決定的審查員一般不會變更自己的審查意見，因此，前置階段絕大部分都是不同意復(fù)審請求人的意見，而將案件轉(zhuǎn)為合議組審查程序。
這樣產(chǎn)生結(jié)果是前置程序流于形式，前置審查意見相對來說不夠客觀，不能起到真正的作用。而且，合議組審查程序的審查周期比較長，這就使得整個專利的審查程序延長。而不限于原審查部門審查之后，前置的客觀性得到提升且審查程序縮短，對于有授權(quán)前景的專利能夠及時得到保護。
(原標(biāo)題：《專利法實施細則》及《專利審查指南》修改詳解<六>：專利復(fù)審制度)
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