專利申請權(quán)利要求新增專利申請文件隱含公開內(nèi)容的修改超范圍判斷
——（2021）最高法知行終440號
【裁判要旨】
專利授權(quán)程序中，申請人修改權(quán)利要求時，增加的內(nèi)容在原專利申請文件中雖未予明確記載，但已為原專利申請文件隱含公開，則該修改不違反專利法第三十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。
【關(guān)鍵詞】
專利申請 駁回復(fù)審 隱含公開 修改超范圍
【基本案情】
在上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局與被上訴人成都植源機(jī)械科技有限公司(以下簡稱植源公司)發(fā)明專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案中，涉及申請?zhí)枮?01611044305.8、名稱為“一種高壓自緊式法蘭”的發(fā)明專利申請(以下簡稱本申請)。國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門經(jīng)審查認(rèn)為，本申請權(quán)利要求1-6不具備創(chuàng)造性，駁回了植源公司的申請。植源公司在復(fù)審程序中修改了權(quán)利要求1.增加了“β<α”等內(nèi)容。國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，增加“β<α”，超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條的規(guī)定，故作出決被訴決定維持駁回決定。植源公司認(rèn)為，該修改沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，故向北京知識產(chǎn)權(quán)法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟。
一審法院認(rèn)為，植源公司的修改內(nèi)容可以由原說明書和權(quán)利要求書所記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定，該修改符合專利法第三十三條的規(guī)定，判決撤銷被訴決定，國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。國家知識產(chǎn)權(quán)局不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2022年7月13日判決駁回上訴，維持原判。
【裁判意見】
最高人民法院二審認(rèn)為，專利法第三十三條規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。對于“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員角度出發(fā)，以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容;二是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確地推導(dǎo)出的內(nèi)容。雖然申請人在權(quán)利要求中增加的內(nèi)容在原專利申請文件中并未明確記載，但是，如果該增加的內(nèi)容已為原專利申請文件所隱含公開，屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀原專利申請文件，結(jié)合發(fā)明目的，能夠直接、明確地推導(dǎo)出的內(nèi)容，則該修改應(yīng)該得到允許。本申請要求保護(hù)一種高壓自緊式法蘭。原說明書和權(quán)利要求書雖然沒有明確記載β與α的關(guān)系，但在β>α及β=α的情況下，均無法實(shí)現(xiàn)本申請說明書所記載的壓力越高、自緊密封性能越好的技術(shù)效果?？梢姡m然β<α沒有記載在原專利申請文件中，但本領(lǐng)域技術(shù)人員從原說明書和權(quán)利要求書中可以直接、明確地推導(dǎo)出，只有在β<α的情況下，才能實(shí)現(xiàn)本申請說明書所記載的技術(shù)效果，實(shí)現(xiàn)本申請的發(fā)明目的，β<α已被原專利申請文件所隱含公開。
此外，發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改要求是，修改后的內(nèi)容不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。實(shí)施例是對發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?yōu)選的具體實(shí)施方式的舉例說明。只要符合上述要求，申請人在專利審查和復(fù)審過程中修改專利權(quán)利要求時，可以將其要求保護(hù)的技術(shù)方案限定為某一個具體的實(shí)施例，也可以基于該實(shí)施例重新合理概括權(quán)利要求。
綜上，植源公司對本申請的修改未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，符合專利法第三十三條的規(guī)定。
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