對于一件授權(quán)的專利來說，經(jīng)常會出現(xiàn)多件無效宣告請求案同時處于待決狀態(tài)的情況。此時，為了提高審查效率和減少當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無效審理部通常會對這些案件合并審理。如果專利權(quán)人對權(quán)利要求作出修改，在審查基礎(chǔ)的確定過程中，筆者發(fā)現(xiàn)對修改時機(jī)的審查欠缺，這為專利權(quán)人通過不當(dāng)手段利用合并審理的程序達(dá)到超期修改權(quán)利要求的不法目的打開了通道，應(yīng)當(dāng)引起主管部門的足夠重視。

PART 01、問題的提出

如果有已經(jīng)合并審理的先后兩件無效宣告請求案(在先的請求①和在后的請求②)，專利權(quán)人在請求①的指定期限內(nèi)沒有修改權(quán)利要求，但在請求②的指定期限內(nèi)對權(quán)利要求進(jìn)行了刪除以外的方式的修改，而該修改作出的時間已經(jīng)超出了請求①的相應(yīng)期限。此時，請求①的審查基礎(chǔ)應(yīng)該是下列選項(xiàng)的哪個?

A、原始權(quán)利要求

B、針對請求②修改后的權(quán)利要求

PART 02、有關(guān)規(guī)定

2.1 關(guān)于無效程序中修改時機(jī)

我國對專利權(quán)人在無效宣告程序中對權(quán)利要求的修改的時機(jī)和方式都有嚴(yán)格的限制。關(guān)于修改時機(jī)，《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.3節(jié)規(guī)定：僅在下列三種情形的答復(fù)期限內(nèi)，專利權(quán)人可以以刪除以外的方式修改權(quán)利要求書：(1)針對無效宣告請求書。(2)針對請求人增加的無效宣告理由或者補(bǔ)充的證據(jù)。(3)針對合議組引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據(jù)。

也就是說，專利權(quán)人如果想較為自由的修改權(quán)利要求，必須在指定期限內(nèi)完成修改(例如收到轉(zhuǎn)送的無效宣告請求書后的一個月內(nèi))，否則相應(yīng)修改將不被接受。前述題目中，如果僅考慮請求①，那么專利權(quán)人的修改已經(jīng)超出了相應(yīng)的期限，其審查基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是授權(quán)文本里的原始權(quán)利要求。

2.2 關(guān)于案件的合并審理

《專利審查指南》第四部分第三章第4.5節(jié)對案件的合并審理作出了規(guī)定。具體地，

“為了提高審查效率和減少當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，復(fù)審和無效審理部可以對案件合并審理。合并審理的情形通常包括：

(1)針對一項(xiàng)專利權(quán)的多個無效宣告案件，盡可能合并口頭審理。

(2)針對不同專利權(quán)的無效宣告案件，部分或者全部當(dāng)事人相同且案件事實(shí)相互關(guān)聯(lián)的，可以依據(jù)當(dāng)事人書面請求或者自行決定合并口頭審理。

合并審理的各無效宣告案件的證據(jù)不得相互組合使用。”

從上述規(guī)定來看，合并審理僅限于口頭審理這樣的程序性工作的合并，并沒有涉及到諸如審查基礎(chǔ)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否也能合并的問題。同時，審查指南明確規(guī)定不同案件的證據(jù)不得相互組合使用，這也反應(yīng)了對于合并審理中的不同無效宣告請求案件，審查指南強(qiáng)調(diào)了彼此之間的獨(dú)立性，對于可能對最終無效審查決定產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響的內(nèi)容的合并做了保留。無論如何，從《專利審查指南》中無法找到合并審理的多個無效宣告請求時，在不滿足修改時機(jī)的前提下，可以將一套針對一個無效宣告請求案件修改的權(quán)利要求作為另一個無效宣告請求案的審查基礎(chǔ)的依據(jù)。

那么現(xiàn)在實(shí)務(wù)中具體怎么處理的呢?我們看幾個案例。

PART 03、案例

案例一-B型案例

第15502號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2007年6月29日提交的第一次無效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2009年8月14日立案的第二次無效宣告請求(請求二)，專利權(quán)人于2009年9月28日針對請求二修改了權(quán)利要求書。復(fù)審委對請求一和請求二合并審理，并于2010年6月3日向第一請求人轉(zhuǎn)發(fā)了專利權(quán)人2009年9月28日提交的權(quán)利要求書，要求第一請求人在指定期限內(nèi)對專利權(quán)人提交的修改后的權(quán)利要求書發(fā)表意見。

第一請求人對專利權(quán)人于2009年9月28日提交的權(quán)利要求書的修改方式和時機(jī)提出異議，認(rèn)為本次無效宣告請求審查應(yīng)以本專利授權(quán)公告的文本作為審查基礎(chǔ)。但合議組認(rèn)為：專利權(quán)人針對第一無效宣告請求的最后一次修改存在超期問題，而專利權(quán)人針對第二無效宣告請求的修改方式和修改時機(jī)均符合審查指南的規(guī)定……。專利復(fù)審委員會已經(jīng)將專利權(quán)人針對第二無效宣告請求所作的修改文本轉(zhuǎn)發(fā)給第一請求人，同時要求第一請求人可以在指定的答復(fù)期限內(nèi)補(bǔ)充理由和證據(jù)。故，本無效宣告請求審查決定以專利權(quán)人于2009年9月28日提交的權(quán)利要求書為審查基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是，請求二只對修改前的權(quán)利要求1發(fā)起無效宣告請求，且在指定期限內(nèi)第二請求人沒有增加新的理由和證據(jù)，專利權(quán)人的修改導(dǎo)致請求二沒了審查基礎(chǔ)而直接結(jié)束審理。該案看起來更像是利用合并審理程序，通過無關(guān)緊要的請求二實(shí)現(xiàn)了超時限修改權(quán)利要求的目的。

案例二-B型案例

第35492號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2017年8月28日提交的第一次無效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2017年12月4日立案的第二次無效宣告請求(請求二)，專利權(quán)人于2018年1月9日針對請求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2018年1月18日針對請求一修改了權(quán)利要求書，其修改方式與專利權(quán)人在請求二中對權(quán)利要求進(jìn)行的修改相同。復(fù)審委對請求一和請求二合并審理，并于2018年1月26日向第一請求人轉(zhuǎn)發(fā)了專利權(quán)人修改的權(quán)利要求書，要求第一請求人在指定期限內(nèi)陳述意見。

第一請求人于2018年2月26日對權(quán)利要求的修改時機(jī)等提出了質(zhì)疑，但合議組認(rèn)為：

雖然專利權(quán)人在無效宣告請求一中對權(quán)利要求的修改時機(jī)超出了答復(fù)期限，但其修改方式與專利權(quán)人在無效宣告請求二中對權(quán)利要求進(jìn)行的修改完全相同，為避免針對同一專利權(quán)作出完全不同的審查決定，基于在合并審理的案件中確定一致的審理基礎(chǔ)的需要，合議組將接受專利權(quán)人在無效宣告請求一中對權(quán)利要求書進(jìn)行的修改，并將針對無效宣告請求一和無效宣告請求二，以專利權(quán)人于2018年01月09日和2018年01月18日提交的權(quán)利要求書作為審查基礎(chǔ)合并作出審查決定。

案例三-B型案例

第562453號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2021年12月27日提交的第一次無效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2022年8月18日立案的第二次無效宣告請求(請求二)。專利權(quán)人于2022年9月30日針對請求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2022年4月29日針對請求一修改了權(quán)利要求書。復(fù)審委對請求一和請求二合并審理，專利權(quán)人先后提交多個修改文本，以專利權(quán)人最后一次(2022年9月30日)提交的符合指南規(guī)定的修改文本為準(zhǔn)。

案例四-B型案例

第57392號無效宣告請求審查決定書涉及到第一請求人于2021年8月30日提交的第一次無效宣告請求(請求一)及第二請求人提交的于2021年11月26日立案的第二次無效宣告請求(請求二)。專利權(quán)人于2022年1月10日針對請求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2021年10月29日針對請求一修改了權(quán)利要求書。復(fù)審委對請求一和請求二合并審理，以專利權(quán)人最后一次(2022年1月10日)提交的修改文本為準(zhǔn)，第一請求人也沒有提出異議。

PART 04、討論-何時才能看到A型案例

從前述幾個B型案例可以看出，目前復(fù)審委對不同無效宣告請求案件進(jìn)行合并審理時，不僅限于口頭審理的合并，還包括審查基礎(chǔ)的合并。筆者認(rèn)為：

第一，審查基礎(chǔ)的合并明顯缺乏法律依據(jù)。如前文所述，《專利審查指南》并未明確規(guī)定合并審理時可以綜合考慮審查基礎(chǔ)，僅僅是為了便利的需求可以合并口頭審理而已。

第二，審查基礎(chǔ)的合并將使得專利權(quán)人不當(dāng)?shù)美?/strong>前面四個案例中，每個案例中在先的請求一都給了專利權(quán)人充分的答辯和修改的時間窗口，專利權(quán)人未作出最終被認(rèn)定為審查基礎(chǔ)的權(quán)利要求修改，意味著其已經(jīng)明確知曉針對請求一的證據(jù)和理由不作出這樣修改的利弊并作出了選擇，專利權(quán)人理應(yīng)承擔(dān)不修改權(quán)利要求可能的后果(即不修改的權(quán)利要求基于請求一的證據(jù)和理由有可能被宣告無效)。如果將基于在后的請求二作出的修改作為在先的請求一的審查基礎(chǔ)，則實(shí)質(zhì)上延長了專利權(quán)人的修改權(quán)利要求的窗口，避免了專利權(quán)人承擔(dān)前述后果，進(jìn)而不當(dāng)?shù)美?/p>

例如案例一中，由于視為結(jié)案的請求二的存在，最終決定僅針對請求一，更加凸顯了客觀上專利權(quán)人實(shí)現(xiàn)了針對請求一的超期修改權(quán)利要求的事實(shí)，不得不提請主管部門重視。