英國和歐洲專利局關于使用權利要求可專利性的不同做法
專利申請中通常使用兩種主要類型的使用權利要求。第一種類型通常采用“使用物質X以達到Y效果”的形式。這些權利要求通常被解釋為等同于方法權利要求，即使用物質X實現(xiàn)效果Y的方法。
第二種類型是本文探討的主題，也稱為有目的限制的產品權利要求。這些權利要求一般采用“物質X，用于實現(xiàn)效果Y”的形式。
此類權利要求通常涉及涵蓋制藥和化學發(fā)明的專利申請。它們可以為新產品提供額外的保護范圍，并為已知產品的新用途提供專利保護。
關于使用權利要求的判例法
歐洲專利局(EPO)在化學領域最著名的判例法之一是與美孚石油公司(“美孚”)的減摩添加劑(G2/88)有關的裁決。該案件涉及申請人通過使用權利要求為已知產品的新用途尋求專利保護，基本上確立了歐洲專利局對此類權利要求的裁決先例。
案件事實如下：美孚已經(jīng)獲得一項歐洲專利，該專利的權利要求涉及某些硼化甘油羥基酯。據(jù)說這些化合物可用作潤滑油中的添加劑。
在美孚獲得授權后的9個月異議期內，雪佛龍對其專利的授權提出了異議。在其反對意見中，雪佛龍認為，美孚的權利要求與一項在先美國專利相比缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性。該在先專利公開了包括所主張保護化合物在內的油類組合物。在該美國專利中，據(jù)稱美孚添加這些化合物是為了起到腐蝕抑制劑的作用。
異議聽證會和上訴理由
在異議聽證會上，雪佛龍成功撤銷了美孚的歐洲專利。美孚對這一決定提起了上訴。在上訴期間，美孚提出了一套新的(輔助)權利要求。這套輔助權利要求不是針對化合物本身，而是包含4項針對“在潤滑劑組合物中用作減少摩擦的添加劑”的化合物的權利要求。
EPO技術上訴委員會化學部就該上訴舉辦了聽證會。關于輔助性的“使用”權利要求集，該上訴技術委員會決定，有一些重要的法律問題需要解決。因此，他們向EPO擴大上訴委員會(該機構的最高上訴委員會)提出了3個問題。在這些問題中，對本文探討的內容至關重要的問題是：
就《歐洲專利公約》第54條而言，考慮到先前的出版物披露了將該化合物用于不同的非醫(yī)療用途，因此權利要求中唯一的新穎特征是該化合物的用途，那么將該化合物用于特定非醫(yī)療用途的權利要求是否具有新穎性?
也就是說，就本案的具體情況而言，關于在潤滑劑組合物中使用某些化合物作為減摩添加劑的權利要求，與先前將這些化合物用作潤滑劑組合物中的腐蝕抑制劑的權利要求相比，是否具有新穎性?
上訴裁決
擴大的上訴委員會對這個問題的回答是肯定的，即這樣的權利要求是新穎的。他們指出，新的用途與實現(xiàn)新的技術效果有關。事實上，這種技術效果以前從未向公眾公開過，這意味著所主張保護的發(fā)明是具有新穎性的。因此，在該案中，盡管之前將化合物用作腐蝕抑制劑本來也可以減少摩擦，但這一事實并不妨礙后來對減少摩擦的使用申請專利，只要沒有識別到摩擦的減少。因此，這是EPO在已知化合物的新(非醫(yī)療)用途方面采用的長期做法。
英國知識產權局（UKIPO）和EPO關于使用權利要求的不同做法
然而，這個問題是UKIPO在新穎性審查方面不遵循EPO做法的少數(shù)領域之一。與之相反，UKIPO的觀點是：“例如，一項使用已知物質作為添加劑來執(zhí)行特定功能的權利要求，如果這種功能是該物質在現(xiàn)有技術使用中所固有的(盡管未被識別出)，則該權利要求并不具有新穎性。”該機構關于審查與化學發(fā)明有關的專利申請的指南中規(guī)定了這一做法。
這意味著，如果美孚在尋求英國專利申請，UKIPO將會認定，針對使用化合物作為減摩添加劑的權利要求(即EPO已授予的權利要求)與早期用作腐蝕抑制劑的權利要求相比缺乏新穎性。
意見和建議
在實踐中，任何尋求提交使用權利要求的專利申請人，如果存在固有的(但未被識別的)早期使用的風險，則應考慮通過向EPO申請歐洲專利來尋求覆蓋英國的專利保護。然而，即使采用這種方法，仍然存在一些懸而未決的問題。例如，英國法院是否會宣布EPO授予的此類使用權利要求無效?此外，怎樣才構成對這種權利要求的侵權，即在由現(xiàn)有技術的使用本身就能達到效果的情況下?美孚的競爭對手是否可以繼續(xù)銷售這些作為腐蝕抑制劑使用的化合物，只要不說明這些化合物可以減少摩擦?關于這一主題，還需要進一步判例法來明確。
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