近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL聯(lián)合主辦的GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會上，北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華結(jié)合此前的案例，對專利無效策略運用和專利無效技術(shù)操作進(jìn)行講解，對醫(yī)療器械專利無效攻守之道做了主題分享。
北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司
法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華
以下為演講實錄：
今天分享的主題是專利無效攻守之道，在專利無效方面，醫(yī)療器械和其他任何領(lǐng)域一樣，具有很多共性，所以今天我從實戰(zhàn)案例的角度和大家分享我們是怎么進(jìn)行專利無效的處理。今天我主要分享兩方面的內(nèi)容，一方面結(jié)合案例分享專利無效的策略運用，另一方面通過案例分享專利無效的技術(shù)操作的相關(guān)問題。
PART 1、專利無效策略運用
分享的第一個案件是某企業(yè)與北京億馬先鋒汽車科技有限公司專利無效案，該案是一個有關(guān)鋰離子電池的案件，入選了2023年度專利復(fù)審無效十大案件。我們通過專利公開不充分的方式把涉案專利宣告全部無效。在電池單元相互連接的動力電池領(lǐng)域，一個電池單元發(fā)生爆炸后，不希望其爆炸的熱量傳遞到其他的電池單元，從而引起其他電池相關(guān)的問題。最終通過熱量相對傳播的方式在案件當(dāng)中解決，寫了一個公式，這個案子有幾個較為典型的意義。
第一，對于預(yù)測性較低的技術(shù)方案，如果技術(shù)方案中包含參數(shù)的計算公式是在諸多特定條件或者理想條件下推導(dǎo)得出，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法合理推知其能否取得預(yù)期的技術(shù)效果，則說明書需要記載相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)加以證明，否則說明書無法滿足充分公開的要求。第二，如果說明書的描述不完整，僅給出某種設(shè)想或任務(wù)，并未給出實現(xiàn)該設(shè)想或任務(wù)的具體技術(shù)手段，而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的描述或依賴現(xiàn)有技術(shù)手段又不能實現(xiàn)該設(shè)想或任務(wù)，進(jìn)而無法實現(xiàn)本專利的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，達(dá)到預(yù)期的技術(shù)效果，則說明書沒有滿足充分公開的要求。
近年來，通過公開不充分、不支持的方式進(jìn)行無效案件的數(shù)量有所提升。此前理論界或?qū)崉?wù)界認(rèn)為，專利無效案件大多通過新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行無效專利，今天這個結(jié)論依然成立。但是現(xiàn)在會越來越關(guān)注案件的說明書公開是否充分、權(quán)利要求書能否得到說明書的支持等等角度。另外，審查員的審查也趨于嚴(yán)格。實際上權(quán)利要求書能否得到說明書的支持，是一個能夠很好地衡量專利創(chuàng)新和自由實施之間界限的維度。所以現(xiàn)在很多國外專利進(jìn)入中國時，尤其關(guān)注專利公開不充分、支持修改超范圍等相關(guān)的問題。
在奧克斯與格力的實用新型專利無效案件中，奧克斯在寧波中院起訴格力侵犯其專利權(quán)，索賠1000萬元。格力公司提出了幾個反制措施，第一是發(fā)起基本的反制措施——專利無效;第二，針對該專利提起專利權(quán)屬訴訟，格力認(rèn)為該專利是格力公司的前員工離職后到達(dá)奧克斯發(fā)明創(chuàng)造的，所以職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)屬于格力公司。但在寧波中院同一天下達(dá)的兩個判決中，其中之一駁回了格力公司關(guān)于專利權(quán)屬的訴訟請求，同時判決格力公司侵權(quán)成立，按照奧克斯索賠1000萬頂額判賠。處于弱勢的格力發(fā)起了進(jìn)一步的反制措施，包括對專利無效提起行政訴訟、對專利權(quán)屬、侵權(quán)訴訟進(jìn)行上訴，同時又發(fā)起了新的專利無效。
事實上，專利無效在民事案件中的占比很高，專利無效是解決專利民事糾紛的一個非常重要的手段?；氐桨咐?，在眾多反制措施存在的情況下，理清哪一條路可以幫助客戶快速解決糾紛是非常重要的，這是一個方向性的問題。
專利行政訴訟的審查周期很長，北京知識產(chǎn)權(quán)法院專利行政訴訟一審的審結(jié)周期是一年左右，但其實它的審結(jié)周期是1—2年一個案件。所以格力公司想要通過專利行政訴訟翻盤，在時間上劃不來。因為侵權(quán)糾紛二審大概率在一年內(nèi)結(jié)案，而行政訴訟的一審、二審兩個程序下來大概需要2—3年的時間，在這種情況下行政訴訟即使贏了，可能侵權(quán)訴訟已經(jīng)結(jié)案了，在時間效益上劃不來。撤案率方面，2023年以及前些年北京知識產(chǎn)權(quán)法院撤銷無效決定的概率都非常低。從概率學(xué)以及從案件的實際角度、時間角度來看，這個策略也是行不通的，不能快速解決它的糾紛。專利權(quán)屬方面，專利權(quán)屬可能會導(dǎo)致專利申請在國家知識產(chǎn)權(quán)所有程序的終止，無法做出新的無效，它的程序是相互矛盾的。另外專利行政訴訟，因為在前的無效是在部分無效的基礎(chǔ)上做出的，沒有進(jìn)行修改的部分無效，不成文的規(guī)定是如果行政訴訟沒有生效，代表著在后無效無法確定審查的版本，所以行政訴訟也會導(dǎo)致無效在后不成文的終止，它的程序是相互矛盾的。
我們拿到案子后給出的建議是全心全意地打新一輪的無效，因為無效的周期是5—6個月，如果找到非常好的證據(jù)，就可以最大程度、最快速度地解決糾紛。最后格力聽取了我們的建議，撤回了行政訴訟、權(quán)屬訴訟，保留侵權(quán)訴訟二審，集中全力打第三次無效，在第三次無效案件中我們在國外找到了新穎性證據(jù)。所以如我們所預(yù)期，最后宣告專利權(quán)全部無效，用4個月的時間解決了格力的該案糾紛。這個案子非常完美地呈現(xiàn)了在專利糾紛過程中程序的復(fù)雜性以及程序之間的相互交織影響，我們在為企業(yè)制定應(yīng)訴策略的時候要充分考慮相關(guān)的因素，才能找到合適的出路。
接下來分享的是一個我們此前代理的無效臺達(dá)的案件，該案有在先無效決定56908號對涉案專利維持有效的基礎(chǔ)，后來臺達(dá)又針對我們的客戶發(fā)起訴訟，索賠4800萬。我們在該案中再次發(fā)起第二次專利無效，在第二次無效中但凡有在前無效，我們都要分析在前的無效宣告到底因為什么維持。在該案中我們發(fā)現(xiàn)，傳感器的設(shè)置位置在殼體外表面，在前的無效決定中認(rèn)為傳感器位于殼體的外表面，是用于感知殼體內(nèi)部的溫度，而這一點從在前的專利文本中很難檢索出來。這種情況之下，我們最為重要的工作策略是要找到傳感器位于殼體的外表面，是用于感知殼體內(nèi)部溫度的證據(jù)。后來我們在一個光刻機(jī)里面找到了相關(guān)證據(jù)，第二輪宣告全部無效，這個策略的制定是非常重要的。
我們再來分享一個在2017年獲得全國專利復(fù)審十大無效的案件，深圳的一家公司針對摩拜在北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京市知識產(chǎn)權(quán)局分別發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟和專利侵權(quán)投訴。現(xiàn)在分享的是專利侵權(quán)投訴的案件，當(dāng)時摩拜正處于關(guān)鍵的階段，摩拜的訴求是想要快速解決糾紛，且不能影響投資人對于摩拜公司的投資信心。
這個專利主要保護(hù)的是臨時用戶進(jìn)入到小區(qū)之后，和小區(qū)的門禁控制系統(tǒng)以及業(yè)主之間三方互動開門的技術(shù)。摩拜的開鎖技術(shù)是兩方，但在專利權(quán)要求文字部分并沒有清晰明確地表示其是三方還是兩方，所以在全要素的解釋上專利權(quán)人還存在一線生機(jī)。如果做擴(kuò)大性解釋，摩拜是可能侵權(quán)的，所以我們當(dāng)時制定的策略，第一在專利侵權(quán)階段進(jìn)行權(quán)利要求的解釋，讓它認(rèn)定權(quán)利要求真正的解釋范圍跟專利是不同的。但我們認(rèn)為如果只是這樣一個策略，會讓權(quán)利人有較大的發(fā)揮空間，所以我們又發(fā)起了專利無效。當(dāng)權(quán)利要求存在多種可能解釋的時候，我們在準(zhǔn)備證據(jù)的時候也一定會考慮各種不同解釋、證據(jù)的組合。因為我們找到了兩方互動的新穎性證據(jù)，直接把權(quán)利要求明確為說明書所認(rèn)為三方互動的形式。所以在無效口審后，專利權(quán)人未等無效結(jié)論做出就主動撤銷了對摩拜的指控，用了不到4個月的時間解決了糾紛。2017年12月26日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告請求審查決定，宣告專利權(quán)全部無效。侵權(quán)投訴案和專利無效案也分別獲得了當(dāng)年的專利復(fù)審無效十大案件和北京市專利行政保護(hù)十大典型案例。
在我們代理的ATL涉訴1.05億鋰電池專利宣告無效案和ATL涉訴5000萬元專利宣告無效案中，1.05億的案子是通過專利創(chuàng)造性的證據(jù)宣告無效的，而5000萬的案子是通過權(quán)利要求得不到說明書的支持的一些方式來無效。在兩個案子中，技術(shù)操作的層面非常多，在一些權(quán)利要求存在多種可能的基礎(chǔ)之上，盡可能把各種可能的方式考慮到位。5000萬的案子充分告訴我們在做無效的過程中不能放棄任何一個細(xì)節(jié)點，我們可能要把無效的所有理由從頭到尾捋一遍，看看這個案子當(dāng)中適用哪一種情形。
PART 2、專利無效技術(shù)操作
專利無效技術(shù)操作，重要的內(nèi)容包括專利保護(hù)范圍的確定、證據(jù)公開時間和公開內(nèi)容的認(rèn)定以及專利創(chuàng)造性的判斷。
“濕態(tài)覆膜砂”專利無效及行政訴訟案件中，既有侵權(quán)訴訟，也有專利無效和行政訴訟。該案件的主題是保護(hù)濕態(tài)覆膜砂，其專利無效的過程很曲折，但是曲折之處在于什么?主題名稱到底對保護(hù)范圍產(chǎn)生什么樣的影響?我們應(yīng)該怎么樣在訴訟當(dāng)中實際操作?在“濕態(tài)覆膜砂”案的無效階段找到的證據(jù)是干態(tài)覆膜砂，但是也加了有機(jī)油脂，在我們?nèi)∽C當(dāng)中濕態(tài)覆膜砂和干態(tài)覆膜砂具有不同的特性，內(nèi)涵和外延、產(chǎn)品的特性不一樣，所以無效合議組接納了我們的意見，認(rèn)為這兩個是完全不一樣的產(chǎn)品，維持有效。但在行政訴訟一審的時候就推翻了，認(rèn)為在干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂的制備的過程中都會加有機(jī)油脂，兩者是一樣的產(chǎn)品。在二審過程中我們致力于向法官解釋清楚一個問題，第一是干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂在特性上到底有何不同，用證據(jù)證明常溫條件下哪些形態(tài)不一樣。第二是為什么會出現(xiàn)干態(tài)覆膜砂在制備過程中雖然加了有機(jī)油脂，但是在成品依然呈現(xiàn)出跟濕態(tài)覆膜砂不一樣的特性，我們找了非常關(guān)鍵的一個證據(jù)證明他們兩者工藝條件的不同導(dǎo)致了在制備過程中原料一樣成品形態(tài)不一樣。
這個案子充分體現(xiàn)了在專利保護(hù)范圍確定過程中，一定要把主題名稱作為一個重要的考量因素，有時主題名稱范圍被其技術(shù)特征涵蓋，有時主題名稱本身隱含了一些技術(shù)特征，這需要我們挖掘并且通過證據(jù)證明。
以上就是我的分享內(nèi)容，謝謝!
(原標(biāo)題：周美華：醫(yī)療器械專利無效攻守之道)
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