在國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的“2023年度專利復審無效十大案件”中，一則涉及優(yōu)先權核實的案例引起了廣泛關注。本文將從這一案例出發(fā)，結合其他相關案例，對優(yōu)先權核實中相同主題核實的典型情況進行分析，從而試探相同主題的判斷標準。
專利優(yōu)先權制度源自先申請原則，其成立與否，直接影響用于評價一項專利的新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術的時間節(jié)點，因此，不管是在專利申請階段還是在專利無效階段，優(yōu)先權的核實都是審查的重要一環(huán)。
一、從相關法律規(guī)定分析相同主題核實的判斷標準
關于相同主題核實的判斷標準，根據(jù)相關法律規(guī)定，主要包括如下兩種：
（一）相同主題核實標準之“四要素”相同
專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。[1]
基于上述“相同主題”的定義，對相同主題進行核實時，應執(zhí)行技術領域、技術問題、技術方案和技術效果這“四要素”相同的判斷標準。
（二）相同主題核實的判斷標準之“清楚地記載”
專利審查指南在第二部分第八章第4.6.2節(jié)優(yōu)先權核實的一般原則中規(guī)定，對“作為要求優(yōu)先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權的在后申請相同的主題”進行核實，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權利要求書，不包括摘要)中。
為此，審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權利要求書中沒有包含該技術方案為理由，而拒絕給予優(yōu)先權。
所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可。但是，如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎。
可見，進行“相同主題”的核實，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權利要求書，不包括摘要)中，對于“清楚地記載”遵循的是“直接和毫無疑義地得出”的標準。
二、結合案例分析相同主題核實的典型情形
在判斷是否屬于“相同主題”，能否享有優(yōu)先權時，比較的對象是主張享有優(yōu)先權的權利要求和所依據(jù)的在先專利申請所公開的整體技術內(nèi)容，既包括在先專利申請的權利要求，也包括在先專利申請的說明書以及附圖。在比較方式上，并不要求在先申請與在后申請的文字表述完全一致，而是要考察在后申請的權利要求所限定的技術方案是否能從在先專利申請公開的整體技術內(nèi)容中直接、毫無疑義地得出。在后申請的權利要求沒有增加在先專利申請所無法涵蓋的技術內(nèi)容的，則可以享有優(yōu)先權。[2]
如果在后申請的權利要求增加了在先申請未涵蓋的技術內(nèi)容，或超出在先申請文件記載的范圍，該在先申請亦不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎。
下文結合案例，對相同主題核實中存有爭議的幾種典型情形進行分析：
（一）有文字記載、但無法實現(xiàn)的技術方案，是籠統(tǒng)或者含糊的描述，不屬于相同主題。
在“用于高速下行鏈路分組接入的附加調(diào)制信息信令”發(fā)明專利權無效宣告請求案[3]中，各方對于優(yōu)先權文件中存在對應文字記載時，是否當然的屬于相同主題，產(chǎn)生了爭議，現(xiàn)將各方觀點整理如下：
需要說明的是，本案的專利權人為諾基亞技術有限公司，無效宣告請求人為OPPO廣東移動通信有限公司，自2021年起，專利權人在多個國家和地區(qū)對無效宣告請求人發(fā)起專利侵權訴訟并申請禁令，無效宣告請求人亦提出對專利有效性的挑戰(zhàn)，該案件即其中之一。經(jīng)審理，國家知識產(chǎn)權局作出第56283號無效宣告請求審查決定，宣告專利權全部無效。
【典型意義】：在《專利審查指南》對優(yōu)先權核實的相關規(guī)定基礎上，進一步詮釋了“在先申請是否實質上清楚記載了在后申請相同主題”的判斷標準。本案決定指出，雖然在先申請文件中存在與在后申請權利要求的技術方案對應的文字記載，但如果本領域技術人員依據(jù)在先申請公開的內(nèi)容無法實現(xiàn)該技術方案，則在先申請對于上述技術方案的記載屬于籠統(tǒng)或者含糊的描述，實質上不滿足《專利審查指南》有關“清楚記載”的要求。
（二）不同于新穎性判斷標準，即便在后申請新增的是沒有實質限定作用的特征，也不屬于相同主題。
在武田藥品工業(yè)株式會社與國家知識產(chǎn)權局其他行政糾紛案中，對于沒有實質限定作用的給藥特征是否影響相同主題的核實，兩審法院給出了不同的觀點。
北京知識產(chǎn)權法院一審認為，權利要求1為制藥用途權利要求，“日劑量為5毫克至250毫克”是對給藥劑量的陳述，是醫(yī)生根據(jù)病人情況在臨床給藥過程中給予的具體治療策略和處置方式，屬于用藥過程的給藥特征，對制藥過程不具有限定作用。對于沒有實質限定作用的特征，其不會對于發(fā)明創(chuàng)造所涉及的技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果產(chǎn)生影響，進而不會導致所要比較的發(fā)明創(chuàng)造的主題產(chǎn)生進一步的區(qū)別。因此，沒有實質限定作用的技術特征對于優(yōu)先權核實中發(fā)明創(chuàng)造是否屬于相同主題的審查結論沒有實質性影響[4]。
最高人民法院二審則認為，在判斷新穎性、創(chuàng)造性時，對權利要求中限定的某些內(nèi)容視為不具有實質限定作用而不予考慮，但這一審查標準不應適用于優(yōu)先權核實中，理由在于[5]：（1）從審查實質限定作用的原因來看。之所以在新穎性、創(chuàng)造性審查中對權利要求限定的某些內(nèi)容不予考慮，是基于這些內(nèi)容與要求保護的發(fā)明創(chuàng)造之間的關系，或者根據(jù)法律的特別規(guī)定，權利要求不應當因限定了這些內(nèi)容而獲得授權。換言之，審查這些內(nèi)容的實質限定作用是可專利層面上的考量。而優(yōu)先權核實僅僅是為了確認能否以在先申請的申請日作為優(yōu)先權日，從而在法律規(guī)定的情形下將該日期視為專利申請日，并不涉及可專利性的審查，故不能將可專利層面上的考量因素用于優(yōu)先權核實中。（2）從優(yōu)先權核實與新穎性、創(chuàng)造性判斷的關系來看。在要求優(yōu)先權的情況下，優(yōu)先權日是確定現(xiàn)有技術的基準，故優(yōu)先權核實應當是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應基于優(yōu)先權核實自身的標準進行。（3）從是否符合優(yōu)先權制度的目的來看。前已述及，判斷優(yōu)先權是否成立，應判斷在后申請的權利要求限定的內(nèi)容是否能從在先申請文件中直接、毫無疑義地得出。如果將審查是否有實質限定作用的標準用于優(yōu)先權核實中，將會導致只要專利申請人在權利要求中增加對新穎性、創(chuàng)造性判斷不具有影響的內(nèi)容，即可享受優(yōu)先權的利益，這與優(yōu)先權制度設置的目的不符，也會使專利申請人獲得不正當?shù)睦妗?strong>（4）從《專利審查指南》的規(guī)定來看。從《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)以及第二部分第三章第4.1.2節(jié)中關于“相同主題”的規(guī)定可知，其審查標準不同于《專利審查指南》規(guī)定的新穎性審查的標準，即判斷技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果是否實質上相同。
基于上述分析，在優(yōu)先權核實中對是否屬于相同主題進行判斷時，需考慮權利要求所限定的技術方案的全部內(nèi)容，包括沒有實質限定作用的特征，以“直接、毫無疑義地得出”作為標準。
需要說明的是，在該案的判決作出之前甚至作出之后，部分觀點認為優(yōu)先權核實時可以采用“新穎性”判斷標準。本案對此進行了回應，明確指出，“優(yōu)先權核實應當是審查新穎性、創(chuàng)造性的前提步驟，在這一步驟中也不應引入新穎性、創(chuàng)造性的判斷方法，而應基于優(yōu)先權核實自身的標準進行”。
（三）文字表述不同，但不會增加有別于在先申請的技術特征，屬于相同主題。
在浙江波速爾運動器械有限公司、杭州騎客智能科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案[6](以下簡稱“電動平衡車案”)中，針對在先申請公開的“縱向雙輪車體”、在后申請限定為“一種改良電動平衡車”，是否屬于相同主題的問題，最高人民法院再審認為：
在先申請中公開了“能與電力驅動系統(tǒng)很好配合”的縱向雙輪車體，且公開了其為騎行工具，本領域技術人員可以理解在先申請的方案為電動平衡車。涉案專利權利要求1的主題名稱為“一種改良電動平衡車”，并沒有擴大在先申請的內(nèi)容。
同時，在涉案專利的行政訴訟中[7]，最高人民法院還認為：“即使將在先申請中的名稱“縱向雙輪車體”修改為權利要求1的“改良電動平衡車”，也不會給本專利帶來有別于在先申請的技術特征，并進而使本專利喪失在先申請的優(yōu)先權。”
可見，進行相同主題的核實時，并不要求在先申請與在后申請的文字表述完全一致，而應核實在后申請的權利要求是否增加了有別于在先申請的技術特征。
需要說明的是，此處“有別于”并非按照新穎性標準進行評判，故與上述第(二)點中沒有實質限定作用的特征也會導致在后申請不屬于相同主題的觀點并不矛盾。《專利審查指南》明確了給藥特征可以構成區(qū)別特征，只是規(guī)定其不能使醫(yī)藥用途發(fā)明具備新穎性，故上述第(二)點中沒有實質限定作用的特征，依然可以會使得在后申請“有別于”在先申請。
（四）對相同主題進行核實時，應謹慎區(qū)分上位概括與文字表述不同。
在上述“電動平衡車案”中，對于在后申請限定的“多個傳感器”能否從在先申請中記載的“傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器”中直接毫無疑義地得出，最高人民法院認為：
在先專利申請文本中記載了傳感器包括加速度傳感器、陀螺儀和紅外光電傳感器，涉案專利權利要求1中限定為“多個傳感器”，雖然在先專利申請中沒有同樣的文字表述，但本領域技術人員可以從在先專利申請公開的內(nèi)容中得知其存在多個傳感器，也能得知控制器的功能，進而得到涉案專利權利要求1的技術方案。綜上，涉案專利所要解決的技術問題和預期的技術效果與在先專利申請相同，本領域技術人員基于在先專利申請公開的內(nèi)容，能夠直接、毫無疑義地得到權利要求1所限定的技術方案，權利要求1中并未增加新的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容。
對此，筆者認為，這種情況理解為一種“上位概括”更為合適。如果在后申請是在在先申請所對應的下位概念技術方案基礎上進行的上位概括，則通常認為二者不屬于相同主題的發(fā)明或者實用新型[8]。
在深圳某公司、國家知識產(chǎn)權局等行政二審糾紛案[9]中，最高人民法院對在后申請所限定的“脫毛儀”是否記載于在先申請的“激光脫毛儀”中，給出了如下評述：
根據(jù)普遍接受的審查實踐，相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。根據(jù)本案查明事實，本專利的在先申請只記載了主題為激光脫毛儀的技術方案，未記載主題為脫毛儀的技術方案，而本專利權利要求1-9均請求保護一種脫毛儀，二者主題不相同，故本專利權利要求1-9不能享有優(yōu)先權。
最高人民法院進一步指出：首先，本專利權利要求1-9均請求保護一種脫毛儀，而本專利在先申請公開的技術方案是激光脫毛儀。將脫毛儀光源限定為激光，實際是通過“激光”這一具體技術特征進一步限定脫毛儀的保護范圍，二者不符合上述“所解決技術問題、技術方案和預期效果相同”的判斷標準，進而不符合專利法第二十九條第二款規(guī)定的“相同主題”。其次，“激光脫毛儀”與“脫毛儀”分別對應的權利要求的保護范圍明顯不同。如果賦予本專利權利要求1-9優(yōu)先權，那么優(yōu)先權制度帶來的時間利益將會不合理地延展到使用非激光光源或其他脫毛方式的技術方案，進而悖離專利法有關優(yōu)先權的立法宗旨。
有鑒于此，對于相同主題的核實，應謹慎區(qū)分“上位概括”與“文字表述不同”，避免優(yōu)先權制度帶來的時間利益不合理地延展到在先申請未公開的技術方案，進而悖離優(yōu)先權的立法本意。
（五）優(yōu)先權日后產(chǎn)生技術內(nèi)容變化的術語不能用于解釋在后申請的技術方案，不屬于相同主題。
在某專利控股公司、中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局等行政二審糾紛案[10]中，優(yōu)先權文件1、3、5記載的“CQI請求字段”能否相當于本專利權利要求1中的“CSI請求字段”，進而構成相同主題，成為案件爭議焦點。
對此，最高人民法院認為：首先，根據(jù)本專利說明書的記載，“CSI請求字段”和“CQI請求字段”并非等同的概念。根據(jù)本專利說明書第[0008]段的記載，CSI報告可以包括HARQACK/NACK報告和CQI/PMI/RI報告?？梢?，CSI報告和CQI報告是包含與被包含的關系，并非等同的關系。其次，從本領域技術人員的通常理解來看，“CSI請求字段”和“CQI請求字段”代表不同的含義。對于本領域技術人員來說，CSI和CQI的含義及包含與被包含關系明確且固定，始終未發(fā)生過改變。最后，關于某專利控股公司所主張的隨著通信技術的演進，“CSI請求字段”開始更多地被本領域技術人員使用的問題。本院認為，對于專利文件中技術術語的理解應當站位本領域技術人員結合優(yōu)先權日的現(xiàn)有技術來理解，對于優(yōu)先權日后產(chǎn)生技術內(nèi)容變化的術語不能用于解釋在后申請的專利文件內(nèi)容。對于因技術演進，在優(yōu)先權日之后產(chǎn)生的新技術內(nèi)容不應納入享有優(yōu)先權的在后申請的保護范圍。
可見，對于專利文件中技術術語的理解應當站位本領域技術人員結合優(yōu)先權日的現(xiàn)有技術來理解，隨著技術的演進，在優(yōu)先權日后產(chǎn)生技術內(nèi)容變化的術語不能用于解釋在后申請的專利文件內(nèi)容，在優(yōu)先權日之后產(chǎn)生的新技術內(nèi)容不應納入享有優(yōu)先權的在后申請的保護范圍，換言之，這一新技術不屬于“清楚地記載”于在先申請的內(nèi)容。
（六）從附圖中直接、毫無疑義地得出的技術方案，屬于相同主題。
在上述“電動平衡車案”中， 針對在先申請沒有文字記載的情況下，在后申請的權利要求中限定的“內(nèi)蓋、轉動機構、車輪和電力驅動系統(tǒng)的位置關系”是否能夠直接、毫無疑義地得出，最高人民法院再審認為：
根據(jù)在先專利申請的附圖1.其兩個車輪固定于內(nèi)蓋的兩側，且其必然是可轉動的固定。根據(jù)在先專利申請的附圖2.由于左右內(nèi)蓋上要安裝踏板，因此電源設置在左底蓋和左內(nèi)蓋之間，控制器和傳感器設置在右底蓋和右內(nèi)蓋之間。從在先專利申請附圖2公開的內(nèi)容，可以確定電池、控制器和傳感器的安裝位置應固定在底蓋上或者固定在內(nèi)蓋上，且這些固定方式均為本領域技術人員從附圖2公開的內(nèi)容中可以明確得出的。在先專利申請中，輪轂電機所指位置與其在涉案專利說明書附圖中的位置也完全相同，因此，從在先專利申請公開的內(nèi)容中，本領域技術人員能夠直接、毫無疑義的得出涉案專利權利要求1中限定的內(nèi)蓋、轉動機構、車輪和電力驅動系統(tǒng)的位置關系。
可見，即便沒有文字記載，但從在先申請的說明書附圖中直接且毫無疑義地確定的內(nèi)容，顯然屬于其公開內(nèi)容，可以據(jù)此要求優(yōu)先權。
（七）數(shù)值范圍與在先申請記載的不完全相同或者部分重疊，不屬于相同主題。
在趙鑿元、國家知識產(chǎn)權局專利行政管理(專利)糾紛再審案[11]中，在后申請的權利要求3限定的數(shù)值范圍為“170g/L～280g/L”，在先申請中的數(shù)值范圍為“180g/L～280g/L”，對于兩者是否屬于相同主題，最高人民法院認為，在后申請的上述技術特征未記載在在先申請中，在后申請的技術方案與在先申請中記載的技術方案存在實質性差異，不屬于“就相同主題提出專利申請”的情形，不能享有優(yōu)先權。
可見，如果在后申請權利要求中包含數(shù)值范圍特征，該數(shù)值范圍與在先申請記載的數(shù)值范圍不完全相同或者部分重疊，則在后申請與在先申請記載的技術方案存在實質性差異，不屬于相同主題。
三
結語
實踐中，相同主題的核實一直都是優(yōu)先權核實的重點和難點，本文從法律規(guī)定出發(fā)，結合具體案例，對相同主題核實的典型情形進行分析，以期能夠形成一些可供參照的規(guī)則。經(jīng)過對案例的研習可知，進行相同主題的核實時，不僅要重點分析在先申請是否“清楚地記載”了相關技術方案，還需同時考慮“四要素”是否相同，謹遵優(yōu)先權核實自身的標準，而不應引入新穎性的判斷方法。
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