現有技術是用于確定發(fā)明創(chuàng)造的專利性時涉及到的一個重要概念。在答復發(fā)明創(chuàng)造的新穎性或創(chuàng)造性問題之前，核查現有技術是重要的步驟。在中國審查實踐中，現有技術認定錯誤的情況極少發(fā)生。但在美國專利實踐中，需要我們更加謹慎的核查對比文件是否構成現有技術。
美國專利法35 U.S.C.第102條(a)款對現有技術做出了規(guī)定：
(a)發(fā)明人應享有專利權，除非—
(1)主張權利的發(fā)明在其有效申請日之前已經獲得專利，在出版物中已有描述，或者公開使用、銷售或者以其他方式為公眾所知;或
(2)主張權利之發(fā)明在根據第151條所授予的專利中，或者在根據第122(b)條而公開或者被視為公開的專利申請中已有描述，而在此情況下，該專利或專利申請之署名為其他發(fā)明人，且在該主張權利之發(fā)明的有效申請日之前已經有效提出申請。
此外，在35 U.S.C.第102條(b)款給出了現有技術的例外。
35 U.S.C.第102條(a)款中，第(1)項與中國的現有技術認定標準相似，即在其申請日之前，如果其所要求保護的發(fā)明已經獲得專利、已在公開的出版物上有所描述、已公開使用或銷售，或通過其他方式為公眾所知，則該申請不能被授予專利權。而根據第(2)項，在申請日之前，已有記載其所要求保護的發(fā)明的已公布專利或已公開或視為已公開的由他人向美國專利商標局有效遞交的專利申請，也被視為現有技術，與中國專利法不同。在中國我們將該類對比文件作為抵觸申請，僅用于評價新穎性，不能夠評價創(chuàng)造性，而在美國專利審查中沒有抵觸申請的概念。
基于上述規(guī)定，當收到審查意見后，從以下的幾個角度進行核查，有助于我們查驗出對比文件不能夠作為現有技術的情況。
針對申請日的核查
具體地，核查對比文件的申請日是否在本申請的優(yōu)先權日之前。在審查意見中提供的對比文件的申請日在本申請的美國申請日之前的情況下，存在對比文件的申請日在本申請的優(yōu)先權日之后的情況。
筆者曾經遇到一份審查意見，一份中國專利申請通過PCT途徑進入美國，美國審查意見中提供的對比文件的申請日在本申請的國際申請日之前，但該對比文件的申請日不早于該中國專利申請的申請日。且在審查意見中，審查員勾選了本發(fā)明能夠享受優(yōu)先權。
在這種情況下，只要我們確保優(yōu)先權實質上能夠成立，就可以通過提交該中國專利申請的英譯文，以及一份譯文準確性驗證聲明的方式進行答復，無需對新創(chuàng)性進行實質性的答復。
針對現有技術文件的申請日在本申請的優(yōu)先權日之前，但現有技術文件為非美國專利申請文件的情況的核查
在現有技術文件的申請日在本申請的優(yōu)先權日之前，但現有技術文件為非美國專利申請文件的情況下，我們需要仔細核對對比文件是否能夠被認定為美國專利申請。例如，該對比文件是否具備美國同族文件，或者該對比文件是否提出過PCT國際申請。在對比文件提出過PCT國際申請的情況下，無論是否真實進入了美國國家階段，或無論是否在提出PCT國際申請時指定了美國，都可能被認定為美國專利申請。
筆者曾經遇到，審查員以一份申請在前公開在后的沒有同族專利申請、且未提出過PCT國際申請的中國專利文件作為現有技術文件，評述申請的新創(chuàng)性。
在這種情況下，我們可以通過在答復中對對比文件提出質疑，或聯系美國律師與審查員電話溝通的方式克服該問題，無需對新創(chuàng)性進行實質性的答復。
針對符合35 U.S.C.第102條（a）款規(guī)定的現有技術的例外情況的核查
在確定對比文件符合35 U.S.C.第102條(a)款的情況下，可以進一步對35 U.S.C.第102條(b)款提到的例外情況進行核查。
根據美國寬限期制度，在一年的寬限期內，發(fā)明人的公開或源自發(fā)明人的公開都不能作為發(fā)明人的美國專利申請的現有技術。
我們可以在發(fā)現本發(fā)明的申請日在對比文件的申請日后一年內的情況下，通過比對發(fā)明人、申請人，或與發(fā)明人、申請人溝通的方式，確定是否存在對比文件是發(fā)明人公開或源自發(fā)明人的公開的情況。
若對比文件符合上述35 U.S.C.第102條（a）款（2）項所規(guī)定的情況，則無需考慮寬限期的限制。如果是從發(fā)明人直接或間接獲得，或已由發(fā)明人向公眾公開，或由從發(fā)明人直接或間接獲得所公開的主題的其他人向公眾公開，或在所要求保護的發(fā)明的申請日前，由同一人擁有或必須轉讓給同一人，則不能認定為現有技術。
我們可以在確定對比文件符合上述35 U.S.C.第102條(a)款(2)項所規(guī)定的情況下，先對比本申請與對比文件的申請人或發(fā)明人是否相同;若不相同，則可以與發(fā)明人、申請人溝通，判斷是否存在對比文件是與本申請是同一團隊或簽訂合作研發(fā)協(xié)議的多個團隊做出的發(fā)明創(chuàng)造，或對比文件是源自發(fā)明人的公開的可能性，并在確定存在可能性的情況下尋找和提供對應的證據。
正如上文中所提到的，在答復美國審查意見時需要我們更加謹慎的核查審查員提供的對比文件是否構成現有技術。本文中筆者提供了一種核查美國審查意見中提供的對比文件的思路，按照發(fā)現和解決問題從易到難的順序進行核查，希望能夠有助于大家發(fā)現對比文件不能構成現有技術的情況，提高答復新創(chuàng)性問題的效率。
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