企業(yè)在上市過程中遭遇專利侵權訴訟的現(xiàn)象屢見不鮮，許多企業(yè)因此不得不暫緩甚至終止上市進程，在面向科技創(chuàng)新型企業(yè)的科創(chuàng)板中，這一現(xiàn)象尤為普遍。由于專利侵權訴訟會對企業(yè)的上市計劃造成極大的負面影響，如何妥善應對專利侵權訴訟成為企業(yè)面臨的至關重要的問題。
一、擬上市公司遭遇專利侵權訴訟的特點
從大部分擬上市公司遭遇的專利侵權訴訟來看，此類專利侵權訴訟往往具有起訴方為直接競爭對手、起訴時間為上市關鍵節(jié)點、起訴標的額較大的特點。
1、此類專利侵權訴訟一般由競爭對手提起
公牛集團在上市過程中被同為開關、插座行業(yè)經(jīng)營者的江蘇通領科技有限公司（下稱“江蘇通領科技”）起訴專利侵權。究其原因，一方面，對于特定行業(yè)的企業(yè)而言，一般只有同行業(yè)的競爭對手會擁有本行業(yè)相關技術的專利權；另一方面，由于企業(yè)成功上市后必然在擴張過程中侵占競爭對手的市場份額，故而競爭對手往往會在企業(yè)上市過程中設置障礙。
2、競爭對手往往選擇企業(yè)上市的關鍵節(jié)點提起訴訟。
競爭對手往往不會在企業(yè)上市的前期準備階段提起訴訟，因為時機尚未成熟，此時提起訴訟，擬上市企業(yè)有充足的時間應對，競爭對手難以取得理想的效果。相反，在上市審核階段提起訴訟，擬上市企業(yè)不僅面臨緊迫的應訴時間，還要面對證券監(jiān)管部門對訴訟的密切關注，這給擬上市企業(yè)帶來了雙重壓力。許多企業(yè)在此壓力下被迫選擇支付高昂費用，與競爭對手和解。
3、此類專利侵權訴訟的標的額較大
在江蘇通領科技對公牛集團提起的專利侵權訴訟中，江蘇通領科技主張的損害賠償金額總計達10億元人民幣。競爭對手之所以主張較高的損害賠償金額，直接目的是吸引證券監(jiān)管部門的注意，將企業(yè)置于證券監(jiān)管部門問詢的壓力之下，以達到阻礙企業(yè)上市或獲得高額和解費的最終目的。
二、積極應對證券監(jiān)管部門的問詢
由于證券監(jiān)管部門非常關注專利侵權訴訟對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響，并可能據(jù)此作出暫緩或終止企業(yè)上市進程的決定，擬上市企業(yè)首先應當回復證券監(jiān)管部門關心的問題，具體而言，說明內(nèi)容可以從以下五個方面著手：
1、產(chǎn)品不存在侵權事實的說明
針對競爭對手指控的侵權問題，擬上市企業(yè)需向證券監(jiān)管部門傳達其產(chǎn)品不侵犯涉案專利權的“事實”。之所以稱之為“事實”，是因為企業(yè)的不侵權說明應當具有事實依據(jù)，企業(yè)應當充分核實被訴侵權產(chǎn)品是否全面覆蓋涉案專利權利要求記載的全部技術特征，并盡可能詳細地向證券監(jiān)管部門呈現(xiàn)技術特征的比對結(jié)果，以使證券監(jiān)管部門能夠直觀地了解被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利技術方案的區(qū)別。
2、對專利創(chuàng)新程度和穩(wěn)定性的說明
基于提起訴訟的專利可能存在穩(wěn)定性的問題，擬上市企業(yè)可結(jié)合現(xiàn)有技術客觀說明涉案專利不具有創(chuàng)造性和新穎性的原因，特別在原告以實用新型或外觀設計專利權提起訴訟時。
由于實用新型和外觀設計在授權時僅對申請文件進行形式審查和明顯實質(zhì)性缺陷審查，而不進行實質(zhì)性審查，因此實用新型專利極有可能在無效宣告請求的審查程序中被認定不具備新穎性和創(chuàng)造性而被宣告無效，外觀設計則有可能被認定跟現(xiàn)有設計或現(xiàn)有設計特征組合相比，沒有明顯區(qū)別而被宣告無效。因此，根據(jù)現(xiàn)行的專利審查規(guī)則，實用新型和外觀設計專利因沒有經(jīng)過實質(zhì)審查本身穩(wěn)定性不強。
3、對被訴侵權產(chǎn)品定位的說明
專利侵權訴訟是否會影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，首先要看被訴侵權產(chǎn)品是否為公司的主營產(chǎn)品，各個時間段內(nèi)該產(chǎn)品在企業(yè)的創(chuàng)收占比。如果被訴侵權產(chǎn)品的創(chuàng)收僅占企業(yè)總創(chuàng)收的一小部分，且對于企業(yè)不具有重要的戰(zhàn)略地位，那么擬上市企業(yè)可以結(jié)合財務報表和企業(yè)規(guī)劃向證券監(jiān)管部門詳細說明。
實踐中，原告往往有備而來，其一般針對企業(yè)的主營產(chǎn)品提起訴訟，此時，擬上市企業(yè)可以分析涉案專利技術方案在被訴侵權產(chǎn)品中的占比、專利貢獻率以及其他內(nèi)容說明訴訟對企業(yè)的可能影響。
4、對損害賠償金額畸高的說明
企業(yè)在上市過程中遭遇的專利侵權訴訟往往標的額較大，動輒上千萬，甚至上億元，以至于證券監(jiān)管部門特別關注訴訟是否會影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。然而多數(shù)情況下原告主張損害賠償?shù)囊罁?jù)并不充分，此時擬上市企業(yè)需向證券監(jiān)管部門說明原告的損害賠償主張沒有事實依據(jù)，即使企業(yè)最終敗訴也僅需支付少量賠償金額，不會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。企業(yè)要說明的內(nèi)容至少包含以下兩點：
首先，司法實踐中法院經(jīng)常適用法定賠償確定賠償金額。專利侵權案件中的損害賠償認定依據(jù)包括原告實際損失、被告侵權獲利、許可使用費合理倍數(shù)和法定賠償，四者在適用時具有先后次序，許可使用費合理倍數(shù)通常因難以證明其真實性而不被采納，實踐中，如果原告在起訴狀中未明確其主張損害賠償?shù)囊罁?jù)，也未提交充分的證據(jù)證明其實際損失和企業(yè)侵權獲利，那么其高額損害賠償?shù)闹鲝埻貌坏椒ㄔ旱闹С?，法院如果按照法定賠償計算將確定不高于100萬元的賠償金額。
其次，法院即便不適用法定賠償，也會以合理的計算依據(jù)確定最終的損害賠償額。無論是按照原告實際損失、還是被告侵權獲利的方式確定賠償額，法院均需要綜合考慮產(chǎn)品銷售量、利潤、涉案專利的利潤貢獻率等因素。
5、實際控制人出具承諾函
為了進一步打消證監(jiān)會的顧慮，推進上市進程，擬上市企業(yè)的實際控制人可以出具承諾函，承諾由其個人承擔本次訴訟帶來的全部損失。例如，石英股份在上市過程中遭遇競爭對手提起的專利侵權訴訟，上市進程因此暫緩，針對該情況，石英股份的實際控制人出具了書面承諾函，承諾其將承擔公司因敗訴帶來的任何侵權賠償金、訴訟費用或公司遭受的損失。
綜上所述，擬上市企業(yè)遭遇競爭對手提起的專利侵權訴訟后，應當盡快核實被訴侵權產(chǎn)品的產(chǎn)品定位，分析涉案專利的創(chuàng)新程度和穩(wěn)定性，結(jié)合訴訟程序中的不侵權抗辯、損害賠償金額畸高抗辯等抗辯事由向監(jiān)管機關詳細說明，必要時可由實際控制人出具承諾函，證明訴訟不會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，也不構成企業(yè)上市的實質(zhì)性法律障礙。
三、針對涉案專利提起無效宣告請求
根據(jù)國內(nèi)某知識產(chǎn)權代理公司發(fā)布的《2008-2018年度中國專利無效案件統(tǒng)計分析報告》，其統(tǒng)計的30178篇專利無效決定中，有50.4%的專利被完全無效，超過10%的專利被部分無效?？梢姡趯＠麩o效宣告程序中有一半以上的專利被無效，無效的比例較高。因此，擬上市企業(yè)在遭受專利侵權訴訟后應當及時針對涉案專利提起無效宣告請求，一旦涉案專利被宣告無效，原告起訴擬上市企業(yè)的權利基礎即不復存在，該訴訟程序也隨之終結(jié)。實踐中，提起無效程序需注意以下三個問題：
1、區(qū)分原告提起的權利類型
擬上市企業(yè)應當關注原告起訴依據(jù)的專利是否為實用新型或外觀設計。正如上文所述，實用新型或外觀設計的授權未經(jīng)過實質(zhì)審查，權利較發(fā)明更不穩(wěn)定，被無效的可能性更高。
如在安瀚科技上市過程中，競爭對手依據(jù)兩項發(fā)明和六項實用新型專利對安瀚科技提起專利侵權訴訟，安瀚科技對前述專利提起無效宣告請求，最終成功將六項實用新型專利全部無效。
即便涉案專利是發(fā)明專利，擬上市企業(yè)也可以提起專利無效宣告請求，發(fā)明專利被無效的情況也普遍存在。由于審查員在對發(fā)明專利進行實質(zhì)審查時不可避免地存在檢索遺漏的情況，授權發(fā)明專利也有一定的被宣告無效的可能性。
例如，公牛集團在上市期間遭遇江蘇通領科技依據(jù)發(fā)明專利提起的一件專利侵權訴訟，訴訟標的額近5億元，而公牛集團成功將該發(fā)明專利無效，為其上市之路掃除重大障礙。
2、關注原告是否構成在先使用公開
擬上市企業(yè)應當重點關注原告是否在涉案專利申請日前公開了涉案專利對應的產(chǎn)品，如果由于該產(chǎn)品的公開導致涉案專利技術方案在涉案專利申請日前已處于公眾可獲知的狀態(tài)，涉案專利就無法滿足新穎性的要求。值得注意的是，由于產(chǎn)品存在被改裝和零件更換的可能性，對此類證據(jù)的真實性、合法性判斷標準也比較高，擬上市企業(yè)在固定證據(jù)的過程中應當注意證據(jù)鏈的完整性。
3、盡早提起無效宣告申請
無論是訴訟程序還是無效宣告程序都具有較長的審查期，而企業(yè)上市過程可以說爭分奪秒，越早提起無效宣告請求就可能越早成功無效涉案專利，或者越早給原告帶來壓力以促成和解。根據(jù)無效程序的規(guī)定，在提起無效宣告請求后，企業(yè)還有一個月的補充無效請求和證據(jù)時間，因此企業(yè)可以先行提起無效宣告請求，在一個月期間內(nèi)再補充請求理由和證據(jù)。
四、積極應對專利侵權訴訟程序
擬上市企業(yè)在答復了證券監(jiān)管部門關心的問題后，還需要解決實際存在的爭議，積極應對專利侵權訴訟。一方面，專利侵權訴訟本身存在事實和證據(jù)的認定，需要制定完備的訴訟策略；另一方面，做好充分的訴訟對抗準備也有利于擬上市企業(yè)在與原告的談判中占據(jù)優(yōu)勢地位。具體而言，擬上市公司在訴訟程序中的應對包括以下五個方面：
1、不侵權抗辯
擬上市企業(yè)在收到起訴狀和相應證據(jù)后，應當立即對被訴侵權產(chǎn)品進行技術排查，核實該產(chǎn)品是否落入涉案專利的保護范圍。該程序中提交的不侵權抗辯意見應當更為完整和具體，最好由知識產(chǎn)權律師出具專業(yè)的意見分析，有助于法院采納企業(yè)的觀點和證據(jù)。
2、在先使用抗辯
根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定，在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)做好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不構成專利侵權。如果擬上市企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己在涉案專利的申請日前就已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或做好必要準備的，可以在先使用為由進行抗辯。
為證明自己在先使用該技術，擬上市企業(yè)可以提交的關鍵證據(jù)包括但不限于企業(yè)的研發(fā)記錄、研發(fā)圖紙、研發(fā)報告等過程性文件以及產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品追溯系統(tǒng)等記錄性文件。
3、現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計抗辯
根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定，在專利侵權糾紛中，被訴侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于涉案專利申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術或設計的，不構成侵犯專利權。
現(xiàn)有技術或設計的載體包括出版物和實物，除了檢索公開出版物、排查實物以外，擬上市企業(yè)應當重點關注原告是否在涉案專利申請日前不慎公開了相關產(chǎn)品，實踐中存在不少企業(yè)在申請專利前對外銷售產(chǎn)品導致專利技術方案在申請日前被公開的例子。
4、合法來源抗辯
我國《專利法》還規(guī)定，如果能夠證明被訴侵權產(chǎn)品具有合法來源的，被訴侵權人不承擔賠償責任。合法來源一般指合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)取得方式，這就要求擬上市企業(yè)提供符合規(guī)定的合同、發(fā)票等證明材料。實踐中可能存在的情況是涉案專利僅涵蓋了被訴侵權產(chǎn)品的某一部件，而該部件是擬上市企業(yè)從外部合法采購，擬上市公司僅為使用方，不應承擔停止侵權及損害賠償責任。
5、損害賠償抗辯
與向證券監(jiān)管部門提交的說明相同，擬上市企業(yè)需要從產(chǎn)品實際銷量、營業(yè)利潤、涉案專利的利潤貢獻率等方面進行損害賠償抗辯，以盡可能減少企業(yè)損失。
綜上所述，擬上市企業(yè)在訴訟程序中可以從不侵權抗辯、在先使用抗辯、現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計抗辯、合法來源抗辯、損害賠償抗辯等多方面積極應對，力爭獲得較好的訴訟結(jié)果。
五、主動提起反制訴訟
在面對競爭對手的高額專利侵權訴訟時，擬上市企業(yè)還可以考慮通過反制訴訟的方式給競爭對手施加壓力，以爭取和對方盡快解決糾紛。
1、提起新的專利侵權訴訟
擬上市企業(yè)可以針對對方產(chǎn)品提起專利侵權反制訴訟。在競爭對手提起專利侵權訴訟后，擬上市企業(yè)也應當關注競爭對手的技術和產(chǎn)品，排查對方產(chǎn)品是否可能落入己方的專利權保護范圍。一旦發(fā)現(xiàn)競爭對手可能侵權，企業(yè)同樣可以針對競爭對手提起專利侵權訴訟。
需要注意的是，在提起專利侵權訴訟之前，擬上市企業(yè)應當充分論證分析己方專利權的穩(wěn)定性，評估專利權被無效的可能性。正如前文所述，專利被無效的情況普遍存在，如果擬上市企業(yè)依據(jù)不穩(wěn)定的專利權對競爭對手提起訴訟，很可能導致自己的專利被宣告無效，使企業(yè)失去一項專利資產(chǎn)，給上市帶來不利影響。
2、主張競爭對手惡意訴訟
除專利侵權訴訟外，擬上市企業(yè)可以主張競爭對手惡意訴訟，并針對競爭對手提起“因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛”訴訟。“因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛”為最高人民法院2011年修改《民事訴訟案由規(guī)定》時在“知識產(chǎn)權權屬、侵權糾紛”項下增加的案由，用以 打擊濫用知識產(chǎn)權的行為。而競爭對手在企業(yè)上市進程中提起的專利侵權訴訟，究其性質(zhì)，很可能構成惡意訴訟。
惡意訴訟，通常是指當事人以獲取非法或不正當利益為目的而故意提起一個在事實和法律上的無根據(jù)之訴，并致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。認定的重點和難點在于提出請求的一方當事人的主觀惡意。就專利侵權訴訟而言，僅僅依據(jù)原告涉案專利權不穩(wěn)定、原告主張的損害賠償金額過高等單個因素并不足以認定原告提起專利侵權訴訟具有主觀惡意，必須結(jié)合當事人的具體行為及其相關請求等因素綜合判斷。
在北京遠東水泥制品有限責任公司（“遠東水泥公司”）與北京四方如鋼混凝土制品有限公司（“四方如鋼公司”）因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛案中，法院認為四方如鋼公司在無效宣告請求程序中主動放棄了涉案專利中的方法權利要求，又就此向遠東水泥公司主張方法專利侵權，顯然缺乏權利基礎；且四方如鋼公司以內(nèi)部人員流動為由解釋其不知曉無效宣告程序中的權利要求修改，難以令人信服，最終法院認定四方如鋼公司提起專利侵權訴訟具有主觀上的惡意。
無獨有偶，在深圳市喬安科技有限公司（“喬安公司”）與上海凱聰電子科技有限公司、張某某因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛案中，法院基于三方面的因素認定張某某具有主觀惡意。一是張某某提起專利侵權的依據(jù)是未經(jīng)實質(zhì)審查的外觀設計專利，且其明知該外觀設計已在專利申請前公開，屬于明知其訴請缺乏法律依據(jù)或事實根據(jù)的情形；二是張某某在該專利侵權案中索賠高達1000萬元，明顯超出了外觀設計專利對產(chǎn)品利潤的貢獻，足見張某某有維權以外的目的；三是張某某在外觀設計專利權不穩(wěn)定，無法確定能否勝訴的情況下，申請凍結(jié)喬安公司資金1000萬元，給喬安公司造成了不必要的損失。綜合以上因素，法院認定張某某提起該訴訟具有損害喬安公司利益的主觀惡意。
六、主動提出和解
實踐中也存在擬上市企業(yè)經(jīng)過技術特征比對后，發(fā)現(xiàn)自己的確侵犯了原告的專利權，且對方專利權也比較穩(wěn)定的情況?；谏鲜羞M程的考慮，擬上市企業(yè)可以避其鋒芒，主動提出和解談判，爭取盡可能以最低的代價達成和解。但與此同時，擬上市企業(yè)仍需做好應對專利侵權訴訟和提起無效宣告請求的準備，避免和解不成又延誤時機，陷入更加被動的局面。
綜上所述，擬上市企業(yè)在遭遇專利侵權訴訟后，應當盡快將被訴侵權產(chǎn)品和涉案專利進行技術特征比對，并向監(jiān)管機關說明本次訴訟不會對企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力造成影響。同時，企業(yè)應當做好應對訴訟的準備，針對涉案專利提起無效宣告請求，必要時提起反制訴訟，以爭取雙方談判和解，妥善解決專利侵權訴訟，保證企業(yè)順利上市。
綜上所述，擬上市企業(yè)在遭遇專利侵權訴訟后，應當盡快將被訴侵權產(chǎn)品和涉案專利進行技術特征比對，并向監(jiān)管機關說明本次訴訟不會對企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力造成影響。同時，企業(yè)應當做好應對訴訟的準備，針對涉案專利提起無效宣告請求，必要時提起反制訴訟，以爭取雙方談判和解，妥善解決專利侵權訴訟，保證企業(yè)順利上市。
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