中國已經(jīng)成為專利申請的第一大國。然而，目前國內(nèi)發(fā)明專利申請文件質(zhì)量參差不齊，很多申請由于撰寫、意見陳述不當(dāng)而延長了審查周期、甚至因此未能獲得有效的授權(quán)保護(hù)。一份好的申請文件不僅能夠大大節(jié)約專利審批時間，而且撰寫質(zhì)量的好壞會直接影響到專利申請能否授權(quán)以及授權(quán)后的穩(wěn)定性，本文指出了國內(nèi)專利在申請文件撰寫和審查意見答復(fù)方面存在的常見問題，并結(jié)合典型案例對相應(yīng)問題進(jìn)行分析、給出建議。

專利法第二十六條第四款規(guī)定，“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍”，而權(quán)利要求書是否清楚，對于確定發(fā)明要求保護(hù)的范圍是極為重要的，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。在實際審查過程中，經(jīng)常會遇見下面兩種情況，權(quán)利要求書的特征限定不清楚而導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，或者審查員指出權(quán)利要求不具備新穎性/創(chuàng)造性，而申請人在意見陳述中反復(fù)強調(diào)說明書中的某個技術(shù)方案具備新穎性/創(chuàng)造性，上述兩種情況都是因為沒有很好的理解權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

權(quán)利要求如下“一種杜仲牡丹煙及制造方法，由下列組份和總重量的比例配制而成，其特征是：一、用湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質(zhì)杜仲葉30%-40％；二、用甘草絲片10%-20％；三、用曬干或烘干的臭牡丹葉30%-40％；四、用烤煙葉30%-40％”。說明書中對于“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質(zhì)杜仲葉”沒有進(jìn)一步解釋，與此相關(guān)的記載為“湖南省慈利縣的杜仲葉，綠原酸含量為4.7％，而貴州、陜西等省的杜仲葉綠原酸含量僅2.9％”。

在案例1中，權(quán)利要求出現(xiàn)了“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質(zhì)杜仲葉”這一特征，其中對于“杜仲葉”采用了“湖南省慈利縣”產(chǎn)地以及“優(yōu)質(zhì)”這樣含義模糊的詞語進(jìn)行限定，在申請文件中，類似的撰寫方式還常見于商標(biāo)限定、商品名稱限定等，分析其中原因，申請人在創(chuàng)立發(fā)明的過程中，可能由于采用了某產(chǎn)地的物品或者某種特定商品而解決了技術(shù)問題，因此在撰寫申請文件時便對技術(shù)特征采用產(chǎn)地、商標(biāo)、商品名稱等限定方式，而沒有對相關(guān)技術(shù)特征進(jìn)行提煉、找出共性。由于上述類型的限定詞語通常并不具有本領(lǐng)域已知的確切含義，因此會導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員無法確認(rèn)所述的產(chǎn)品或物質(zhì)，以致權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚。建議申請人在撰寫申請文件的過程中，盡量避免采用產(chǎn)地、商標(biāo)、商品名稱來對產(chǎn)品或物質(zhì)進(jìn)行限定，而是采用具體的技術(shù)術(shù)語對產(chǎn)品或物質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確無誤的限定，這就要求申請人對解決技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)特征進(jìn)行準(zhǔn)確提煉，這也是一個由表及里、由個性至共性的過程。比如案例1，根據(jù)申請人在說明書中的記載，所謂的“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質(zhì)杜仲葉”也就是指“含綠原酸4.7％的杜仲葉”，即通過對“湖南省慈利縣炮制好的優(yōu)質(zhì)杜仲葉”這一特征進(jìn)行提煉可知其解決技術(shù)問題的實質(zhì)即是“含綠原酸4.7％的杜仲葉”，因此申請人應(yīng)當(dāng)在權(quán)利要求書中采用本領(lǐng)域已知確切含義的“含綠原酸4.7％”來限定“杜仲葉”。

權(quán)利要求如下“一種太陽能空氣集熱器，其特征在于：包括透明殼體，透明殼體的下部設(shè)有進(jìn)氣口，透明殼體的上部設(shè)有出氣口，出氣口處裝有風(fēng)機(jī)，風(fēng)機(jī)與驅(qū)動電源相接，透明殼體內(nèi)從進(jìn)氣口至出氣口之間設(shè)有換熱通道，換熱通道內(nèi)設(shè)有與殼體內(nèi)壁固定連接的若干個吸熱體；所述的透明殼體由高分子聚合物或者玻璃制成”。

在案例2中，審查員曾指出對比文件中的太陽能空氣集熱器也公開了“透明殼體”這一特征，申請人在意見陳述中答復(fù)“采用整體的透明材料高分子聚合物或者玻璃制成殼體，太陽光能從任意角度照入到殼體內(nèi)”，然而申請人所陳述的透明材料“整體成型”，僅僅根據(jù)權(quán)利要求書中的“透明殼體”并不能得出這一結(jié)論。類似這種情況在申請文件中較為常見，申請人將記載于說明書中的限定帶入對權(quán)利要求的解析中，而這種限定在權(quán)利要求中并未記載，因此這種意見陳述是不具有說服力的、是無效的，對此，申請人可以從兩個角度進(jìn)行陳述或修改，一是基于對權(quán)利要求的準(zhǔn)確解讀的基礎(chǔ)上陳述與對比文件的區(qū)別所在，二是將說明書中具體的限定加入權(quán)利要求書中。

從案例1可以看出，權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否清楚，應(yīng)從本領(lǐng)域的技術(shù)人員角度出發(fā)，盡量避免采用含義不明確的詞語對權(quán)利要求中的特征進(jìn)行限定，而是采用本領(lǐng)域公知的、有確切含義的技術(shù)詞語進(jìn)行限定。從案例2可以看出，申請人在進(jìn)行意見陳述時，意在強調(diào)權(quán)利要求與對比文件的區(qū)別，但是所強調(diào)的特征卻沒有在權(quán)利要求中進(jìn)行限定，這種陳述是不具備說服力的。盲目為了擴(kuò)大權(quán)利要求保護(hù)范圍或者隱藏發(fā)明點，而沒有將說明書中重要的、或者作為發(fā)明點的技術(shù)特征寫入權(quán)利要求書中，而僅僅是在意見陳述中強調(diào)說明書中技術(shù)方案具備創(chuàng)造性，這種做法對權(quán)利要求獲得授權(quán)保護(hù)是沒有幫助的。

《專利審查指南》在發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的判斷方法中指出“根據(jù)區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”，而在實際審查過程中，由于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，這一“實際解決的技術(shù)問題”也就有可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題。申請人對于“創(chuàng)造性”審查意見的答復(fù)，經(jīng)常將本申請與對比文件1、2分別進(jìn)行對比，并陳述本申請權(quán)利要求與對比文件1、對比文件2均存在區(qū)別技術(shù)特征，據(jù)此便認(rèn)定權(quán)利要求相對于對比文件1、2具備創(chuàng)造性，可以說這種意見陳述犯了“割裂主義”的錯誤，沒有將對比文件1、2結(jié)合起來，權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性的應(yīng)當(dāng)是基于區(qū)別特征解決的技術(shù)問題、以及對比文件給出的結(jié)合啟示得出的，那么針對創(chuàng)造性審查意見該如何進(jìn)行有效的意見陳述呢，參見下面的案例。

權(quán)利要求如下，“一種牙擦，包括擦柄，在擦柄的前部有一軟質(zhì)擦體，擦體的表面為鋸齒狀波浪表面，其特征在于，擦體的表面開有放置牙膏的凹槽，該凹槽為在擦體內(nèi)的凹槽，四周有壁”。審查員在通知書中指出，對比文件1公開了一種牙擦，包括刷柄，在刷柄的前端具有軟且有彈性的高密度海綿，并且海綿的表面有搓板型的波紋。區(qū)別技術(shù)特征“擦體表面內(nèi)設(shè)有凹槽，凹槽四周有壁”實際解決的技術(shù)問題是如何更好的防止牙膏。對比文件2公開了一種牙刷，具有凹槽，其為前后暢通的兩側(cè)有壁的開放式凹槽，審查員認(rèn)為該凹槽同樣能夠容納牙膏，且將兩側(cè)有壁設(shè)計為四周有壁是常用技術(shù)手段。

針對這樣一份審查意見，申請人該如何陳述才能令審查員信服呢？首先，應(yīng)當(dāng)基于審查員認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)指出區(qū)別技術(shù)特征，然后判斷這一區(qū)別技術(shù)特征是否被另一篇對比文件所公開，如果區(qū)別技術(shù)特征被另一篇對比文件完全公開或者部分公開，則進(jìn)一步分析兩篇對比文件是否有結(jié)合啟示，這也是意見陳述中最核心的部分，對此，筆者給出建議，“結(jié)合啟示”應(yīng)當(dāng)從區(qū)別特征在對比文件中、以及本申請中所解決的技術(shù)問題角度進(jìn)行分析，申請人可以針對特征之間的關(guān)聯(lián)性、整體性進(jìn)行重點陳述。

以案例3為例，首先，對比文件2并沒有完整公開區(qū)別特征，即前后暢通的兩側(cè)有壁的開放式凹槽不同于本申請的四周有壁的凹槽；然后，對比文件2中明確記載，該兩側(cè)有壁的凹槽作用在于容納牙齒而不是放置牙膏，即區(qū)別特征在對比文件2中所解決的技術(shù)問題與在本申請中所解決的技術(shù)問題不同；再次，盡管對比文件2的刷毛上可以涂抹牙膏，但是這與不具備凹槽的牙刷上涂抹牙膏進(jìn)行刷牙并無差異，也就是說對比文件2并不能解決本申請的技術(shù)問題；最后，“凹槽”與“凹槽四周有壁”是相互關(guān)聯(lián)的整體特征，不應(yīng)將二者割裂開來。這樣一份焦點明確、證據(jù)清晰的意見陳述，可以大大節(jié)省審查周期，促進(jìn)審查員對案件的深入理解。

區(qū)別技術(shù)特征在創(chuàng)造性評判過程中起著至關(guān)重要的作用，其直接關(guān)系到重新確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題、對比文件之間是否具備結(jié)合啟示、以及權(quán)利要求的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，因此其最容易成為申請人與審查員之間爭論的焦點。對于區(qū)別技術(shù)特征解決的技術(shù)問題，應(yīng)當(dāng)全面考慮本申請權(quán)利要求的特征之間的關(guān)聯(lián)作用，同時不應(yīng)忽略對對比文件中該特征作用的深入分析，更不能武斷地判定公開了區(qū)別特征便一定能解決同樣的技術(shù)問題。

在實質(zhì)審查過程中，為了使得申請符合專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定，對申請文件的修改可能會進(jìn)行多次，而修改的內(nèi)容是否超范圍，其核準(zhǔn)的依據(jù)是原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，具體而言，這一范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接、毫無疑義地確定的內(nèi)容[1]。筆者在審查過程中發(fā)現(xiàn)，一些申請人對于這一“范圍”的把握經(jīng)常存在偏差，將主觀推斷的內(nèi)容帶入這一范圍，甚至由于多次修改均不符合專利法第三十三條的規(guī)定而最終導(dǎo)致駁回。

申請人提交的修改文本中，將申請日提交的從屬權(quán)利要求中的部分附加技術(shù)特征“輸液管和輸液管撓為圓弧過渡的彎管”加入到了獨立權(quán)利要求中。然而，在申請日提交的權(quán)利要求書和說明書中，記載的都是包含“輸液管和輸液管布置為人字形，輸液管和輸液管的彎管段設(shè)置為圓弧過渡”這兩個技術(shù)特征的技術(shù)方案。

一些申請人由于缺乏撰寫經(jīng)驗，說明書的記載經(jīng)常與權(quán)利要求書一致，說明書沒有記載較多的實施例，雖然這樣的撰寫能夠使權(quán)利要求書得到說明書的支持，但是容易使得后續(xù)的修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。一些申請人由于沒有很好的理解專利法第二十六條第四款與專利法第三十三條的規(guī)定，將權(quán)利要求是否得到說明書的支持、與權(quán)利要求修改是否超范圍混淆，誤以為修改后能夠得到說明書支持的技術(shù)方案就是不超出說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

以案例4為例，修改后的技術(shù)方案僅包含“輸液管和輸液管撓為圓弧過渡的彎管”這一個技術(shù)特征，申請日提交的文件中記載的技術(shù)方案與修改文本中的技術(shù)方案是不同的，前者僅包含了具有“人”字形這種特殊形狀的圓弧過渡形式，而后者還可能包含輸液管和輸液管向同側(cè)撓為圓弧過渡彎管形、或者相向撓為圓弧過渡彎管形等其他形式?？梢姡薷暮蟮臋?quán)利要求的保護(hù)范圍擴(kuò)大了，申請人由于沒有很好的理解專利法第三十三條的內(nèi)容，只是簡單的認(rèn)為將從屬權(quán)利要求中的部分技術(shù)特征加入到獨立權(quán)利要求中、并且修改后的技術(shù)方案也能夠得到說明書的支持，因此是不會超出原始記載范圍的。對此，建議申請人在撰寫申請文件時，說明書中盡可能詳細(xì)記載不同的實施例，同時對于一些特征在技術(shù)方案中所取得的技術(shù)效果也應(yīng)從多角度進(jìn)行詳細(xì)說明，這樣可以為后續(xù)的修改及意見陳述提供依據(jù)。

申請文件的修改是否超范圍，并不能機(jī)械的看權(quán)利要求中增加的特征是否記載在原始文件中，而應(yīng)從修改后的權(quán)利要求的技術(shù)方案整體出發(fā)，與原始文件進(jìn)行對比核實。

意見陳述書是申請人與審查員之間的文字溝通與交流，能夠有助于審查員對申請文件深入理解，了解爭論焦點所在。通常，一份意見陳述書的質(zhì)量高低與篇幅長短無關(guān)，筆者在審查過程中有時看到長達(dá)數(shù)頁的意見陳述，不但不利于審查員抓住意見重點，甚至還可能因此延長了審查周期，相反，一份高質(zhì)量的意見陳述，能夠有助于審查員深入理解申請文件，作出正確審查意見。

權(quán)利要求請求保護(hù)一種換熱器，并對換熱器的參數(shù)關(guān)系作了如下限定“(A/W)/L＜6.5，且S＜20；其中：A為單個扁管內(nèi)的制冷劑通孔的橫截面積之和，單位為平方毫米；W為單個扁管的寬度，單位為毫米；L為單個扁管的長度，單位為米；S為單個分配孔的開口面積，單位為平方毫米。”審查員在通知書中指出，對比文件1除了公開換熱器其他特征外，還公開了S＜20，與權(quán)利要求的區(qū)別在于未公開(A/W)/L＜6.5，而對比文件2雖然沒有公開這一關(guān)系，但是公開了A、W、L參數(shù)選取范圍，審查員對對比文件2經(jīng)過計算后得到了(A/W)/L＝3.125，此數(shù)值落入權(quán)利要求中的(A/W)/L＜6.5范圍內(nèi)，因此認(rèn)定權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。

對于本案，裝置權(quán)利要求與對比文件的區(qū)別如果僅在于參數(shù)限定，且該參數(shù)限定又被一篇對比文件所公開，如果申請人在意見陳述書中僅僅簡單地陳述這一限定是經(jīng)過大量實驗、付出創(chuàng)造性勞動所得到的，則很難令審查員信服。那么針對此類參數(shù)限定的權(quán)利要求，該如何進(jìn)行有效的意見陳述才能體現(xiàn)出創(chuàng)造性呢，筆者認(rèn)為可以從權(quán)利要求中參數(shù)限定所取得技術(shù)效果、對比文件對于這一技術(shù)效果是否可以預(yù)期、根據(jù)對比文件能否得出權(quán)利要求限定的參數(shù)這幾個角度進(jìn)行陳述。

以本案為例，申請人進(jìn)行了如下陳述，令審查員信服：首先，對比文件2涉及冷凝器的扁管參數(shù)，對于制冷劑的分配效果問題沒有任何的提及，本申請同時考慮了兩個因素對制冷劑分配效果的影響，即分配管的總開口面積以及扁管內(nèi)制冷劑通孔的面積之和與扁管的寬度和扁管的長度的比，對比文件1和2對于上述兩個因素對制冷劑分配效果的影響沒有任何的教導(dǎo)和啟示；第二，（A/W）/L<6.5和S<20這兩個特征是相互關(guān)聯(lián)的，共同起到提高分配的效果，本領(lǐng)域的技術(shù)人員不會從對比文件1的上述范圍內(nèi)僅挑選出S<20的范圍與對比文件2結(jié)合；第三，對比文件2對于給出的扁管參數(shù)的作用沒有任何的教導(dǎo)和啟示，因此，不能確定這樣的扁管參數(shù)就是為了提高分配效果?？梢?，申請人從參數(shù)限定取得了意想不到的技術(shù)效果、對比文件對于這一技術(shù)效果不可預(yù)期、根據(jù)對比文件不能得出上述參數(shù)限定這幾個角度進(jìn)行了合理的意見陳述，與審查員進(jìn)行了有效的溝通，加深了審查員對案情的理解，進(jìn)而提高了審查效率。

意見陳述在審查過程中起著至關(guān)重要的作用，一份高質(zhì)的意見陳述應(yīng)當(dāng)邏輯清晰、主次分明，對爭論焦點進(jìn)行合理分析，并盡可能提供可靠論據(jù)作為理論支撐。

綜上，本文通過專利法第二十六條第四款、第二十二條、第三十三條分析發(fā)明專利申請文件存在的常見問題，并結(jié)合典型案例以及審查實踐對申請文件撰寫提出建議，旨在幫助申請人更好的理解相關(guān)法條在實際審查中的應(yīng)用，從而提高申請文件撰寫質(zhì)量，同時從申請人角度指出如何進(jìn)行有效的意見陳述以加強與審查員之間的溝通，從而幫助申請早日獲得授權(quán)。