原標(biāo)題：淺談實(shí)用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因及功能性限定的權(quán)利要求的使用策略
權(quán)利要求的功能性限定描述在
專利申請(qǐng)領(lǐng)域被普遍認(rèn)為保護(hù)范圍寬且撰寫方式簡單，從而受到了許多的
專利代理人的喜愛，且根據(jù)《審查指南》中所述“對(duì)于產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當(dāng)避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當(dāng)時(shí)，才能使用”。也就是《審查指南》中并沒有明確禁止功能性權(quán)利要求的使用，導(dǎo)致了很多專利代理人喜歡采用既簡單又能夠獲得較大保護(hù)范圍的功能性限定的撰寫方式。但是，在華為等大企業(yè)IP部門的要求中，明確規(guī)定了保護(hù)結(jié)構(gòu)的實(shí)用新型中盡量不使用功能限定，筆者接下來也將從授權(quán)、保護(hù)范圍和專利維權(quán)三方面來解釋為什么實(shí)用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因，以及功能性限定的權(quán)利要求的正確使用方法。
一、實(shí)用新型的從屬權(quán)利要求不能采用純功能性限定的原因
1、從授權(quán)角度來看
根據(jù)《專利法》第二條第三款規(guī)定“實(shí)用新型是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。”故實(shí)用新型的保護(hù)必須是對(duì)形狀和構(gòu)造提出的改進(jìn)，也就是說對(duì)于每項(xiàng)權(quán)利要求，包括從屬權(quán)利要求，均要求在其特征部分必須是對(duì)該實(shí)用新型的形狀和構(gòu)造提出的新的改進(jìn)。故在機(jī)械領(lǐng)域，任何一條純功能性限定的權(quán)利要求都會(huì)有并不明確其結(jié)構(gòu)是如何具體進(jìn)行改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)，所以是很容易不符合《專利法》第二條第三款的規(guī)定，從而導(dǎo)致該純功能性限定的權(quán)利要求不能被授權(quán)。
2、從保護(hù)范圍來看
首先，由于功能性限定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍很大，即要求的保護(hù)范圍是所有能夠起到相應(yīng)功能的技術(shù)方案都在我功能性限定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。但是，根據(jù)《專利法》第26條第4款規(guī)定，權(quán)利要求的保護(hù)范圍要能夠得到說明書的支持。很顯然，在實(shí)用新型的中公布的有限的實(shí)施例是很難能夠完全支撐純功能性限定的權(quán)利要求的保護(hù)范圍的，所以很容易被判定保護(hù)范圍過大。
其次，由于在同一技術(shù)主題中，具體（下位）概念的公開，使一般（上位）概念的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)喪失新穎性。因此包含了功能性限定的權(quán)利要求容易受到具體（下位）概念的公開而喪失新穎性，而專利代理師在申請(qǐng)文件的說明書中一般會(huì)至少記載了一個(gè)實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式，因此在答復(fù)審查意見的過程中可以通過將具體實(shí)施方式的具體特征合并或補(bǔ)充到權(quán)利要求書中來克服新穎性和/或創(chuàng)造性的缺陷，但通過這種方式的修改，實(shí)質(zhì)上權(quán)利要求的保護(hù)范圍已經(jīng)縮小到該具體實(shí)施方式，而專利代理人最初引進(jìn)功能性限定想獲得較寬的保護(hù)范圍的目的便不能實(shí)現(xiàn)，且由于引入功能性限定，導(dǎo)致最后的保護(hù)范圍還要比具體實(shí)施方式小。
3、從專利維權(quán)來看
雖然《審查指南》規(guī)定對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。但依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。且根據(jù)《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》對(duì)功能性限定特征的保護(hù)范圍的詮釋是非常謹(jǐn)慎和保守的，具體來說，包括兩項(xiàng)內(nèi)容：1、說明書中公布的具體實(shí)施方式；2、與這些實(shí)施方式構(gòu)成等同的實(shí)施方式。相比之下，與說明書公布的實(shí)施方式不構(gòu)成等同但又包含在功能性限定特征中的實(shí)施方式，就不再受到司法保護(hù)。
更重要的是，由于功能性限定的權(quán)利要求書的保護(hù)范圍往往過大，很容易在侵權(quán)訴訟的過程中，被對(duì)手用下位概念進(jìn)行專利無效，由此功能性限定不但不能起到擴(kuò)大保護(hù)范圍的初衷，反而成為對(duì)手無效專利的突破口。而且需要提醒的是，實(shí)用新型審查的時(shí)候雖然不審查創(chuàng)造性，但是專利無效的時(shí)候是可以用創(chuàng)造性的理由去無效實(shí)用新型的。
而且，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，對(duì)于權(quán)利要求中的功能性特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。當(dāng)申請(qǐng)的產(chǎn)品權(quán)利要求中使用了功能性特征而說明書中與該功能性特征對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有技術(shù)相同時(shí)，并且該結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有技術(shù)中的功能與其在本申請(qǐng)中功能相同時(shí)，通常認(rèn)為上述“功能性限定”被現(xiàn)有技術(shù)公開了；當(dāng)該結(jié)構(gòu)所述的功能在現(xiàn)有技術(shù)中未被說明的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其掌握的該領(lǐng)域的技術(shù)知識(shí)能夠確定該結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)申請(qǐng)文件中所述的功能時(shí)，也認(rèn)為該“功能性限定”被現(xiàn)有技術(shù)公開了。
所以功能性限定的權(quán)利要求雖然能夠要求到一個(gè)很大的保護(hù)范圍，但在后期維權(quán)過程中，很容易被判定是一種不合理的保護(hù)范圍，從而導(dǎo)致專利被無效。
二、功能性限定的權(quán)利要求的正確使用方法
由于功能性限定的特殊性，當(dāng)我們?cè)谑褂霉δ苄韵薅ǖ臋?quán)利要求的時(shí)候，需要很好的把握運(yùn)用的尺度和策略，具體從以下方面來進(jìn)行說明：
1、謹(jǐn)慎采用“功能性限定”的技術(shù)特征
《審查指南》中強(qiáng)調(diào)“權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來限定實(shí)用新型”，“只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果在說明書中有充分說明時(shí)，使用功能或者效果特征來限定實(shí)用新型才可能是允許的”，可見“功能性限定”的技術(shù)特征得使用是有諸多限制條件的，不能為追求過大的保護(hù)范圍而濫用“功能性限定”，采用“功能性限定”應(yīng)當(dāng)慎之又慎。
2、“功能性限定”的技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)清楚、簡要
在權(quán)利要求中的采用“功能性限定”的技術(shù)特征時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)確保該特征清楚、簡要，所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該能夠明白該“功能性限定”的意思，語句不能有歧義。
3、“功能性限定”的技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)概括得當(dāng)
由于實(shí)用新型的初步審查中進(jìn)行明顯不具備新穎性的審查，如果“功能性限定”的概括范圍過大，很容易因不具備新穎性而不滿足授權(quán)條件。實(shí)用新型的必要技術(shù)特征概括得出的“功能性限定”必須寫入獨(dú)立權(quán)利要求中，而非必要技術(shù)特征不必寫入獨(dú)立權(quán)利要求中。
綜上所述，相信可以理解為什么華為等大企業(yè)的IP部門要求有具體結(jié)構(gòu)的實(shí)用新型的權(quán)利要求不得采用功能性限定來描述的規(guī)定，因?yàn)楣δ苄韵薅ǖ臋?quán)利要求不但不能達(dá)到一開始專利代理人想要的較寬的保護(hù)范圍的初衷，還會(huì)對(duì)后期維權(quán)造成較大的困難，更重要的是它的描述方式極不穩(wěn)定，提高了專利被無效的風(fēng)險(xiǎn)。
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