申請商標(biāo)延續(xù)性注冊，為何會被駁回？
通常來說，當(dāng)出現(xiàn)不同主體在相同類似商品上同日申請相同近似商標(biāo)，以及以不正當(dāng)手段搶先申請注冊他人使用在先并有一定影響的商標(biāo)等情形時，我國《商標(biāo)法》將對在先使用商標(biāo)提供保護。因此，對商標(biāo)的在先使用雖然不能形成嚴(yán)格意義上的權(quán)利，但在特定情形下也可成為《商標(biāo)法》所保護的準(zhǔn)權(quán)利。
但如果在后商標(biāo)申請人主張自家商標(biāo)系對其品牌的延伸性保護，與他人在先商標(biāo)共存不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，又該根據(jù)哪些法規(guī)條例進行考量？
前不久，北京知識產(chǎn)權(quán)法院針對“新華三”商標(biāo)無效行政糾紛一案作出了一審判決。
案情簡介
2015年10月21日，新華三技術(shù)有限公司（以下簡稱新華三公司）在培訓(xùn)、安排和組織學(xué)術(shù)討論會等服務(wù)上申請注冊了“新華三”商標(biāo)（簡稱訴爭商標(biāo)）。
第三人認為訴爭商標(biāo)與其在先申請注冊“新華電腦教育XINHUA”“新華XINHUA”系列商標(biāo)（簡稱引證商標(biāo)）構(gòu)成使用在相同或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)，違反了2014年施行的商標(biāo)法第三十條的規(guī)定，應(yīng)予無效。
國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查認為訴爭商標(biāo)確與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)，對訴爭商標(biāo)予以無效宣告。
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對此結(jié)果，新華三公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，認為訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，且訴爭商標(biāo)系對其品牌“華三”的延伸性保護，其申請訴爭商標(biāo)具有合法依據(jù)，不應(yīng)予以無效。
法院是怎么判的呢？
法院觀點
新華三公司主張訴爭商標(biāo)系其“華三”商標(biāo)的延續(xù)性注冊，但基礎(chǔ)商標(biāo)的延續(xù)性注冊應(yīng)具備相應(yīng)的條件。
具體要求依據(jù)以下相關(guān)法規(guī)條例：
北京市高級人民法院在2014年發(fā)布的《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第八條規(guī)定，商標(biāo)延續(xù)性注冊是指商標(biāo)注冊人的基礎(chǔ)注冊商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度，從而導(dǎo)致相關(guān)公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或近似商標(biāo)與其基礎(chǔ)注冊商標(biāo)聯(lián)系在一起，并認為使用兩商標(biāo)的商品均來自該商標(biāo)注冊人或與其存在特定聯(lián)系的，基礎(chǔ)注冊商標(biāo)的商業(yè)信譽可以在后申請注冊的商標(biāo)上延續(xù)。
北京市高級人民法院在2023年新發(fā)布的《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第15.1條中規(guī)定，訴爭商標(biāo)申請人的在先商標(biāo)注冊后、訴爭商標(biāo)申請前，他人在相同或者類似商品上注冊與訴爭商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)并持續(xù)使用且產(chǎn)生一定知名度，訴爭商標(biāo)申請人不能證明該在先商標(biāo)已經(jīng)使用或者經(jīng)使用產(chǎn)生知名度、相關(guān)公眾不易發(fā)生混淆的情況下，訴爭商標(biāo)申請人據(jù)此主張該商標(biāo)應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊的，可以不予支持。
同時，在判斷時應(yīng)當(dāng)始終堅持混淆原則，即在后注冊的商標(biāo)不能與他人在先商標(biāo)產(chǎn)生混淆和誤認，否則亦不應(yīng)當(dāng)予以注冊。
而本案中，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)，且原告新華三公司提交的證據(jù)不足以證明其基礎(chǔ)商標(biāo)“華三”商標(biāo)在教育培訓(xùn)服務(wù)上已具備較高知名度，也不符合延續(xù)性注冊的條件，故而法院一審判決如下：
駁回新華三公司的訴訟請求，并維持國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的無效決定。
據(jù)了解，這并非個例，實際上七匹狼也曾有過此類申請。
福建七匹狼集團有限公司（下稱七匹狼公司）在2016年10月9日將其一件圖文組合商標(biāo)中的圖形部分申請商標(biāo)注冊，并指定使用在皮帶、錢包、皮制家具罩、傘等第18類商品上。結(jié)果卻因為有人在先獲準(zhǔn)注冊了一件圖形商標(biāo)而被駁回注冊申請，七匹狼公司當(dāng)即以該圖形商標(biāo)系對其在先圖文組合商標(biāo)的延伸性注冊為由展開系列訴訟。
此案后于2018年由北京市高級人民法院終審判決：駁回了七匹狼公司的上訴，原商標(biāo)評審委員會對第21508808號圖形商標(biāo)予以駁回的復(fù)審決定最終得以維持。
當(dāng)時北京市高級人民法院是這樣認為的：
1、七匹狼公司提交的證據(jù)不能證明在先商標(biāo)已經(jīng)具有較高知名度，足以使在先商標(biāo)的商譽延及訴爭商標(biāo)；
2、現(xiàn)有證據(jù)不能證明訴爭商標(biāo)使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體，相關(guān)公眾已在客觀上將訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)區(qū)別開來；
3、以相關(guān)公眾的認知水平，訴爭商標(biāo)的顯著識別部分與引證商標(biāo)均為由線條構(gòu)成的動物頭像，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)在構(gòu)成要素、設(shè)計手法等方面近似，相關(guān)公眾施以一般注意力，在隔離對比的情況下，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)整體視覺效果相似，易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認或者認為二者有特定的聯(lián)系。
從上述兩個案例結(jié)果可知，判斷是否符合商標(biāo)延續(xù)性注冊需要考慮三個要件：
1、在先基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)使用具備一定知名度；
2、在后注冊商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)構(gòu)成相同或近似商標(biāo)；
3、在后注冊商標(biāo)與在先基礎(chǔ)商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成相同或類似商品。
圖源 FreeImages
一般而言，申請延續(xù)性注冊的商標(biāo)往往具備知名度，但這樣的商標(biāo)同樣更容易被他人有意或無意的傍名牌，因此部分企業(yè)在申請商標(biāo)延續(xù)性注冊時多半要面臨巨大的挑戰(zhàn)。為避免一些不必要的麻煩，蝸牛納建議企業(yè)對自己的核心商標(biāo)進行密切監(jiān)控，以便能夠及時對他人申請的近似商標(biāo)提出異議，并阻止其注冊，這樣做就不會對自身品牌價值產(chǎn)生影響。
總之，企業(yè)在申請商標(biāo)注冊時，不僅要加強商標(biāo)申請前的系統(tǒng)檢索調(diào)查，還要注意商標(biāo)專用權(quán)各自獨立的問題。可千萬別因為在一個商品或者服務(wù)領(lǐng)域獲得了核準(zhǔn)注冊，就覺得自家商標(biāo)可以在另外一個領(lǐng)域上也能獲得相應(yīng)的核準(zhǔn)注冊了。
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