最近，從國知局實(shí)用新型審查部流傳出了關(guān)于打擊低質(zhì)量申請以及同日申請專利政策調(diào)整的實(shí)用新型審查新趨勢，大概意思是：“由于當(dāng)前同日申請數(shù)量太多，客觀上增加了專利申請的數(shù)量，一種方案審查兩次的審查程序嚴(yán)重消耗了審查資源，因此同日申請的實(shí)用新型授權(quán)后，同日申請的發(fā)明將在4年后再進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查。”
注：以上內(nèi)容，是來自去年實(shí)用新型審查部老師的一個(gè)課件里面內(nèi)容，最近又被頻繁轉(zhuǎn)發(fā)，鏈接如下：
實(shí)用新型審查趨勢：授權(quán)率75%左右！打擊低質(zhì)量專利申請
雖然尚沒有正式官方文件出臺，但是國知局內(nèi)部應(yīng)該是已經(jīng)按照以上操作方式在執(zhí)行，代理機(jī)構(gòu)首當(dāng)其沖地感受到了該政策的直接不良影響，不少客戶在最近兩三年所申報(bào)兩報(bào)案件中的發(fā)明專利申請遲遲收不到審查意見通知書，依目前形勢來看專利授權(quán)仍然遙遙無期。如果您的兩報(bào)申請中發(fā)明專利申請遲遲收不到審查意見，可能就是因?yàn)樯鲜霾僮鞯挠绊憽?/strong>那么問題來了，同日申請專利政策調(diào)整之后，以后到底還能不能“一案兩報(bào)”呢？
上圖中兩報(bào)專利申請中的發(fā)明申請快三年還在等待提案
在了解能不能之前，我們需要先簡單了解什么是“一案兩報(bào)”。發(fā)明和實(shí)用新型是我國專利制度中重要的兩種專利類型，根據(jù)《專利法》第2條的規(guī)定，發(fā)明是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案，實(shí)用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。可見，如果申請人希望對產(chǎn)品進(jìn)行專利保護(hù)，那么既可以選擇申請發(fā)明專利，也可以選擇申請實(shí)用新型專利。
而根據(jù)專利法的規(guī)定，發(fā)明和實(shí)用新型對于產(chǎn)品的保護(hù)區(qū)別主要體現(xiàn)在發(fā)明創(chuàng)造的高度、審查流程和保護(hù)期限上，其中發(fā)明的要求是“具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步”，而實(shí)用新型僅要求“具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”，也即專利法對于發(fā)明的創(chuàng)造高度要求更高；實(shí)用新型初審合格后即授權(quán)，而發(fā)明除了初審之后還具有較長的實(shí)審過程；實(shí)用新型的保護(hù)期限僅為10年，而發(fā)明具有長達(dá)20年的保護(hù)期限。
因此，基于上面這些區(qū)別，當(dāng)申請人在對產(chǎn)品進(jìn)行專利保護(hù)規(guī)劃時(shí)，就可以根據(jù)待保護(hù)產(chǎn)品的創(chuàng)造高度、生命周期以及企業(yè)的市場策略等因素來選擇保護(hù)期限較短但審查周期也較短的實(shí)用新型或者選擇保護(hù)期限更長且權(quán)利更為穩(wěn)定的發(fā)明，從而實(shí)現(xiàn)最為匹配的產(chǎn)品專利保護(hù)。但是在某些情況下，申請人既希望能夠盡快獲得專利授權(quán)和專利保護(hù)，又希望能夠擁有較長的保護(hù)期限和較強(qiáng)的保護(hù)力度，同時(shí)在申請或維權(quán)時(shí)獲得“雙保險(xiǎn)”，那么此時(shí)就可以考慮采取“一案兩報(bào)”的申請策略，即對一個(gè)產(chǎn)品技術(shù)方案同時(shí)申報(bào)發(fā)明和實(shí)用新型兩件專利申請的申請策略。
在我國專利法中，涉及上述申請策略的條款包括《專利法》第9條（下稱法9條）和《專利法實(shí)施細(xì)則》第41條（下稱細(xì)則41條），其中法9條規(guī)定了避免重復(fù)授權(quán)的原則并對同一申請人同日申請發(fā)明和實(shí)用新型的情形設(shè)定了特例，而細(xì)則41條則對申請時(shí)需提交同日申請聲明以及在審查過程中可以通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)獲得發(fā)明授權(quán)等的操作方式進(jìn)行了細(xì)化規(guī)定。
由此在一案兩報(bào)的常規(guī)操作中，申請人會(huì)選擇在同一天就同一個(gè)產(chǎn)品技術(shù)方案同時(shí)遞交發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請并且在二者的請求書中進(jìn)行同日申請聲明，隨后滿足授權(quán)條件的實(shí)用新型專利申請通常會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)被授予專利權(quán)，此時(shí)企業(yè)可以就已獲得的實(shí)用新型專利權(quán)行使權(quán)利，盡早上市專利產(chǎn)品并占領(lǐng)市場。之后，在相對較晚的發(fā)明專利申請授權(quán)之前，申請人還可以結(jié)合產(chǎn)品的市場情況以及企業(yè)的市場策略和專利戰(zhàn)略，選擇放棄實(shí)用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利權(quán)，或者放棄發(fā)明專利權(quán)而繼續(xù)維持實(shí)用新型專利權(quán)，又或者通過修改發(fā)明專利申請文件使之與實(shí)用新型專利權(quán)不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造而保留兩項(xiàng)專利權(quán)。總之，“一案兩報(bào)”的申請策略能夠比較好地解決申請人想要盡早獲得專利保護(hù)與發(fā)明專利申請審查期限較長且授權(quán)難度較大之間的矛盾，確保了申請人通常能夠獲得至少一項(xiàng)專利權(quán)，為企業(yè)提供了多層次的保護(hù)方式。
但是，隨著上述審查新形勢的推行，若申請人還想對產(chǎn)品保護(hù)采取一案兩報(bào)的申請策略時(shí)，勢必會(huì)遇到發(fā)明專利申請延后審查和延后獲得審查結(jié)果的情形，這自然會(huì)在一定程度上影響申請人的知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃。所以，針對仍然存在一案兩報(bào)申請需求的申請人，筆者認(rèn)為可能可以考慮采取以下的申請策略來規(guī)避：
1）同日申請保護(hù)范圍不同的“一案兩報(bào)”申請策略
在本策略下，可以對一件產(chǎn)品技術(shù)方案撰寫權(quán)利要求書保護(hù)范圍不同的發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請并進(jìn)行同日遞交，遞交的同時(shí)須不進(jìn)行同日申請的聲明來避免國知局對發(fā)明專利申請的延后審查。
由于該發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請的保護(hù)范圍不相同，因此遞交的兩件專利申請并不屬于法九條規(guī)定的同樣的發(fā)明創(chuàng)造；又由于二者的申請日是同一天，因此較早授權(quán)公開的實(shí)用新型專利也不會(huì)構(gòu)成發(fā)明專利申請的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，由此能夠規(guī)避《專利法》第22條中三性的問題；并且，由于二者具有不同的保護(hù)范圍，如果發(fā)明專利申請能夠獲得授權(quán)，申請人也無需放棄實(shí)用新型專利權(quán)。
但是，本策略存在兩個(gè)需要關(guān)注的問題：
其一是，二者保護(hù)范圍的區(qū)別化如何處理？筆者認(rèn)為優(yōu)選的方式是使發(fā)明專利申請的保護(hù)范圍略大于實(shí)用新型專利申請的保護(hù)范圍，如此可以較好地增強(qiáng)通常會(huì)直接授權(quán)的實(shí)用新型專利的穩(wěn)定性；而且，還可以考慮在實(shí)用新型專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求中記載至少一個(gè)發(fā)明專利申請中沒有記載且不會(huì)明顯縮小實(shí)用新型保護(hù)范圍的技術(shù)特征，盡可能避免發(fā)明專利申請修改后的權(quán)利要求可能與實(shí)用新型專利具有相同保護(hù)范圍而無法通過法九條來解決的問題。
其二是，國知局會(huì)不會(huì)對此同樣認(rèn)定為屬于變型的“一案兩報(bào)”而同樣采取延后發(fā)明專利申請審查的處理方式？對于該問題，可能就需要一些實(shí)操經(jīng)驗(yàn)或者官方解釋來解答了。
2）不同日申請保護(hù)范圍不同的“一案兩報(bào)”申請策略
根據(jù)《專利法》第34條的規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請日起滿18個(gè)月即行公布。而發(fā)明專利申請?jiān)诠贾蟛拍苓M(jìn)入實(shí)審并獲得審查結(jié)果，可見我國發(fā)明采取的是早期公開延遲審查的審查制度。為了盡早獲得發(fā)明專利申請的審查結(jié)果，申請人可以提交提前公開的請求。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請，該申請經(jīng)初步審查合格后即可進(jìn)入公開程序，一般自申請日起4-10個(gè)月即可公布。
基于上面的審查制度，在本策略下，申請人可以先提交發(fā)明專利申請，然后在發(fā)明專利申請公布之前的時(shí)間段內(nèi)調(diào)整實(shí)用新型的保護(hù)范圍后再提交實(shí)用新型專利申請，遞交實(shí)用新型專利申請時(shí)須不要求在先發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)來避免在先申請的視為撤回。
由于該發(fā)明專利申請和實(shí)用新型專利申請的申請時(shí)間不相同也未進(jìn)行同日申報(bào)聲明，因此不存在法九條和同日發(fā)明申請延后審查的問題。但是，本策略也存在需注意的兩點(diǎn)：
其一是，需密切關(guān)注在先發(fā)明專利申請的公布時(shí)間，盡早遞交實(shí)用新型專利申請，避免打時(shí)間差不成而導(dǎo)致的操作失誤；
其二是，因在先的發(fā)明專利申請可能構(gòu)成在后的實(shí)用新型專利申請的抵觸申請而破壞其新穎性和穩(wěn)定性，因此需要適當(dāng)調(diào)整在后申請的實(shí)用新型專利申請的保護(hù)范圍，使其相對于在先的發(fā)明專利申請具有新穎性，例如增加在先的發(fā)明專利申請未記載的技術(shù)方案或者技術(shù)特征。
在目前越來越多變甚至嚴(yán)苛的審查趨勢下，如何積極應(yīng)對并策劃合理的申請策略來幫助申請人更好地保護(hù)其創(chuàng)新成果并實(shí)現(xiàn)其知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，是專利服務(wù)機(jī)構(gòu)和專利代理師都需要面對和思考的問題。“一案兩報(bào)”申請策略最初是為了解決20世紀(jì)90年代申請量持續(xù)增加與審查力量嚴(yán)重不足的問題而產(chǎn)生的處理方式，未來它可能也需要進(jìn)一步的調(diào)整來匹配不斷發(fā)展的中國知識產(chǎn)權(quán)大環(huán)境，但現(xiàn)階段它還是企業(yè)實(shí)施專利戰(zhàn)略的重要手段之一，所以“一案兩報(bào)”也不是不能報(bào)，還是要看怎么報(bào)！
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