實(shí)際操作專利規(guī)避的幾個(gè)必要步驟

故事的由來(lái)，是這個(gè)樣子滴。

一個(gè)長(zhǎng)期服務(wù)的老客戶，我之前就幫他們規(guī)避過(guò)一些國(guó)外的專利，突破了國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利堵截。這次，作為研發(fā)總負(fù)責(zé)的老板，匆匆忙忙把我叫來(lái)，要申請(qǐng)一個(gè)顛覆整個(gè)行業(yè)的技術(shù)效果的發(fā)明專利。這個(gè)機(jī)器他們已經(jīng)試驗(yàn)了一個(gè)多月，有各種配件的變形以及最終產(chǎn)品的效果的照片比較，我很快就理解了技術(shù)方案，回去招呼大家開(kāi)始寫(xiě)。

我們的專利撰寫(xiě)程序是非常嚴(yán)格的，審核初稿的時(shí)候必須提供檢索到的對(duì)比文件，所以發(fā)明授權(quán)率穩(wěn)定在75%。結(jié)果，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)的專利代理師迅速檢索到了一篇非常接近的英文PCT，發(fā)送給我。

我的判斷是，這篇對(duì)比文件毫無(wú)疑問(wèn)破壞了創(chuàng)造性，于是終止撰寫(xiě)，并將這篇英文PCT發(fā)給客戶。

客戶并不只是申請(qǐng)專利而已，該產(chǎn)品已經(jīng)在設(shè)計(jì)，準(zhǔn)備銷售了，必須考慮這個(gè)PCT的威脅。

于是，我的表演時(shí)間到了！

必要步驟一：翻譯

先把這篇英文PCT翻譯成中文，以中文去思考規(guī)避設(shè)計(jì)，不能拿著一篇英文專利在中國(guó)招搖撞騙。

必要步驟二：判斷專利穩(wěn)定性

如果是規(guī)避已經(jīng)授權(quán)的發(fā)明專利，不用花太多時(shí)間去考慮專利穩(wěn)定性，直接按照權(quán)利要求1的保護(hù)范圍進(jìn)行規(guī)避即可，工作量少些。雖然據(jù)我估算，即便是授權(quán)的發(fā)明專利，依然有10%的可能性被無(wú)效掉。

如果是實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利，反而工作量更大，因?yàn)樾枰ㄙM(fèi)更多時(shí)間考慮權(quán)利穩(wěn)定性。有的實(shí)用新型的權(quán)利要求1保護(hù)范圍稍微寫(xiě)得大了一些，這會(huì)使得規(guī)避設(shè)計(jì)很糾結(jié)。直接按照權(quán)利要求1的保護(hù)范圍去規(guī)避，由于保護(hù)范圍太大，規(guī)避難度太大，會(huì)給企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)增加太多成本。

但如果考慮權(quán)利要求1可能被無(wú)效掉，那么就需要先確認(rèn)一下權(quán)利要求能夠被無(wú)效掉多少條，相當(dāng)于增加了一份無(wú)效宣告分析的工作量。這也就是我寫(xiě)了那篇《專利禁忌魔法之四大邪術(shù)（四）極限潛水術(shù)》的原因，保護(hù)范圍不確定的專利，最難進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)。

這件專利是申請(qǐng)不到一年的英文PCT，當(dāng)然并沒(méi)有在任何國(guó)家授權(quán)。但我可以確定的兩件事情是，①它肯定會(huì)進(jìn)入中國(guó)，這篇專利恰恰就是該客戶在國(guó)際上唯一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)它來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的；以及②它的最大保護(hù)范圍頂多就是權(quán)利要求1的范圍，只要能夠規(guī)避開(kāi)權(quán)利要求1，就可以確保不侵權(quán)。據(jù)我判斷，權(quán)利要求1的授權(quán)可能性也比較高，這確實(shí)是一個(gè)行業(yè)內(nèi)原創(chuàng)的技術(shù)方案，與我的客戶不謀而合。

當(dāng)然，規(guī)避權(quán)1的難度相當(dāng)大，歐美頂級(jí)公司的專利質(zhì)量都特別特別好，權(quán)利要求1常常寫(xiě)的無(wú)限大，充滿了膠原蛋白（功能性限定），而實(shí)施例和從權(quán)卻寫(xiě)得極其具體，恨不得有幾個(gè)螺絲釘都告訴你清清楚楚。

必要步驟三：確認(rèn)我方目的

其實(shí)，針對(duì)該案例來(lái)說(shuō)，規(guī)避設(shè)計(jì)僅僅是一個(gè)很重要，但非常不緊急的事情。因?yàn)闅W美頂級(jí)公司的操作習(xí)慣大多是把發(fā)明申請(qǐng)拖延到期限的最后一天才進(jìn)行下一個(gè)步驟，盡可能延遲自己的發(fā)明專利授權(quán)，讓自己的專利的懸而未決的狀態(tài)持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)越開(kāi)心，根本就不希望盡早授權(quán)。因此，作為一個(gè)申請(qǐng)不久的PCT，30個(gè)月時(shí)間考慮進(jìn)入國(guó)家階段，再經(jīng)過(guò)2年的國(guó)內(nèi)實(shí)質(zhì)審查，意味著通常情況下這個(gè)專利可能在四五年之后（例如2023年）才會(huì)在中國(guó)或者其他國(guó)家獲得授權(quán)。

作為一個(gè)有檔次的企業(yè)，我的客戶自然不會(huì)等待那么久之后才去規(guī)避，因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在就打算賣這個(gè)產(chǎn)品了。他們的產(chǎn)品幾乎是與這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同類高端產(chǎn)品同時(shí)期出現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)，為中國(guó)人長(zhǎng)臉。

規(guī)避的目的自然是，改變我方產(chǎn)品的技術(shù)方案，確保我方產(chǎn)品不會(huì)落入對(duì)方專利的保護(hù)范圍，以避免在市場(chǎng)上受到對(duì)方專利的威脅。但是在規(guī)避設(shè)計(jì)的過(guò)程中，必然會(huì)產(chǎn)生新的技術(shù)方案，這個(gè)新的技術(shù)方案常常是一種截然不同的創(chuàng)新，一般可以申請(qǐng)新的發(fā)明專利。

因此，確認(rèn)我方目的是兩個(gè)，①規(guī)避：確保產(chǎn)品規(guī)避侵權(quán)，②授權(quán)：確保我方新申請(qǐng)發(fā)明能夠授權(quán)。

必要步驟四：對(duì)技術(shù)人員和老板的宣講

我很明確地知道，客戶的老板和工程師，肯定不會(huì)非常詳細(xì)地讀過(guò)這篇專利的中文譯文（都忙得要死，根本沒(méi)空看，也看不懂）。所以我要先花15分鐘，把這篇專利的權(quán)利要求1和說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容做個(gè)概述，再闡述我們面對(duì)的兩個(gè)問(wèn)題：①規(guī)避：產(chǎn)品規(guī)避侵權(quán)，②授權(quán)：自己申請(qǐng)專利能授權(quán)，以明確本次會(huì)談的目的。

在與客戶的面談過(guò)程中，我打開(kāi)了電腦，連接了投影儀，要求在座各位先聽(tīng)我講15分鐘，然后再開(kāi)始討論問(wèn)題，確保話題在我的控制之下。

針對(duì)第①個(gè)問(wèn)題（規(guī)避），我總結(jié)了權(quán)利要求1的四個(gè)必要技術(shù)特征（1）（2）（3）（4），并且把它們分成了兩類，第一類是我認(rèn)為絕無(wú)可能更改或者取消的技術(shù)特征（1）和（3），因?yàn)檫@兩個(gè)技術(shù)特征是同類產(chǎn)品的通用結(jié)構(gòu)，第二類是可以作出修改或者取消的技術(shù)特征（2）和（4）。此外，由于這四個(gè)技術(shù)特征是非常明顯的功能性限定，所以我還將這四個(gè)技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)中的實(shí)施例列了出來(lái)。例如，技術(shù)特征（2）是驅(qū)動(dòng)裝置，實(shí)施例中分別采用了氣缸與伺服電機(jī)，技術(shù)特征（4）是取件裝置，實(shí)施例中分別采用了機(jī)械手和吸盤(pán)。

然后，我對(duì)在座各位說(shuō)，規(guī)避侵權(quán)有兩個(gè)方向：第一，取消技術(shù)特征（2）或者（4）中的一個(gè)，這兩個(gè)技術(shù)特征只要缺少任意一個(gè)，肯定可以規(guī)避侵權(quán)。但是，這個(gè)可能性很小很小。第二，技術(shù)特征（2）或者（4）中的實(shí)施例，我們可以不采用任意一個(gè)實(shí)施例。依照專利司法解釋中關(guān)于功能性限定的條款，功能性限定的實(shí)際保護(hù)范圍以實(shí)施例中的具體結(jié)構(gòu)為保護(hù)范圍，而不是以權(quán)利要求中的功能性限定為保護(hù)范圍。但這種規(guī)避方式并不穩(wěn)妥，還是存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)第②個(gè)問(wèn)題（授權(quán)），我將專利說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)的各種比較重要的技術(shù)特征總結(jié)了8個(gè)，對(duì)在座各位說(shuō)，要想自己的發(fā)明專利授權(quán)，就必須盡可能不采用這篇專利中已經(jīng)公開(kāi)的這8個(gè)技術(shù)特征，并且要增加在這篇專利中并不存在的技術(shù)特征。

必要步驟五：新技術(shù)方案的提出、否決與確認(rèn)

前四個(gè)步驟都是我一個(gè)人搞定的，這是基于我對(duì)客戶和客戶所在行業(yè)的理解與經(jīng)驗(yàn)，而步驟五出現(xiàn)了客戶的參與。我要說(shuō)，真正的專利規(guī)避肯定不是專利代理師完成的，如果有哪個(gè)專利代理師天真地向你吹牛說(shuō)，我能幫你做規(guī)避設(shè)計(jì)，他是實(shí)實(shí)在在的天真（也就是根本不懂專利規(guī)避）。

舉個(gè)栗子，假如權(quán)利要求1包含了一個(gè)必要技術(shù)特征“轉(zhuǎn)動(dòng)軸是傾斜的”，以專利代理師的角度會(huì)說(shuō)，把轉(zhuǎn)動(dòng)軸改成水平的，就能規(guī)避侵權(quán)。但以技術(shù)人員的角度可能說(shuō)，如果轉(zhuǎn)動(dòng)軸是水平的，這個(gè)機(jī)器就沒(méi)法用了。所以，規(guī)避設(shè)計(jì)必須受到技術(shù)原理的限制，而技術(shù)原理掌握在技術(shù)人員腦中，專利代理師一般不懂。就算專利代理師做過(guò)某技術(shù)領(lǐng)域的工程師，但也不可能懂得其他技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)原理。

專利規(guī)避的第一公理：專利規(guī)避是由技術(shù)人員完成的，專利代理師只是確認(rèn)是否可以規(guī)避。

在我宣講完畢之后，客戶提出了很多種規(guī)避技術(shù)方案，我一一否決。

終于，客戶提出了一個(gè)我看起來(lái)也覺(jué)得可以規(guī)避的技術(shù)方案，但我認(rèn)為其實(shí)依然有風(fēng)險(xiǎn)。如果對(duì)方的專利代理師是個(gè)訴訟實(shí)操經(jīng)驗(yàn)很豐富的專家的話，風(fēng)險(xiǎn)還是有的。只是，這種概率比較低，因?yàn)?，僅僅具有豐富的訴訟經(jīng)驗(yàn)還不夠，還必須有充分的本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，才能看得出來(lái)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。我明確告知了客戶，這種規(guī)避方式還有侵權(quán)漏洞，并提出了我對(duì)該種漏洞的法律解決方案，從訴訟實(shí)踐的角度給專利權(quán)人增加難題，使之無(wú)法舉證，從而間接地規(guī)避了侵權(quán)。

最終，由于客戶提出了新的規(guī)避設(shè)計(jì)的技術(shù)方案，該技術(shù)方案本質(zhì)上是截然不同的技術(shù)思路，第②個(gè)問(wèn)題（授權(quán)）竟然迎刃而解，不需要額外討論了。以這個(gè)規(guī)避設(shè)計(jì)的技術(shù)方案去申請(qǐng)發(fā)明，我認(rèn)為授權(quán)率是100%。

總結(jié)

步驟一很費(fèi)時(shí)間，步驟二和步驟三，只花了我的時(shí)間1小時(shí)（因?yàn)槲逸p車熟路，很有經(jīng)驗(yàn)），步驟四和步驟五與客戶在一起花了2小時(shí)，一個(gè)價(jià)值上億甚至更多的商業(yè)問(wèn)題，就解決了。

在總結(jié)中我還要指出一些專利規(guī)避的難點(diǎn)問(wèn)題。

1、產(chǎn)品是否侵權(quán)，或者專利是否有效的判斷，不是一個(gè)有確切答案的科學(xué)判斷，沒(méi)有人能夠保證一定侵權(quán)或者一定不侵權(quán)，明顯風(fēng)牛馬不相及的產(chǎn)品和專利不需要規(guī)避設(shè)計(jì)，不是本篇文章的討論范圍。也就是說(shuō)，任何規(guī)避設(shè)計(jì)方案只是一個(gè)相對(duì)的規(guī)避可能性，而不具有絕對(duì)性。所以，不要過(guò)于自信，給客戶打包票。

2、無(wú)效宣告（判斷專利有效性）和侵權(quán)訴訟的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于專利規(guī)避設(shè)計(jì)應(yīng)該是必備基礎(chǔ)。我個(gè)人覺(jué)得，在沒(méi)有做過(guò)無(wú)效宣告和侵權(quán)訴訟實(shí)踐之前考慮的專利規(guī)避，與我現(xiàn)在考慮的專利規(guī)避，不是一個(gè)思路。

3、溝通能力是個(gè)關(guān)鍵能力，尤其是現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)的能力，整個(gè)場(chǎng)面我hold住。不能想象，規(guī)避設(shè)計(jì)用email或者微信、QQ、電話來(lái)回溝通技術(shù)方案，這樣做事情，雙方都要崩潰了，時(shí)間會(huì)拖延到無(wú)限長(zhǎng)也搞不定。但現(xiàn)場(chǎng)溝通需要更快速的反應(yīng)和更充分的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)專利代理師的專業(yè)素質(zhì)要求更高，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有太多思考時(shí)間。

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