原標題：關(guān)于調(diào)解一件跨多國商標搶注案的思考
近年來，隨著一帶一路的提出，中國企業(yè)“走出去”步伐的加快，企業(yè)遭遇海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)量逐漸上升。本文分享一起典型的我國商標在東南亞被惡意搶注的案例和以此引發(fā)的思考。
近年來，隨著一帶一路的提出，中國企業(yè)“走出去”步伐的加快，企業(yè)遭遇海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)量逐漸上升。其中，隨著中國企業(yè)品牌在更大范圍內(nèi)獲得關(guān)注和認可，相關(guān)商標在海外被搶注或者被侵權(quán)成為高發(fā)和突出的問題。尤其是東南亞市場更是成為商標搶注的重災區(qū)，2023年甚至有某職業(yè)搶注人在菲律賓搶注了幾十件中國知名電商品牌的事件發(fā)生。對于此種情形，以下分享筆者所在公司經(jīng)辦的一起典型的我國商標在東南亞被惡意搶注的案例和以此引發(fā)的思考。
A公司是一家核心技術(shù)和自主品牌的硬件高科技公司，是該領(lǐng)域內(nèi)全球知名的消費電子品牌，相關(guān)產(chǎn)品榮獲了一系列國內(nèi)外知名獎項，產(chǎn)品深受業(yè)內(nèi)專家和大眾用戶的喜愛。公司定位于全球市場，擁有該領(lǐng)域內(nèi)的自主知識產(chǎn)權(quán)。
泰國商人S先生在2017年7月在美國參加某知名消費電子展會時，發(fā)現(xiàn)了品牌A的一款產(chǎn)品非常新穎實用，并購買了多個產(chǎn)品供自己和家人使用，使用者都對這款產(chǎn)品贊不絕口。S先生立馬發(fā)現(xiàn)了其中的商機，在2017年8月回到泰國后立即給A公司寫了郵件，表示非常喜歡這款產(chǎn)品，希望能代理這款產(chǎn)品，在東南亞地區(qū)進行銷售，但是A公司對S先生進行盡職調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，其并不是這個行業(yè)的從業(yè)人員，沒有任何銷售經(jīng)驗和渠道資源，于是婉言謝絕了S先生。而S先生并沒有死心，在未獲得A公司同意或許可的情況下，S先生于2017年8月在泰國和新加坡提交了A公司的商標注冊。隨后又分別在東南亞其他國家提交了商標申請。
A公司早在2012年便開始在中、美、日、澳、韓、歐盟等區(qū)域申請了A商標。但因其專注于技術(shù)和產(chǎn)品，而忽視了在東南亞的商標布局，直到2017年10月A公司才首次在東南亞的新加坡提交商標申請。直至A商標在新加坡被駁回，A公司才發(fā)現(xiàn)該商標已在東南亞多國遭遇搶注。而S先生申請的新加坡商標已經(jīng)核準注冊，泰國，越南商標已在公告當中，其它幾個國家的商標也都在審查當中。
A公司不得已在多方調(diào)查取證之后委托筆者所在公司針對搶注商標采取了以下措施：
以A的名義盡快在東南亞各個國家提交A的商標申請；
對已搶注成功的新加坡商標提起無效程序；
對公告中的泰國，越南商標提起異議程序；
實時監(jiān)控其它正在審查當中的搶注商標；
調(diào)查S先生名下申請的所有商標并實時監(jiān)控；
請?zhí)﹪蓭熀徒?jīng)銷商調(diào)查S先生的背景及嘗試聯(lián)系對方和談；
開始收集各個國家的商標使用證據(jù)及其它證據(jù)材料為后面的維權(quán)措施做準備；
想要奪回A商標的所有權(quán)，A公司第一個要面對的案件就是新加坡的商標無效案件，A公司提起無效后，S先生做了答辯的同時，對A公司其它申請的4件系列商標提出了異議申請，故在新加坡一個國家就有5個并列的異議/無效案件。新加坡的異議/無效案件程序相對比較復雜，類似于司法程序，全程耗時較久而且律師費非常昂貴。在異議/無效案件雙方進行答辯后進入調(diào)解程序，S先生律師首先表達了和解的意愿。A方同意進行和解。
調(diào)解當天， A方律師首先表示A方有足夠的證據(jù)來證明對方的商標惡意搶注行為以及A公司才是此商標的合法權(quán)利人，并有信心在接下來各國的商標異議/無效程序中取得勝利。A方律師提供了以下主要證據(jù)及理由陳述：
1、A公司注冊于2011年10月，且于2014年10月獲得了版權(quán)登記證書。根據(jù)《伯爾尼公約》，A方有權(quán)在《伯爾尼公約》簽署和批準的國家/地區(qū)（即本調(diào)解有關(guān)的大多數(shù)東南亞司法管轄區(qū)）享有版權(quán)保護并有權(quán)提起侵權(quán)訴訟。
2、A公司早在2013年就在新加坡和東南亞國家開始銷售A品牌的產(chǎn)品，有大量的使用證據(jù)和銷售額報表可證明這一點，另A方的官方網(wǎng)站可以從所有主要的全球市場（包括大多數(shù)東南亞國家）進行訪問。自2011年建站以來，來自東南亞國家的無數(shù)用戶訪問了A網(wǎng)站。
3、截至2023年5月31日，除了A公司之外，S先生還在全球范圍內(nèi)提交了超過100件不同品牌的商標申請，沒有證據(jù)能表明S先生已經(jīng)使用過這些商標。由此可證明S先生的商標投機意圖。
4、在2017年8月的電子郵件中，S先生明確詢問了是否有可能以“我自己的品牌”的名義生產(chǎn)A公司的產(chǎn)品。由此可證明S在明知A品牌屬于A公司的情況下仍然提交了不屬于自己的商標申請，隨后在東南亞其它國家陸續(xù)申請系列商標也證明了其想要在A已經(jīng)銷售卻未取得商標的市場搶注商標給A方施加壓力，并以此從A獲得經(jīng)銷商權(quán)利，獲取非法利益的意圖。
A方律師認為基于S明顯的惡意以及A公司手上充分的證據(jù)，A沒有理由向?qū)Ψ街Ц陡哳~的和解費用，為了盡快解決此糾紛，A最多向?qū)Ψ街Ц逗侠淼纳虡松暾堉С鲑M用。此次調(diào)解持續(xù)了將近20個小時，經(jīng)過WIPO調(diào)解員和雙方律師的多番努力最終達成和解。爭議雙方代表以及調(diào)解員在WIPO新加坡調(diào)解辦公室簽署了最終調(diào)解協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括但不限于以下主要條款：
1、S先生名下注冊的所有A公司的商標按A的要求進行撤回或者轉(zhuǎn)讓給A；
2、S先生名下注冊的所有A公司的域名轉(zhuǎn)讓給A；
3、S方在10個工作日內(nèi)銷毀所有包含A公司商標的材料和物資，包括電子文件，并簽署相關(guān)的法定聲明；
4、S方承諾不在新加坡或其他地方使用或申請注冊A商標或包含A等文字或圖形類似商標，無論是以其個人名義還是通過任何其他相關(guān)利益方。并且不得以任何形式反對A方的商標注冊。
基于此案引發(fā)的幾點思考及建議：
1、海外商標注冊布局：商標具有地域性，企業(yè)應“市場未動，品牌先行”提前在出口國進行商標的布局注冊。商標布局時應注意覆蓋所有已經(jīng)出口銷售的國家，覆蓋所有正在銷售的產(chǎn)品類目，申請的商標應與使用中的商標圖樣保持一致。有條件的企業(yè)應對未來的目標市場也提前進行布局。
2、重視版權(quán)保護：若商標是帶有圖案設(shè)計的，建議盡早進行版權(quán)的登記保護。尤其是對于暫時沒有足夠的預算進行全球商標布局的企業(yè)來說尤其重要，這對后面可能出現(xiàn)的商標維權(quán)奠定了權(quán)利基礎(chǔ)。
3、重視域名注冊：域名注冊的成本低，速度快，絕大多數(shù)國家不審查，注冊率高。這就給了競爭對手和不法分子可乘之機，利用域名導入客戶搶占市場。建議產(chǎn)品出口到某個國家前，提前在目標國對域名和商標進行注冊保護。
4、建立商標監(jiān)控體系：針對重點出口國家或地區(qū)開展商標和市場的監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)并解決糾紛。尤其針對一些不實審的國家，例如歐盟及歐盟成員國等，商標監(jiān)控是不可或缺的。
5、遭遇侵權(quán)應積極應對：企業(yè)商標權(quán)益在海外被侵害時應積極應對，根據(jù)搶注商標的申請狀態(tài)來采取適當?shù)拇胧┚S護自身權(quán)益。
6、具體案件制定具體策略：當商標權(quán)益在海外被侵害時，企業(yè)應根據(jù)實際情況以及各國制度環(huán)境的不同而選擇合適的方式和途徑來化解糾紛。替代性糾紛解決機制（非訴訟糾紛解決機制）越來越普遍，大家都在尋求更加有效的解決方案。調(diào)解是全球知識產(chǎn)權(quán)爭端更高效、低成本的選擇。
7、保存證據(jù)，完善內(nèi)部管理體系：在解決商標海外糾紛的案件中，證據(jù)是否充分很大程度上決定了維權(quán)能否成功。因此企業(yè)在日常運營中要重視商標使用證據(jù)的搜集和保存，包括自有商標在注冊國的使用證據(jù)，例如銷售合同，進出口合同，提單，發(fā)票等。能夠證明對方惡意搶注的有關(guān)證據(jù)，例如商業(yè)關(guān)系證明文件，往來郵件，在先使用證明文件等。自有商標知名度的相關(guān)證據(jù)，例如榮譽，廣告，雜志代言，展會等。同時健全和完善企業(yè)內(nèi)部的知識產(chǎn)權(quán)管理體系。
8、經(jīng)銷協(xié)議和銷售合同中添加品牌和商標的相關(guān)條款：就目前遇到的案例而言，搶注方絕大多數(shù)都是兩類群體，一類是專門惡意注冊各類商標的職業(yè)搶注人，這一類通過保存證據(jù)和證明惡意絕大多數(shù)都能取得較好的效果，并且這些人就是奔著錢來的，他們對于公司主營業(yè)務大多不存在惡意；而另外一類則是和公司業(yè)務相關(guān)的上下游企業(yè)，尤其是在海外有銷售業(yè)務的下游代理商，這些人對于本地的法律法規(guī)相對比較熟悉，而且懂相關(guān)業(yè)務，因此，在合同中約定他們禁止注冊品牌方相關(guān)商標和域名的相關(guān)條款，未來一旦遇到被搶注，也能夠留有相關(guān)證據(jù)。
9、注意展會期間的知識產(chǎn)權(quán)保護：每年各種大型展會結(jié)束后，會產(chǎn)生一小波商標搶注的高峰，參展企業(yè)在展會期間應做好知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，登記來訪意向客戶的詳細信息，顯著位置標明商標權(quán)屬，并讓來訪者簽字確認。以減少展會結(jié)束后的商標搶注現(xiàn)象。
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