原標(biāo)題：專利侵權(quán)和專利無效審查中“現(xiàn)有技術(shù)”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)探討及評述
專利侵權(quán)和專利無效復(fù)審分別由不同部門主管，前者屬于司法問題由法院判斷，后者屬于行政問題由國家知識產(chǎn)權(quán)局管理。由于司法和行政不同特質(zhì)，司法的靈活性低于行政，出于司法的目的，需要具有更多的謹(jǐn)慎性，因此兩者對于“現(xiàn)有技術(shù)”問題的判斷并不完全一致。這種不一致經(jīng)常導(dǎo)致部分律師和專利代理人感到困惑和無奈，對于同一案件產(chǎn)生不同的裁判會引起其認(rèn)為的不確定。本文分析了“現(xiàn)有技術(shù)”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為何在司法和行政領(lǐng)域產(chǎn)生不同，并且簡要評述了這種不同的合理性和應(yīng)對方式。
一、案例介紹
案號：(2019)最高法民再141號
具體判決書請查閱鏈接[1]。
案件主要內(nèi)容：當(dāng)事人曾經(jīng)向復(fù)審委申請宣告原告專利無效，但是復(fù)審委做出“維持專利有效”決定，即是維持專利全部有效。復(fù)審委維持有效的原因是“揚(yáng)聲器箱與對比文件1中的波紋狀結(jié)構(gòu)的彈性伸縮共鳴腔二者結(jié)構(gòu)不同，所要解決的技術(shù)問題、所起到的作用均不同。對比文件1中的沒有給予技術(shù)啟示，目前也沒有證據(jù)表明上述區(qū)別特征是公知常識”(引號中信息來自最高法院的判決書內(nèi)容)。因此，復(fù)審委認(rèn)為兩項(xiàng)技術(shù)特征不同。關(guān)于不同有兩個(gè)理解：第一，涉案不包括對比文件的技術(shù)特征或者僅僅包括一部分技術(shù)特征;第二，涉案專利的包括對比的全部技術(shù)特征，并新增技術(shù)改進(jìn)，使相對于原先的對比文件(現(xiàn)有技術(shù))更有技術(shù)創(chuàng)新，并且該新增技術(shù)特征不是公知常識。復(fù)審委顯然采用了第二種意見。作為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)1：專利號為20082009××××.2的實(shí)用新型專利文件。
二、涉案專利、侵權(quán)產(chǎn)品和現(xiàn)有技術(shù)的模型化分析及歷次審判內(nèi)容分析
(1)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征：a,b,c,d
(2)對比文件的專利技術(shù)特征：a,b,c,d,e,f
(3)專利權(quán)人的專利(涉案專利)的技術(shù)特征：a,b,c,D
廣州知產(chǎn)院認(rèn)為：特征d不等于特征D，因此沒有落入保護(hù)范圍。另外，對比文件1由于多出技術(shù)特征e,f，因此侵權(quán)產(chǎn)品不屬于現(xiàn)有技術(shù)，現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立。
廣東高院認(rèn)為：特征d=特征D，另外，對比文件1由于多出技術(shù)特征e,f，因此侵權(quán)產(chǎn)品不屬于現(xiàn)有技術(shù)，現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立。
最高院認(rèn)為：現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定，只進(jìn)行相應(yīng)技術(shù)對比，只要侵權(quán)產(chǎn)品具有對比文件中的相應(yīng)技術(shù)特征而不是全部技術(shù)特征，可以認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。也就是被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征：a,b,c,d包括在對比文件a,b,c,d,e,f中，可以認(rèn)為使用了現(xiàn)有技術(shù)。
三、最高法院判決的意義和對企業(yè)的啟示
如果最高法院今后所有裁判尺度一致的話，那么對于專利侵權(quán)的現(xiàn)有技術(shù)抗辯應(yīng)用范圍可以大大增加，也就是意味著現(xiàn)有技術(shù)中相應(yīng)的技術(shù)特征，即現(xiàn)有技術(shù)中集合的某一部分子集也可以作為認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)的依據(jù)。
對于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)部門來說，這或許是另外一個(gè)思路，或許可以巧妙利用這一判決帶了侵權(quán)訴訟或者避開專利陷阱新的策略。
例如：企業(yè)開發(fā)技術(shù)的技術(shù)特征為 a,b,c,d,e;現(xiàn)有有效專利的技術(shù)特征為a,b,c,D,D有可能等于d;現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征為a,b,c,d,e,f;
按照此判決，企業(yè)即使生產(chǎn)出該產(chǎn)品，依然可以使用現(xiàn)有技術(shù)抗辯而避免侵權(quán)。雖然復(fù)審委可能認(rèn)為技術(shù)特征D具有創(chuàng)造性，現(xiàn)有技術(shù)沒有公開D，因此被授予專利或者維持專利有效。而根據(jù)全面覆蓋原則，企業(yè)產(chǎn)品沒有技術(shù)特征f,因此不侵犯現(xiàn)有技術(shù)的專利權(quán)(如果專利權(quán)依然有效的話)。
四、司法和行政裁判不一致的原因分析
原因之一：專利復(fù)審委屬于行政部門，行政自由裁量權(quán)高于司法。復(fù)審委從創(chuàng)造性角度進(jìn)行評價(jià)，考慮了其差異部分和差異造成的技術(shù)貢獻(xiàn)。最高院從相同部分進(jìn)行評價(jià)，只要有相同就是一樣的。這種原因是由于部門各自的角色決定的，評價(jià)技術(shù)方案的創(chuàng)造性會從不同點(diǎn)得出不同的結(jié)論，主動評價(jià)和被動評價(jià)在某些情況下，會就相同問題得出不同的結(jié)論。
原因之二：從人員的綜合背景來看，專利復(fù)審委是法官型技術(shù)員本質(zhì)是技術(shù)員，最高法院是技術(shù)員型法官本質(zhì)還是法官。復(fù)審委看技術(shù)“門道”，最高法院看技術(shù)“內(nèi)容”。復(fù)審委的裁判人員主要是透過技術(shù)看到其內(nèi)容的不同而非透過內(nèi)容看到其技術(shù)的不同，法院法官則相反。
一句話也可以概括，法院只關(guān)注看到的，復(fù)審委只關(guān)注感受到的。
五、該判決對企業(yè)專利策略的影響
由于兩套體系對于專利評價(jià)的不同，因此在涉專利訴訟中，不確定性始終存在，如果需要降低其不確定性，必須在前期布局上做足功夫。
筆者用非常通俗的舉例，表明何謂專利布局的功夫。
例如，甲畫一只老虎，乙畫一只貓，即便畫得一模一樣，究竟侵權(quán)與否主要看所畫的是不是用來抓老鼠。也就是，即便相同的結(jié)構(gòu)表述，但是所起的作用不同，所在領(lǐng)域的不同，從而解決了不同的技術(shù)問題，也不能認(rèn)為兩者是相同的技術(shù)特征，不應(yīng)當(dāng)僅僅憑文字表述相同而確定其技術(shù)特征相同。專利布局就是從多個(gè)維度確定其與現(xiàn)有方案的不同，而不僅僅通過新的描述認(rèn)為其不同。一切的前提是具有足夠多的有質(zhì)量專利數(shù)量，從而實(shí)現(xiàn)足夠多的上位概括的可能性。
根據(jù)本文的講述，企業(yè)對于現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定可以考慮每個(gè)技術(shù)特征表述的內(nèi)容及其表述集合中，兩者同時(shí)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)目的是否相同，解決的技術(shù)問題是否相同，即可以通過部分拆解從而確定現(xiàn)有技術(shù)(按照最高法院的判斷標(biāo)準(zhǔn))。因此，在涉及專利訴訟中，可以適當(dāng)采用新的思路，不拘泥于完全一致的表述，而采用新技術(shù)文件中部分階段的技術(shù)成果，作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯的材料。
注：
[1] (2019)最高法民再141號
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