摘 要：創(chuàng)造性是發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查意見通知書中最常見的內(nèi)容，審查意見答復(fù)中的意見陳述的理由是否充分對(duì)于一件案件的最終走向通常起到很重要的作用。 “三步法”是《專利審查指南》中規(guī)定的判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的方法，其中規(guī)定應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。實(shí)務(wù)中，審查員重新確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)常存在一些問題。本文中對(duì)創(chuàng)造性判斷中實(shí)際解決的技術(shù)問題存在的典型問題進(jìn)行了梳理，并結(jié)合具體案例的分析，對(duì)“重新確定技術(shù)問題”給創(chuàng)造性評(píng)價(jià)帶來的影響進(jìn)行討論，以期對(duì)代理人在答辯關(guān)于創(chuàng)造性問題的審查意見時(shí)提供啟示作用。
關(guān)鍵詞：“三步法” 重新確定技術(shù)問題 創(chuàng)造性
01、引言
《專利法》第22條第3款規(guī)定：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。其中，發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。
“三步法”是《專利審查指南》中規(guī)定的判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的方法?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼碌?.2.1.1節(jié)提供了“三步法”的判斷方法，包括如下三個(gè)步驟：
對(duì)于其中的第2步，《專利審查指南》規(guī)定，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。從這個(gè)意義上說，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。
《專利審查指南》進(jìn)一步指出，審查過程中，由于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請(qǐng)人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此， 基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題。在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可[1]。
從審查實(shí)務(wù)來看，“三步法”第 2 步中“確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”往往是創(chuàng)造性判斷中的難點(diǎn)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其為第3步中的技術(shù)啟示的尋找確立了方向，也是在最接近現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上重塑發(fā)明的推動(dòng)力。因此，準(zhǔn)確確定“發(fā)明實(shí)際解決 的技術(shù)問題”對(duì)于創(chuàng)造性的準(zhǔn)確判斷具有重要作用，其會(huì)直接影響創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。
但是，筆者在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，審查意見中往往弱化發(fā)明實(shí)際解決技術(shù)問題的確定過程，將重點(diǎn)放在“三步法”的第3步，而如果發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題認(rèn)定錯(cuò)誤或出現(xiàn)偏差，會(huì)影響到第3步中是否有技術(shù)啟示的判斷。
筆者根據(jù)自己的多年實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)存在的誤區(qū)進(jìn)行了梳理。
下面將通過實(shí)際工作中的具體案例對(duì)上面梳理的誤區(qū)進(jìn)行一一說明。
02、確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)存在的誤區(qū)
誤區(qū)1、審查員將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題上位化
如果審查員將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題上位化來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，那么其所確定的技術(shù)問題可能有誤。具體而言，技術(shù)問題是基于技術(shù)效果確定，而發(fā)明實(shí)際在某個(gè)較小范圍(下位概念)產(chǎn)生優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)效果。審查員將技術(shù)問題上位化，從而導(dǎo)致體現(xiàn)不出發(fā)明相較于現(xiàn)有技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)[2]。
案例1
【技術(shù)方案】
本案例中，權(quán)利要求1中采用的技術(shù)方案為：
一種漸變型吸波材料制備方法，包括如下步驟：
a、將吸波材料填入模具中;
b、震蕩所述模具，使所述吸波材料中的吸波劑濃度在垂直方向上自上而下逐漸增加;
c、將震蕩后所述模具中吸波材料的表面抹平，冷卻固化，得到漸變型吸波材料。
一方面由于漸變型吸波材料內(nèi)部漸變分布的吸波劑，提高了漸變型吸波材料的電磁損耗效率，使得電磁波在經(jīng)過所述漸變型吸波材料內(nèi)部時(shí)被最大程度的吸收;另一方面由于在所述漸變型吸波材料復(fù)合了透波性質(zhì)的透波材料，使得電磁波在經(jīng)過所述漸變型吸波材料表面時(shí)，最大限度的進(jìn)入到所述漸變型吸波材料的內(nèi)部。如此，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了吸波材料對(duì)電磁波的低反射高衰減，優(yōu)化了吸波材料的性能。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認(rèn)為相對(duì)于所提供的對(duì)比文件1.權(quán)利要求1的區(qū)別在于：還包括步驟：震蕩所述模具，使所述吸波材料中的吸波劑濃度在垂直方向上自上而下逐漸增加和將震蕩后所述模具中吸波材料的表面抹平?；谏鲜鰠^(qū)別特征可以確定，權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際要解決的技術(shù)問題是：如何提升材料的吸波性能。在此基礎(chǔ)上，審查員找到了一篇對(duì)比文件2.認(rèn)為對(duì)比文件2公開了吸波劑濃度在垂直方向上自上而下逐漸增加，因而與本申請(qǐng)中作用相同，都是提升吸波性能，給出了技術(shù)啟示。
【筆者答復(fù)】
筆者認(rèn)為，在任意吸波材料產(chǎn)品的研發(fā)過程中，其歸根結(jié)底都是為了提升吸波材料的吸波性能。審查員在確定權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，進(jìn)行了上位化處理，存在不合理性。而根據(jù)上述區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定本案權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是：如何優(yōu)化吸波材料對(duì)電磁波高吸收低反射的性能。
在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定，對(duì)比文件2的方案實(shí)際上對(duì)于本案實(shí)際解決的技術(shù)問題并不能給出相應(yīng)解決手段方面的技術(shù)啟示，因?yàn)樗鸬木唧w作用與本申請(qǐng)完全不同，對(duì)比文件2對(duì)于本申請(qǐng)不存在任何技術(shù)啟示。由此，筆者進(jìn)一步否定了審查員的創(chuàng)造性審查結(jié)論。通過筆者答復(fù)后，該案最終獲得授權(quán)。
誤區(qū)2、審查員將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題手段化
如果審查員確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題中包含或者完全是區(qū)別技術(shù)特征，將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題手段化來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，那么其所確定的技術(shù)問題可能有誤?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼碌?3.2.1.1 節(jié)的修改中，明確了區(qū)別技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果是要在要求保護(hù)的發(fā)明所達(dá)到的效果，才能夠根據(jù)此技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。
具體而言，如果沒有分析區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果，直接在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題中帶有解決技術(shù)問題提出的技術(shù)手段或指引，則實(shí)質(zhì)上是技術(shù)手段和技術(shù)手段的比對(duì)。假若現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段和本發(fā)明中所采用的技術(shù)手段相同，那么會(huì)武斷認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)給出了技術(shù)啟示，而不會(huì)考慮區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用是否相同，容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)[2]。
案例2
【技術(shù)方案】
本案例中，權(quán)利要求1的技術(shù)方案為：
一種發(fā)聲裝置的振膜，包括至少一層改性膜層，所述改性膜層由硅橡膠與改性劑共混改性后形成的共混聚合物制成，其中，所述改性劑為丁二烯-丙烯腈共聚物、丁二烯-苯乙烯共聚物、聚硫橡膠、聚氨酯類橡膠、聚丁二烯中的至少一種。
上述振膜可以增大硅橡膠的分子間作用力和/或空間位阻，使振膜具有優(yōu)良的阻尼性能，發(fā)聲裝置在振動(dòng)過程中一致性優(yōu)，抗偏振能力優(yōu)，降低失真性能，具有更高的音質(zhì)。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認(rèn)為相對(duì)所提供的對(duì)比文件1.權(quán)利要求1的區(qū)別在于：改性劑包含改性劑為丁二烯-丙烯腈共聚物、丁二烯-苯乙烯共聚物?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，其實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是：如何構(gòu)成改性劑。在此基礎(chǔ)上，審查員找到了一篇對(duì)比文件2.認(rèn)為對(duì)比文件2中披露的特征“丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物”，在對(duì)比文件2中所起的作用與其在本發(fā)明中相同，均起到了組成振膜的作用，給出了技術(shù)啟示。
【筆者答復(fù)】
筆者認(rèn)為，確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是以技術(shù)手段達(dá)到的技術(shù)效果為基礎(chǔ)，而不是以技術(shù)手段(區(qū)別技術(shù)特征)為基礎(chǔ) 。換言之，所確定的技術(shù)問題，要體現(xiàn)的是技術(shù)效果，而不是技術(shù)手段。審查意見中所確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題“如何構(gòu)成改性劑” 是一種技術(shù)手段而不是技術(shù)問題，由于該技術(shù)問題已經(jīng)帶入了技術(shù)手段，容易造成低估本申請(qǐng)的創(chuàng)造性和“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤。而構(gòu)成改性劑才是確定解決的技術(shù)問題的關(guān)鍵，也是值得本領(lǐng)域技術(shù)人員深入思考的地方。根據(jù)上述區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是：如何改善硅橡膠振膜的阻尼性能。
在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定，上述技術(shù)特征在本申請(qǐng)和對(duì)比文件2中所起的作用不同，不存在任何技術(shù)啟示。由此，筆者進(jìn)一步否定了審查員的創(chuàng)造性審查結(jié)論。通過筆者的答復(fù)后，該案最終獲得授權(quán)。
誤區(qū)3、審查員根據(jù)區(qū)別特征“本身固有的功能”來確定技術(shù)問題
如果審查員基于“區(qū)別特征本身所固有的功能”而不是“區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果”來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，那么其所確定的技術(shù)問題可能有誤。具體而言，“區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果”是指將區(qū)別特征放置在發(fā)明整體技術(shù)方案的大環(huán)境中，與其他技術(shù)特征協(xié)同作用之后最終產(chǎn)生的技術(shù)效果。而“區(qū)別特征本身所固有的功能”是指區(qū)別特征作為一個(gè)獨(dú)立的單元所天然具有的技術(shù)功能。因此，“區(qū)別特征本身所固有的功能”并不能當(dāng)然等同于“區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果”[3]。
案例3
【技術(shù)方案及審查意見】
本案例為第87522號(hào)復(fù)審決定(CN2008812898.4)中涉及的案件。該案件中，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種吸水性樹脂的制備方法，該權(quán)利要求與對(duì)比文件1的區(qū)別在于，選用特定的氧雜環(huán)丁烷化合物作為交聯(lián)劑?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比，其實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是：提高吸水性樹脂前體表面附近的交聯(lián)密度。
【復(fù)審請(qǐng)求人答復(fù)】
對(duì)此申請(qǐng)人指出，在認(rèn)定區(qū)別特征給發(fā)明帶來的技術(shù)效果時(shí)，不能僅局限于區(qū)別特征自身固有的性能，而應(yīng)當(dāng)將發(fā)明作為一個(gè)整體看待，考慮區(qū)別特征的引入對(duì)整個(gè)發(fā)明技術(shù)方案產(chǎn)生的影響。
盡管氧雜環(huán)丁烷本身作為常用交聯(lián)劑的固有屬性是在一定條件下提高交聯(lián)密度，但是單純交聯(lián)密度的提高并不足以促進(jìn)吸水性樹脂在“保水能力”“吸水能力”和“水可溶成分”三方面性能上的總體改善;與之相反，由于上述三方面性能之間在客觀上存在著一定程度的關(guān)聯(lián)與矛盾，實(shí)際研發(fā)中選擇適當(dāng)?shù)慕宦?lián)劑制備吸水性樹脂，是為了與其他組分在特定混合比例下綜合作用，以便獲得這三方面性能的最優(yōu)平衡。
與此同時(shí)，涉案申請(qǐng)說明書公開的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證實(shí)，由此制備的樹脂在維持吸水性樹脂的保水能力基本不變的情況下，具有良好的保水吸水能力和較低的水可浴成分含量。因此，不應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題認(rèn)定為該區(qū)別特征本身固有的提高交聯(lián)密度的功能，而是應(yīng)當(dāng)基于該區(qū)別特征在發(fā)明技術(shù)方案中通過與其他技術(shù)特征之間的相互作用所實(shí)際帶給發(fā)明的技術(shù)效果，將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題認(rèn)定為：在維持吸水性樹脂的保水能力基本不變的情況下，提高吸水能力并降低其水可溶成分含量。
誤區(qū)4、審查員根據(jù)區(qū)別特征在其他對(duì)比文件中的作用確定技術(shù)問題
如果審查員根據(jù)區(qū)別特征在其他對(duì)比文件中的作用來確定技術(shù)問題，那么其所確定的技術(shù)問題可能有誤。
案例4
【技術(shù)方案】
本案例中，權(quán)利要求1采用的技術(shù)方案為：
一種鋁硅酸鹽玻璃，以氧化物為基準(zhǔn)，按照摩爾百分比，包括以下組分：
SiO2.62~72mol%;
Al2O3.8.5~15mol%;
B2O3.0.01~3mol%;
P2O5.0.03~2.3mol%;
Na2O，10~15mol%;
K2O，0.2~2.1mol%;
MgO，2~10mol%;
ZrO2.0.03~2.25mol%;其中，
3.2<(SiO2+Al2O3+B2O3+P2O5)/(MgO+ZrO2+Na2O+K2O)<5.6;
1.2<(Al2O3+B2O3+P2O5)/(MgO+ZrO2)<3.9;
0.58<(Al2O3-B2O3+P2O5)/(Na2O-K2O)<1.35;
以及15<α;其中，
α=0.48*0.35*SiO2+0.6*0.83*Al2O3+0.4*1.25*B2O3+0.8*1.18*P2O5+0.78*0.92*MgO+0.86*1.13*ZrO2+1.15*0.5*Na2O-1.4*0.9*K2O-24.9*β-OH，β-OH的含量為0.01/mm~0.5/mm。
上述技術(shù)方案可以保證鋁硅酸鹽玻璃在化學(xué)強(qiáng)化后得到所需的應(yīng)力強(qiáng)度和應(yīng)力深度的情況下，減少熔鹽與玻璃的離子交換頻率，降低熔鹽中Na濃度，從而提高熔鹽使用壽命長，使熔鹽不容易劣化。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認(rèn)為，相對(duì)于所提供的對(duì)比文件1.權(quán)利要求1的區(qū)別在于：15<α;其中，
α=0.48*0.35*SiO2+0.6*0.83*Al2O3+0.4*1.25*B2O3+0.8*1.18*P2O5+0.78*0.92*MgO+0.86*1.13*ZrO2+1.15*0.5*Na2O-1.4*0.9*K2O-24.9*β-OH，β-OH的含量為0.01/mm~0.5/mm;基于上述區(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1實(shí)際所要解決的技術(shù)問題是：提高離子交換后的玻璃強(qiáng)度。在此基礎(chǔ)上，審查員找到了一篇對(duì)比文件2.認(rèn)為對(duì)比文件2給出了技術(shù)啟示。
【筆者答復(fù)】
審查員在確定“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”時(shí)，并沒有按照三步法的要求進(jìn)行確定。即其不是根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用確定的“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，而是根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2中的作用確定的“本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”。由于對(duì)比文件 2 的該技術(shù)手段必然是起到該作用，如此確定實(shí)際解決的技術(shù)問題變得形同虛設(shè)，毫無意義。而根據(jù)上述區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是：如何使該鋁硅酸鹽玻璃在化學(xué)強(qiáng)化后應(yīng)力強(qiáng)度大，強(qiáng)化深度深，同時(shí)熔鹽使用壽命長，熔鹽不容易劣化。
在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定，對(duì)比文件2沒有給出采用β-OH值為0.01/mm-0.5/mm使得熔鹽使用壽命長，熔鹽不容易劣化的技術(shù)啟示。由此，筆者進(jìn)一步否定了審查員的創(chuàng)造性審查結(jié)論。
誤區(qū)5、審查員基于區(qū)別特征的所有效果來確定技術(shù)問題
如果說明書中明確記載了區(qū)別技術(shù)特征同時(shí)具有多個(gè)方面的功能和技術(shù)效果，那么在確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題，以及其他對(duì)比文件是否公開該區(qū)別技術(shù)特征，現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出技術(shù)啟示時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際既有的所有功能和技術(shù)效果。如果審查員根據(jù)區(qū)別特征部分作用來確定技術(shù)問題，那么其所確定的技術(shù)問題可能有誤。
案例5
【技術(shù)方案】
本案例中，權(quán)利要求1采用的技術(shù)方案為：
一種環(huán)保剝膜液，其組分以質(zhì)量百分比計(jì)為：復(fù)合堿35%~45%，聚醚表面活性劑3%~5%，水50%~62%;其中，所述復(fù)合堿的主要成分包括Ca(OH)2、活性白泥、硅藻土和活性碳;所述聚醚表面活性劑為脂肪醇聚氧乙烯醚。
上述技術(shù)方案利用本發(fā)明實(shí)施例提供的環(huán)保剝膜液進(jìn)行剝膜處理時(shí)，剝膜速率達(dá)到3.4m/min以上，無剝膜不凈現(xiàn)象，且剝膜處理后產(chǎn)生的廢液COD僅為5270mg/L~5315 mg/L;因此，相對(duì)于現(xiàn)有的剝膜液(NaOH溶液)，利用本發(fā)明提供的環(huán)保剝膜液進(jìn)行剝膜處理不僅能夠提高剝膜處理的效果，且能極大地節(jié)水減排，可以節(jié)水減排90%以上，在節(jié)水減排上做出了較大的社會(huì)貢獻(xiàn);同時(shí)，處理后得到的廢液具有較低的化學(xué)需氧量，降低了廢液的處理成本。
【審查意見】
在審查意見通知書中，審查員認(rèn)為相對(duì)于所提供的對(duì)比文件1.權(quán)利要求1的區(qū)別在于：復(fù)合堿的種類不同;各組分的含量有差異。基于上述區(qū)別技術(shù)特征確定權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題是：降低剝膜液處理廢液的COD值。在此基礎(chǔ)上，審查員引入對(duì)比文件2.認(rèn)為對(duì)比文件2給出了添加復(fù)合堿可以起到降低廢液COD值的技術(shù)啟示。
【筆者答復(fù)】
依據(jù)本申請(qǐng)說明書的記載：本發(fā)明實(shí)施例提出的一種環(huán)保剝膜液及其制備方法，所述環(huán)保剝膜液的組分以質(zhì)量百分比計(jì)包括：復(fù)合堿35%~45%，聚醚表面活性劑3%~5%，水50%~62%。利用本發(fā)明實(shí)施例提供的環(huán)保剝膜液進(jìn)行剝膜處理時(shí)，剝膜速率達(dá)到3.4m/min以上，無剝膜不凈現(xiàn)象，且剝膜處理后產(chǎn)生的廢液COD僅為5270mg/L~5315 mg/L;因此，相對(duì)于現(xiàn)有的剝膜液(NaOH溶液)，利用本發(fā)明提供的環(huán)保剝膜液進(jìn)行剝膜處理不僅能夠提高剝膜處理的效果，且能極大地節(jié)水減排，可以節(jié)水減排90%以上，在節(jié)水減排上做出了較大的社會(huì)貢獻(xiàn);同時(shí)，處理后得到的廢液具有較低的化學(xué)需氧量，降低了廢液的處理成本?；谏鲜龇治?，根據(jù)上述區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題不僅僅在于降低剝膜液處理廢液的COD值，同時(shí)還在于剝膜液剝膜速率快，無剝膜不凈現(xiàn)象。
在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定，即使認(rèn)為對(duì)比文件2給出了添加復(fù)合堿可以降低剝膜液處理廢液的COD值的技術(shù)啟示，但對(duì)比文件2未涉及剝膜液的剝膜速率和剝膜是否干凈，也沒有給出剝膜液處理廢液的COD值與剝膜速率和剝膜是否干凈之間的關(guān)系。當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員出于降低剝膜液處理廢液的COD值的目的，在對(duì)比文件1基礎(chǔ)上，添加復(fù)合堿時(shí)，由于剝膜液處理廢液的COD值和剝膜速率和剝膜是否干凈之間之間并無直接關(guān)聯(lián)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能預(yù)期加入對(duì)比文件2中的復(fù)合堿時(shí)，在降低剝膜液處理廢液的COD值的同時(shí)，還能使得剝膜液剝膜速率快，無剝膜不凈現(xiàn)象，也沒有證據(jù)表明其屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，其屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于現(xiàn)有技術(shù)難以預(yù)料到的技術(shù)效果。因此，對(duì)比文件2沒有給出采用復(fù)合堿可以降低剝膜液處理廢液的COD值，同時(shí)還在于剝膜液剝膜速率快，無剝膜不凈現(xiàn)象的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨上述的技術(shù)問題時(shí)，沒有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件2和對(duì)比文件1進(jìn)行結(jié)合。由此，筆者進(jìn)一步否定了審查員的創(chuàng)造性審查結(jié)論。
誤區(qū)6、審查員直接省略確定實(shí)際解決的技術(shù)問題
在審查意見通知書中，審查員沒有根據(jù)區(qū)別特征確定權(quán)利要求實(shí)際要解決的技術(shù)問題，而是在找出區(qū)別特征后直接進(jìn)行區(qū)別特征是否顯而易見的判斷，這樣有違三步法。具體地，根據(jù)專利審查指南規(guī)定，是否顯而易見的判斷是判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，可見，區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合，是在“解決技術(shù)問題”這一指導(dǎo)之下尋找結(jié)合啟示的，沒有確定解決的技術(shù)問題，區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間可能各自獨(dú)立，不具整體性，而一個(gè)技術(shù)方案之所以存在，其原因在于該技術(shù)方案包含的多個(gè)技術(shù)特征間以一種特定方式聯(lián)結(jié)，使其具有解決一定技術(shù)問題和取得相應(yīng)技術(shù)效果的整體異議，忽略這種整體意義將使大多數(shù)專利申請(qǐng)沒有創(chuàng)造性。
案例6
【技術(shù)方案】
本案例中，權(quán)利要求1采用的技術(shù)方案為：
一種發(fā)聲裝置的復(fù)合振膜的制備方法，其特征在于，所述復(fù)合振膜包括至少一層熱塑性彈性體層和至少一層熱固性聚氨酯橡膠層;所述復(fù)合振膜的制備方法包括如下步驟：
提供橡膠層，其中，所述橡膠層的制備方法為：采用聚氨酯橡膠通過成膜工藝制成膜體，所述膜體為未交聯(lián)的聚氨酯橡膠層或半交聯(lián)的聚氨酯橡膠層;
將所述橡膠層與熱塑性彈性體層貼合，形成復(fù)合膜;
對(duì)所述復(fù)合膜進(jìn)行成型處理形成振膜，且在所述成型處理中使所述未交聯(lián)的聚氨酯橡膠層或半交聯(lián)的聚氨酯橡膠層發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)形成熱固性聚氨酯橡膠層。
該技術(shù)方案中，所述復(fù)合振膜包括至少一層熱塑性彈性體層和至少一層熱固性聚氨酯橡膠層，在制備過程中，由于熱塑性彈性體層和橡膠層兩者貼合時(shí)橡膠層為未交聯(lián)或半交聯(lián)狀態(tài)，此時(shí)聚氨酯橡膠并非網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)而是線形結(jié)構(gòu)，因此與熱塑性彈性體層更容易浸潤;且橡膠層在振膜成型過程中發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)，會(huì)進(jìn)一步浸潤熱塑性彈性體層，進(jìn)一步增大了兩者的粘接力。因此，采用本發(fā)明的復(fù)合振膜可以顯著增大熱塑性彈性體層和熱固性聚氨酯橡膠層之間的粘接力，提升現(xiàn)有復(fù)合振膜結(jié)構(gòu)的可靠性，長期振動(dòng)后不會(huì)出現(xiàn)分層甚至破膜的問題。本發(fā)明中，所述復(fù)合振膜包括至少一層熱塑性彈性體層和至少一層熱固性聚氨酯橡膠層，大大提高了復(fù)合振膜的回彈性，降低了發(fā)聲裝置在大振幅或嚴(yán)格的氣密性試驗(yàn)后膜折、塌陷等不良比例，使發(fā)聲裝置仍具有良好的聲學(xué)性能。
【審查意見】
在第一次審查意見通知書中，審查員所提供的對(duì)比文件1與權(quán)利要求1的區(qū)別在于：(1)振膜100的另一層為熱固性聚氨酯橡膠層。(2)聚氨酯橡膠成的膜體為未交聯(lián)的聚氨酯橡膠層或半交聯(lián)的聚氨酯橡膠層，對(duì)復(fù)合膜進(jìn)行成型處理形成振膜，且在所述成型處理中使所述未交聯(lián)的聚氨酯橡膠層或半交聯(lián)的聚氨酯橡膠層發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)形成熱固性聚氨酯橡膠層。審查員沒有根據(jù)區(qū)別特征確定權(quán)利要求1實(shí)際要解決的技術(shù)問題，而是在找出區(qū)別特征后直接進(jìn)行區(qū)別特征是否顯而易見的判斷。認(rèn)為對(duì)比文件2公開了使用熱固性聚氨酯橡膠層作為復(fù)合振膜層的一層。對(duì)比文件3給出了使用聚氨酯樹脂作為多層復(fù)合膜體的一層材料時(shí)，使聚氨酯具有交聯(lián)結(jié)構(gòu)可以增加其與其它層的粘結(jié)的牢固性。
【筆者答復(fù)】
根據(jù)專利審查指南規(guī)定，是否顯而易見的判斷是判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，可見，區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合，是在“解決技術(shù)問題”這一指導(dǎo)之下尋找結(jié)合啟示的，沒有確定解決的技術(shù)問題，區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間可能各自獨(dú)立，不具整體性，而一個(gè)技術(shù)方案之所以存在，其原因在于該技術(shù)方案包含的多個(gè)技術(shù)特征間以一種特定方式聯(lián)結(jié)，使其具有解決一定技術(shù)問題和取得相應(yīng)技術(shù)效果的整體異議，忽略這種整體意義將使大多數(shù)專利申請(qǐng)沒有創(chuàng)造性。根據(jù)上述區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果，可以確定本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是：如何提高熱塑性彈性體層和熱固性聚氨酯橡膠層之間的粘接力，同時(shí)顯著提高振膜的整體回彈性。
在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步確定，技術(shù)特征在對(duì)比文件3中所起的作用與在本中請(qǐng)中為解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題所起的作用完全不同，不存在任何技術(shù)啟示。由此，筆者進(jìn)一步否定了審查員的創(chuàng)造性審查結(jié)論。
03
結(jié)語
綜上所述，如何正確地認(rèn)定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，直接影響創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。筆者試圖通過對(duì)以上確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題存在的典型問題進(jìn)行了梳理，結(jié)合具體案例的分析，以期對(duì)代理人在答辯關(guān)于創(chuàng)造性問題的審查意見時(shí)提供啟示作用。在進(jìn)行創(chuàng)造性答復(fù)過程中，在確定本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征后，需要從技術(shù)特征的效果及作用出發(fā)，結(jié)合本發(fā)明的整體技術(shù)方案來確定本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，進(jìn)而與審查員據(jù)理力爭，否定審查員的創(chuàng)造性審查結(jié)論，讓案件最終走向授權(quán)。
[1] 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，《專利審查指南》 [M]，北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社， 2010：176-182.
[2] 馬梓洋.關(guān)于發(fā)明專利創(chuàng)造性問題的答復(fù)思路淺析[J].專利代理. 2020(02).
[3] 覃韋斯.專利創(chuàng)造性問題答復(fù)方法論的構(gòu)建與應(yīng)用 [J].專利代理，2019(03).
文源于：“恒程創(chuàng)新”
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監(jiān)督總局 、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
免責(zé)聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
