結(jié)合處理審查意見創(chuàng)造性答復(fù)的具體體會，以評述創(chuàng)造性的“三步法”入手，從多個角度分析論證該發(fā)明的非顯而易見性，為創(chuàng)造性的審查意見答復(fù)提供一些可行的思路。
《專利法》關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定指出，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。
從法條可以看出，《專利法》要求一件專利申請不僅要與現(xiàn)有技術(shù)不同，而且相對現(xiàn)有技術(shù)做出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)。但是，創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)在實踐中難以把握，因此，創(chuàng)造性的判斷通常存在兩個困境：
· 創(chuàng)造性是人的主觀評價，如何統(tǒng)一不同人的評判標(biāo)準(zhǔn)。
· 如何避免“事后諸葛亮”，在評價創(chuàng)造性時，專利可能已經(jīng)發(fā)明了多年，那么如何還原發(fā)明創(chuàng)造的過程，客觀評價專利的創(chuàng)造性。
在判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)時，根據(jù)《專利審查指南》(2020 版)(以下簡稱《審查指南》)的規(guī)定，通常按照三個步驟(下稱“三步法”)進(jìn)行。“三步法”的本質(zhì)是回溯了發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的過程，其三個步驟與發(fā)明人做出發(fā)明的過程是相類似，因此，在一定程度上解決了上述兩個困境。但是“三步法”的三個步驟是環(huán)環(huán)相扣、緊密聯(lián)系的，筆者在使用“三步法”邏輯論證創(chuàng)造性答復(fù)時，往往陷入機(jī)械式的運(yùn)用中，容易將“三步法”的三個步驟割裂開來，從而無法客觀的評價創(chuàng)造性。
下面筆者將結(jié)合實際工作中的一些經(jīng)驗，提供論述創(chuàng)造性答復(fù)過程中的一些思路，供大家探討、指正。其中，在《專利法》法條中，發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性高度有所區(qū)分，但在實踐過程中，尤其在無效階段，發(fā)明與實用新型的創(chuàng)造性尺度越來越趨于一致，因此，本文主要以發(fā)明為例，闡述發(fā)明創(chuàng)造性答復(fù)過程中的思路。
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最接近的現(xiàn)有技術(shù)作為現(xiàn)有技術(shù)的代表，在“三步法”中的一個作用是用于與發(fā)明進(jìn)行對比，確定發(fā)明相對現(xiàn)有技術(shù)做出的創(chuàng)新點(diǎn)；另一個作用是作為重塑發(fā)明創(chuàng)造的起點(diǎn)存在。
換言之，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是朝著發(fā)明邁出第一步的起點(diǎn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員自此起點(diǎn)出發(fā)才會最容易、最有希望到達(dá)我們所探討的發(fā)明創(chuàng)造① 。因此在答復(fù)過程中，如果發(fā)現(xiàn)審查意見中的最接近的現(xiàn)有技術(shù)不是貼近發(fā)明人發(fā)明創(chuàng)造實際過程中的現(xiàn)有技術(shù)，從這個角度進(jìn)行答復(fù)，無疑能夠增加答復(fù)創(chuàng)造性的說服力。
在詳細(xì)介紹之前，借鑒EPO申訴委員會提出的一種分析方法，可以為我們的答復(fù)提供一些啟示。
EPO申訴委員會提出的分析方法：能會方法（could-would approach），即關(guān)鍵不是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過修改或改變最接近的現(xiàn)有技術(shù)能（could）得到本發(fā)明，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決所存在的技術(shù)問題的時是否期待會（would）這樣做。
進(jìn)一步而言，技術(shù)上的可行性及無障礙只是滿足再現(xiàn)性的必要條件，而不是斷定達(dá)到顯而易見的充分條件。因此，在判斷顯而易見性時，應(yīng)當(dāng)充分分析本領(lǐng)域技術(shù)人員對于引入?yún)^(qū)別技術(shù)特征達(dá)到解決技術(shù)問題的目的是否存在合理的預(yù)期。
采用逆向思維解析，在某些情況下，如若最接近的現(xiàn)有技術(shù)和區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合無法獲得發(fā)明的技術(shù)方案、存在技術(shù)障礙或存在相悖發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思的指引方向，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所存在的技術(shù)問題時，應(yīng)當(dāng)不存在在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上引入?yún)^(qū)別技術(shù)特征達(dá)到解決技術(shù)問題的目的的合理預(yù)期。
下面將以此角度入手，基于本人實際代理工作中 遇到的幾種情況，進(jìn)行詳細(xì)闡述。
· 第(1)種情況
最接近的現(xiàn)有技術(shù) D1 與本發(fā)明要解決的技術(shù)問題無關(guān)或不存在某種內(nèi)在聯(lián)系。具體而言，從 D1 與本發(fā)明的領(lǐng)域、用途、目的綜合考慮，若現(xiàn)有技術(shù)所關(guān)注的技術(shù)問題和發(fā)明要解決的技術(shù)問題無關(guān)或無內(nèi)在聯(lián)系，則本領(lǐng)域技術(shù)人員不可避免地從一開始就陷入困境，難以根據(jù)D1獲得調(diào)整或改造的邏輯指引，因而 D1 客觀上并未提供通向本發(fā)明的有效路徑。
· 第(2)種情況
D1與現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合，事實上并不能獲得本申請的技術(shù)方案。具體而言，D1與本申請可能看似技術(shù)手段相似或相同，但工作原理不同，如若以 D1 為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，無法結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)獲得發(fā)明的技術(shù)方案，則說明本領(lǐng)域技術(shù)人員難以以 D1 作為基礎(chǔ)獲得本發(fā)明，也不是指引獲得本發(fā)明最有希望的起點(diǎn)，同樣談不上存在合理的預(yù)期，因此就沒有技術(shù)啟示。
· 第(3)種情況
如果 D1 中的多個技術(shù)特征之間緊密聯(lián)系、相互依存，通過協(xié)同作用共同解決同一個技術(shù)問題、產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果，此時，D1也應(yīng)當(dāng)作為一個整體來考慮。
具體到一種情況，假設(shè) D1 與區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合，需要犧牲 D1 整體方案中的其他技術(shù)特征。此時，應(yīng)當(dāng)考慮作為本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機(jī)去刪除其他技術(shù)特征，而引入?yún)^(qū)別技術(shù)特征。若伴隨著技術(shù)的發(fā)展，考慮到 D1 的技術(shù)領(lǐng)域、用途、發(fā)明構(gòu)思等，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會輕易刪除其他技術(shù)特征，而去結(jié)合區(qū)別技術(shù)特征。此時，D1與現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合存在一定的障礙，也就沒有技術(shù)啟示。
具體到另一種情況，假設(shè)特征A是D1為解決其所提出的技術(shù)問題的關(guān)鍵所在，屬于D1的發(fā)明構(gòu)思關(guān)注的關(guān)鍵技術(shù)特征。由此，在D1的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)時，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會采用區(qū)別特征替代特征A，此時，利用區(qū)別技術(shù)特征代替特征 A 達(dá)到解決技術(shù)問題的目的不存在合理的預(yù)期，也就沒有技術(shù)啟示。
· 第(4)種情況
第(4)種情況同第(3)種情況，假設(shè) D1 與現(xiàn)有技術(shù)D2結(jié)合，D2公開的某技術(shù)手段與其整體技術(shù)方案密不可分，通常難以機(jī)械地將其從整體技術(shù)方案中孤立出來，再結(jié)合到另一種以不同的方式或結(jié)構(gòu)工作、運(yùn)行的現(xiàn)有技術(shù) D1 中，此時，也難以有技術(shù)啟示。
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《審查指南》指出發(fā)明實際解決的技術(shù)問題為“三步法”中第三步中的技術(shù)啟示尋找確立了方向，也是在最接近現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上重塑發(fā)明的推動力。但是，在審查實踐中，審查意見往往弱化實際解決技術(shù)問題的確定過程，將重點(diǎn)放在“三步法”的第三步，因此，若發(fā)明實際解決的技術(shù)問題認(rèn)定錯誤或出現(xiàn)偏差，會影響到第三步中是否有技術(shù)啟示的判斷。
下面將以此角度入手，通過實際工作中的幾種情況進(jìn)行說明。
· 第(1)種情況
第(1)種情況為確定發(fā)明實際確定的技術(shù)問題，不應(yīng)帶有為解決技術(shù)問題提出的技術(shù)思路、技術(shù)手段以及引入相應(yīng)技術(shù)手段的指引。
《審查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 節(jié)的修改中，明確了區(qū)別技術(shù)特征所達(dá)到的技術(shù)效果是要在要求保護(hù)的發(fā)明所達(dá)到的效果，才能夠根據(jù)此技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。具體而言，如果沒有分析區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果，直接在確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題中帶有解決技術(shù)問題提出的技術(shù)手段或指引，則實質(zhì)上是技術(shù)手段和技術(shù)手段的比對。假若現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)手段和本發(fā)明中所采用的技術(shù)手段相同，那么會武斷認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)給出了技術(shù)啟示，而不會考慮區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用是否相同，容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。
· 第(2)種情況
在第(2)種情況的審查意見中經(jīng)常出現(xiàn)所確定的技術(shù)問題為上位化概念的問題，具體而言，技術(shù)問題是基于技術(shù)效果確定，而發(fā)明實際在某個較小范圍(下位概念)產(chǎn)生優(yōu)于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)效果。審查員將技術(shù)問題上位化，從而導(dǎo)致體現(xiàn)不出發(fā)明相較于現(xiàn)有技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。因此，答復(fù)過程中，可以基于區(qū)別技術(shù)特征給發(fā)明帶來的相較于現(xiàn)有技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)，確定合理的發(fā)明解決的技術(shù)問題，從而抓住問題的本質(zhì)。
· 第(3)種情況
第(3)種情況為對發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的難易程度的考量。如果現(xiàn)有技術(shù)中長時間存在某種缺陷，但直至申請日仍沒有認(rèn)識到導(dǎo)致該技術(shù)缺陷的技術(shù)問題所在，使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不能以解決該技術(shù)問題為目的針對性改進(jìn)，則意味著所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不具備改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的動機(jī)，也就沒有技術(shù)啟示。
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“三步法”的第三步，包括了對現(xiàn)有技術(shù)公開的事實的認(rèn)定過程，也包括基于事實進(jìn)行的法律適用以判斷是否有技術(shù)啟示的過程。因此，相比于第一步和第二步更容易具有主觀性。
具體而言，技術(shù)啟示實質(zhì)就是本領(lǐng)域技術(shù)人員對現(xiàn)有技術(shù)做出改進(jìn)的動機(jī)，而何為改進(jìn)的動機(jī)，即是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲得利好，進(jìn)一步而言是能夠獲得改進(jìn)的技術(shù)效果。所以，如果現(xiàn)有技術(shù)給出能夠獲得改進(jìn)的技術(shù)效果，則現(xiàn)有技術(shù)存在前述的技術(shù)啟示。
(1)本發(fā)明相對最接近的現(xiàn)有技術(shù)D1.具有區(qū)別技術(shù)特征，其余對比文件沒有公開區(qū)別技術(shù)特征，且區(qū)別技術(shù)特征也不是公知常識，則現(xiàn)有技術(shù)并未給出相關(guān)技術(shù)啟示。進(jìn)一步而言，現(xiàn)有技術(shù)沒有揭示區(qū)別技術(shù)特征，也就沒有揭示通過對現(xiàn)有技術(shù)改進(jìn)能夠獲得的技術(shù)效果，因此，不存在技術(shù)啟示。
(2)本發(fā)明相對最接近的現(xiàn)有技術(shù)D1.具有區(qū)別技術(shù)特征，其余對比文件公開了區(qū)別技術(shù)特征，但其余對比文件中相關(guān)技術(shù)特征在其技術(shù)方案中的作用與區(qū)別技術(shù)特征在本申請中的作用不同。由于區(qū)別技術(shù)特征在現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用不同，意味著對現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)獲得技術(shù)效果沒有合理的預(yù)期，則現(xiàn)有技術(shù)并未給出相關(guān)技術(shù)啟示，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)將區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于現(xiàn)有技術(shù) D1 中，以解決其存在的技術(shù)問題。
(3)基于該角度，應(yīng)關(guān)注以下情況，即當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征被分別公開于不同(多個)的現(xiàn)有技術(shù)(對比文件)中，但現(xiàn)有技術(shù)中沒有給出將上述區(qū)別技術(shù)特征相互結(jié)合解決發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，因此對比文件的結(jié)合不足以否定創(chuàng)造性。原因是審查意見忽視了技術(shù)特征之間的關(guān)系，將完整的技術(shù)手段割裂，出現(xiàn)技術(shù)特征碎片化的現(xiàn)象，將散落于不同現(xiàn)有技術(shù)中的零散技術(shù)特征或僅僅是技術(shù)特征簡單拼湊在一起，而不考慮碎片化的區(qū)別技術(shù)特征之間相互關(guān)聯(lián)在發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果，從而認(rèn)為存在技術(shù)啟示。
(4)對于《專利法》第 26 條第 3 款和第 22 條第3款混淆的情況，即本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的技術(shù)方案，并不必然在現(xiàn)有技術(shù)的情況下能夠得到發(fā)明的技術(shù)方案。換言之，是否有能力這么做和是否有充分把握確實這樣做是不同邏輯，存在事后諸葛亮的嫌疑。②
具體到一種情況中：如果一項發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)存在區(qū)別技術(shù)特征，且區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員在眾多技術(shù)手段中可能采取的一種手段。本領(lǐng)域技術(shù)人員在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上為解決某一技術(shù)問題可能采取多種技術(shù)手段，而本發(fā)明的技術(shù)手段并非是多種技術(shù)特征中必然選擇的一種，那么在判斷是否有技術(shù)啟示時，不能簡單地得出本發(fā)明不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。
具體到另一種情況中：如果所屬領(lǐng)域技術(shù)人員因?qū)е氯毕荽嬖诘脑虮姸喽y以找到，致使不清楚區(qū)別技術(shù)特征與克服缺陷之間是否必然存在關(guān)系，則所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不會有動機(jī)這么去做，也就沒有技術(shù)啟示。換言之，在技術(shù)角度上，解決技術(shù)問題的技術(shù)手段是簡單的，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚該技術(shù)手段與克服缺陷之間是否必然存在關(guān)系，從而無法對將區(qū)別技術(shù)特征引入現(xiàn)有技術(shù)后能夠克服缺陷產(chǎn)生合理預(yù)期。
(5)發(fā)明構(gòu)思一旦提出，會指引發(fā)明人選取具體的技術(shù)手段對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改造以解決其存在的技術(shù)問題，從而完成發(fā)明創(chuàng)造。具體到專利文件，發(fā)明構(gòu)思是指發(fā)明人對自身所認(rèn)識到的現(xiàn)有技術(shù)(往往是背景技術(shù)中記載)中存在的缺陷提出的解決思路。③
假設(shè)D1與D2結(jié)合，這種結(jié)合不應(yīng)該違背D1和/或D2的發(fā)明構(gòu)思。在判斷能夠?qū)2公開的技術(shù)特征應(yīng)用于 D1 時，應(yīng)當(dāng)首先考慮二者在發(fā)明構(gòu)思方面的差異是否帶來技術(shù)結(jié)合的障礙。
(6)某些發(fā)明創(chuàng)造，對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在申請日前，可以借鑒的現(xiàn)有技術(shù)信息相對較少，或者對技術(shù)問題和技術(shù)手段缺乏成熟的認(rèn)識(例如，僅僅揭示籠統(tǒng)的概念)，需要更多的探索、思考和嘗試，這種發(fā)明創(chuàng)造的因為缺乏現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)和對所做改進(jìn)成功預(yù)期而需付出創(chuàng)造性的勞動。答復(fù)審查意見中，可以按照技術(shù)問題→技術(shù)原理→技術(shù)手段重塑研發(fā)歷程，并舉證申請日前對于涉及相關(guān)技術(shù)的現(xiàn)有技術(shù)，從而證明在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，需要付出《專利法》意義上的創(chuàng)造性勞動才能實現(xiàn)，并不是容易想到。
(7)從現(xiàn)有技術(shù)是否具有相反的技術(shù)教導(dǎo)的角度，論述現(xiàn)有技術(shù)不存在技術(shù)啟示。如果現(xiàn)有技術(shù)中具有相反的技術(shù)教導(dǎo)，則本領(lǐng)域技術(shù)人員不具備改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的動機(jī)。
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以上提供了一些撰寫創(chuàng)造性答復(fù)的思路，但需要注意的是，部分審查意見及答復(fù)中，對于“區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中的技術(shù)效果”“合理的預(yù)期”重視程度不夠，導(dǎo)致“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的能力認(rèn)定、“顯而易見”的判斷在實踐中缺乏標(biāo)準(zhǔn)，并容易將“三步法”的三個步驟割裂開來。筆者認(rèn)為，答復(fù)審查意見中，重視區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)效果，并引入“合理的預(yù)期”，貫穿“三步法”的邏輯論證中，創(chuàng)造性的評價將更為客觀。
參考資料：
① 李越,馮濤,鄒凱,李瑛琦,倪曉紅.問題導(dǎo)向下的我國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)研究[J].審查業(yè)務(wù)通訊,2017(3):1-17.
② 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.專利復(fù)審委員會案例詮釋—創(chuàng)造性[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016.
③ 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.以案說法—專利復(fù)審、無效典型案例指引[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018.
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