現(xiàn)行專利法第九條規(guī)定了禁止重復(fù)授權(quán)原則以及先申請原則。禁止重復(fù)授權(quán)原則，即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”;先申請原則，即“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。本文僅結(jié)合相關(guān)案件，就理解和適用同樣的發(fā)明創(chuàng)造中首先需要明確的幾個問題進行闡述。

一、“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的含義

同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指保護范圍相同。我們知道，專利法第九條規(guī)定了不能重復(fù)授予專利權(quán)的原則，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項專利權(quán)，主要是為了防止權(quán)利之間存在沖突。

（一）對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦停侵付邫?quán)利要求保護范圍相同

對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，專利法第九條或?qū)＠▽嵤┘殑t第四十一條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造” 是指兩件或兩件以上申請(或?qū)＠?中存在的保護范圍相同的權(quán)利要求。因此，與進行新穎性(包括抵觸申請)和創(chuàng)造性對比時將對比文件全文作為現(xiàn)有技術(shù)的做法不同，在進行專利法第九條比較或?qū)Ρ葧r，比對的對象僅限于權(quán)利要求。就比較內(nèi)容而言，判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)當將兩件發(fā)明專利或者實用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)＠募娜績?nèi)容進行比較。

當然，上文所指的是將涉案專利的權(quán)利要求與另一項專利的權(quán)利要求進行比對。實踐中，還有當事人在提出無效宣告請求時，將同一專利的不同權(quán)利要求作為比對的對象，據(jù)此認為涉案專利不符合專利法第九條的規(guī)定。例如，在小熊電器與榮事達“蓋體裝配結(jié)構(gòu)、蒸煮器和電熱飯盒”專利無效宣告請求審查案件(第 57227 號)中，請求人主張權(quán)利要求 6 和 10 均包括權(quán)利要求 1-5 任何一項所述“蓋體裝配結(jié)構(gòu)”和實現(xiàn)加熱的“加熱本體 3”，兩者無實質(zhì)上的差異。因此，權(quán)利要求 6 和 10 實質(zhì)相同、為同樣的發(fā)明創(chuàng)造。合議組經(jīng)審查認為，權(quán)利要求 6 要求保護一種電熱飯盒，其除了包括加熱本體 3、權(quán)利要求 1-5任一所述蓋體裝配結(jié)構(gòu)，也限定了裝配導(dǎo)向部設(shè)有第二口部。而權(quán)利要求 10 要求保護一種蒸煮器，其只限定了其包括權(quán)利要求 1-5 任一所述蓋體裝配結(jié)構(gòu)。因此，兩者相比，無論是主題名稱還是具體組成結(jié)構(gòu)都存在差異，所以權(quán)利要求 6 和 10 的保護范圍不相同，不屬于專利法第 9 條規(guī)定的情形。

在上述案件中，盡管因其兩項權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容實質(zhì)上不同而保護范圍不同，因此不屬于專利法第九條的情形，但筆者對于將同一專利中的不同權(quán)利要求作為專利法第九條的比對基礎(chǔ)的做法持保留意見。我們認為，如果一件專利中出現(xiàn)兩項或兩項以上保護范圍實質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求，應(yīng)當以專利法第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求應(yīng)當簡要的要求進行規(guī)制。

（二）外觀設(shè)計專利以其圖片或照片為準

對于外觀設(shè)計專利而言，在判斷是否構(gòu)成專利法第九條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)當以表示在兩件外觀設(shè)計專利申請或?qū)＠膱D片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準。例如在“椅子靠背(002)”無效宣告請求審查案件(第 56212 號)中，請求人主張，證據(jù) 4 的名稱為椅子靠背，簡要說明中指出其用途是各種椅子的靠背，故就其要求保護的外觀設(shè)計產(chǎn)品而言，其保護范圍不包括圖片上顯示出來的扶手，該產(chǎn)品除扶手之外的靠背與涉案專利完全相同，屬于就同樣的外觀設(shè)計在同一日向?qū)＠痔峤坏膶＠暾?，?gòu)成重復(fù)授權(quán)，因此涉案專利不符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。

涉案專利立體圖

證據(jù)4的立體圖

合議組認為，雖然證據(jù) 4 簡要說明第 2 點的確指出其用途是各種椅子的靠背，但在第 3 和 4 點明確指出其設(shè)計要點在于形狀，最能表明設(shè)計要點的圖片或照片為立體圖。證據(jù) 4 包括立體圖在內(nèi)的所有視圖展示的均是帶有扶手的不包含椅子腿的椅子靠背，即不是完整的椅子，其簡要說明所述的各種椅子的靠背，顯然是指其視圖所示產(chǎn)品可用于各種椅子腿而成為一種完整的椅子產(chǎn)品，解讀不出保護范圍是不包含扶手的靠背。外觀設(shè)計專利的保護范圍，不能僅依據(jù)簡要說明限定外觀設(shè)計的保護范圍，其保護范圍主要應(yīng)由外觀設(shè)計圖片或照片來確定，證據(jù) 4 保護的為帶有扶手的椅子靠背，而涉案專利保護的是無扶手的椅子靠背，二者保護范圍并不相同。專利法第 9 條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造，就外觀設(shè)計而言，是指要求保護的產(chǎn)品外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同。如上所述，由于證據(jù) 4 與涉案專利不構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計，因此，涉案專利符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。

（三）發(fā)明專利和實用新型專利不能與外觀設(shè)計專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造

在上文中，我們提到，既然同樣的發(fā)明創(chuàng)造是指保護范圍相同，那么發(fā)明專利和實用新型專利不能與外觀設(shè)計專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。禁止重復(fù)授權(quán)原則，判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，首先要明確比較的對象。就保護客體的類型而言，發(fā)明和實用新型保護的是技術(shù)方案，其著眼點在于該技術(shù)方案所能產(chǎn)生的技術(shù)功能;外觀設(shè)計專利保護的是產(chǎn)品富有美感的外觀設(shè)計方案，其著眼點在于該設(shè)計方案所能產(chǎn)生的外觀視覺效果，兩者在保護客體上截然不同，發(fā)明專利和實用新型專利不可能與外觀設(shè)計專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造。“一種方便攜帶的橡木桶”專利無效宣告請求審查案件(第 60096 號)，比較準確完整地體現(xiàn)了上述法理要求。在該案中，請求人主張，本專利(實用新型專利)的說明書附圖與證據(jù) 2(外觀設(shè)計專利) 的專利附圖完全一樣，以上兩個專利均指向同一個產(chǎn)品，違反了專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。合議組認為，證據(jù)2不能用于判斷與本專利是否是為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，請求人的主張不能成立。

（四）同一件外觀設(shè)計的相似設(shè)計不滿足專利法第九條的判斷基礎(chǔ)

專利法第九條第一款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。在判斷是否構(gòu)成專利法第九條所述的同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)當以表示在兩件外觀設(shè)計專利申請或?qū)＠膱D片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準。例如，在“燈(CL8052A80L)”專利權(quán)無效宣告審查案件中，請求人主張，涉案專利包括兩項相似的外觀設(shè)計，其各項設(shè)計的效力是獨立存在的，即每項設(shè)計都具有專利權(quán)，但是涉案專利的設(shè)計 1 和設(shè)計 2 是完全相同的，并不是相似設(shè)計，因此涉案專利不符合專利法第 9條的規(guī)定。合議組經(jīng)審查后認為：本案中，涉案專利的設(shè)計 1 和設(shè)計 2 屬于同一件外觀設(shè)計專利(即涉案專利)，并不滿足專利法第 9 條的判斷基礎(chǔ)。

二、但書例外規(guī)定需要滿足的條件

專利法第九條第一款但書規(guī)定：“但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”其中的“但是”起轉(zhuǎn)折作用，應(yīng)屬“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的例外情形。在該情形中，同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以被兩次授予專利權(quán)。

在專利法第九條所規(guī)定的例外情形中，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，要獲得發(fā)明專利的授權(quán)，需同時滿足兩項條件：一是實用新型專利權(quán)尚未終止;二是申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)。在此，需要特別注意的是，對于同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，如果實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止的，根據(jù)禁止重復(fù)授權(quán)原則，不得再授予發(fā)明專利權(quán)。

三、法律適用的優(yōu)先性原則和例外

需要指出的是，專利法第二十二條或二十三條的適用，相比于專利法第九條，原則上具有優(yōu)先性。在專利授權(quán)和確權(quán)案件中，如果涉案專利和證據(jù)的申請日不同，在先申請(或?qū)＠?構(gòu)成抵觸申請或已公開構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的，應(yīng)根據(jù)專利法第二十二條或者專利法第二十三條，而不是根據(jù)專利法第九條對在后專利申請(或?qū)＠?進行審查或?qū)徖怼?/p>

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，任何單位或者個人以某項發(fā)明或者實用新型專利權(quán)與申請在先的另一項發(fā)明或者實用新型專利權(quán)構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造而不符合專利法第九條的規(guī)定為由請求宣告無效的，如果申請在先的專利已構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)或者屬于任何單位或者個人申請在先公開在后的專利，可以依據(jù)專利法第二十二條的規(guī)定進行審查。任何單位或者個人以某項外觀設(shè)計專利權(quán)與申請在先的另一項外觀設(shè)計專利權(quán)構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造而不符合專利法第九條的規(guī)定為由請求宣告無效的，如果申請在先的專利已構(gòu)成現(xiàn)有設(shè)計或者屬于任何單位或者個人申請在先公開在后的專利，可以依據(jù)專利法第二十三條的規(guī)定進行審查。

但是上述適用的優(yōu)先性，在個別案例中也有例外。例如，在“智能可調(diào)時間和不同亮度等級的驅(qū)動電源盒”無效宣告請求審查案件(第53085號)中，合議組認為，附件 3 的申請人與涉案專利的申請人不同，附件 3 的申請日期在涉案專利之前，因此附件 3 可以用于評述涉案專利是否符合專利法第 9 條第 2 款的規(guī)定。因此，涉案專利和對比設(shè)計在使用狀態(tài)下的區(qū)別屬于局部的細微的差異，對整體視覺效果的影響極其細微。涉案專利設(shè)計 1 與對比設(shè)計相比，二者實質(zhì)相同。并且，對比設(shè)計的申請人與涉案專利的申請人不同，對比設(shè)計的申請日期在涉案專利之前，因此，涉案專利不符合專利法第 9 條第 2 款的規(guī)定。

四

是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的判定標準

（一）同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷呐卸俗?/strong>