優(yōu)先權(quán)原則源自1883年簽訂的《巴黎公約》，申請人提出的在后申請與其他人在首次申請的申請日之后、在后申請的申請日之前就相同主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這也是“優(yōu)先權(quán)”一詞的由來。優(yōu)先權(quán)創(chuàng)設(shè)的目的是方便成員國就其發(fā)明創(chuàng)造再其本國提出專利申請后，在其他成員國申請獲得專利權(quán)。隨著專利制度的發(fā)展，優(yōu)先權(quán)的適用范圍也有了擴(kuò)大，其不僅適用于首次在外國提出申請然后再本國提出專利申請(外國優(yōu)先權(quán))的情形，還包括首次在本國提出申請、然后再本國再次提出申請(本國優(yōu)先權(quán))的情形[1]。隨著社會大眾對專利意識的不斷增加，本國優(yōu)先權(quán)(下文成優(yōu)先權(quán))制度被廣泛應(yīng)用在專利申請中，申請人在申請過程中通過要求在前申請的優(yōu)先權(quán)，可以額外補(bǔ)充技術(shù)方案以改善在前申請所存在的不足的同時，還可以保留在前申請的檢索基準(zhǔn)日。
在實務(wù)工作過程中，申請人通常會要求一次優(yōu)先權(quán)以提升在后申請的文件質(zhì)量，但是對于部分特殊案件來說，申請人為了搶占申請先機(jī)，通常會在要求兩次甚至多次優(yōu)先權(quán)，當(dāng)要求兩次以上優(yōu)先權(quán)時經(jīng)常不了解申請程序以及如何應(yīng)對審查員的審查意見，本文將進(jìn)行具體闡述：
一、多次要求優(yōu)先權(quán)的方案構(gòu)成及申請策略
為了方便理解，本文在此處首先建立如下模型：
在上方模型中，同一申請人不斷完善在前申請中的方案缺陷，分別在案件2和案件3中通過要求在前申請的優(yōu)先權(quán)的方式不斷補(bǔ)充額外的技術(shù)方案。具體情況如下：
案件1：申請日為2023年1月1日，其保護(hù)了方案A。
案件2：申請日為2023年2月1日，其要求了案件1的優(yōu)先權(quán)并額外補(bǔ)充了新方案B，此時案件2保護(hù)了方案A + B 。其中，方案A的優(yōu)先權(quán)日(檢索基準(zhǔn)日)為2023年1月1日，方案B的申請日為2023年2月1日。
案件2在申請過程中一般不會存在問題，存在問題的情形主要集中在案件3中，在案件3中需要進(jìn)一步克服案件2中所存在的缺陷，并進(jìn)一步補(bǔ)充技術(shù)方案C，案件3中會出現(xiàn)多種不同的要求優(yōu)先權(quán)的情況，下面分情況討論：
( a )、案件3直接要求案件2的優(yōu)先權(quán)：這是一種很多人會容易直接想到的方式，因為案件2中已經(jīng)包括了方案A+B，因此通過引用優(yōu)先權(quán)的方式在案件2上直接補(bǔ)充方案C即可得到最終的A+B+C的方案。但是上述方式是行不通的，理由如下：按照《專利審查指南2010》第二部分第三章4.2.1中的規(guī)定：被要求優(yōu)先權(quán)的中國在先申請，已經(jīng)要求本國優(yōu)先權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。同時在《專利法實施細(xì)則》第32條中規(guī)定：“提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：(一)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的”。究其原因是，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請應(yīng)當(dāng)是首次申請，對于非首次申請的案件來說，如果被要求優(yōu)先權(quán)，將破壞“申請人自發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谕鈬谝淮翁岢鰧＠暾堉掌鹗€月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)”這一規(guī)定中的十二個月的期限要求。
在模型一中，案件2已經(jīng)要求過案件1的優(yōu)先權(quán)，案件2自身屬于“已經(jīng)要求本國優(yōu)先權(quán)的”案件，因此案件2當(dāng)作為“被要求優(yōu)先權(quán)的中國在先申請”時，不得作為本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。因此方式a不可行。
( b )、案件3同時要求案件1和案件2的優(yōu)先權(quán)
方式b中同時引入案件1和案件2的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。此時要求案件1的優(yōu)先權(quán)不會出現(xiàn)任何問題，因為案件1雖然曾被案件2要求過優(yōu)先權(quán)，但是案件1自身沒有要求過本國優(yōu)先權(quán)，因此案件1作為部分優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)適格，在案件3的方案中，方案A的優(yōu)先權(quán)日為2023年1月1日。
關(guān)鍵在于案件2屬于"被要求優(yōu)先權(quán)的中國在先申請"，同時"已經(jīng)要求過案件1的本國優(yōu)先權(quán)"，因此原則上不得要求優(yōu)先權(quán)。但是需要注意的是，案件2中因為方案A的存在將導(dǎo)致案件2整體不能被要求優(yōu)先權(quán)，但是，申請人可以要求案件2的部分優(yōu)先權(quán)，也即雖然案件2要求過案件1的優(yōu)先權(quán)，但是案件2中的方案B自身并沒有被要求過優(yōu)先權(quán)，因此可以作為本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。如果部分優(yōu)先權(quán)成立，則案件3中方案 B 的優(yōu)先權(quán)日為2023年2月1日。此時案件3中將形成如下的方案構(gòu)成及申請日或檢索基準(zhǔn)日情況：方案A：檢索基準(zhǔn)日為2023.1.1;方案B：檢索基準(zhǔn)日為2023.2.1;方案C：申請日為2023.3.1.
二、審查意見的答復(fù)
正如上文提及的內(nèi)容，在策略b中方案2整體已經(jīng)要求過優(yōu)先權(quán)，因此審查員在進(jìn)行初步審查時會因為案件2形式上無法滿足要求下發(fā)《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》，其中會給出如下意見：“申請人要求了在先申請?zhí)枮閄XX的優(yōu)先權(quán)，但在先申請的主題已享有優(yōu)先權(quán)，不符合專利法實施細(xì)則32條2款的規(guī)定。”
對于上述情況，部分專利代理人或申請人會不知如何應(yīng)對，其實答復(fù)思路比較清晰簡單，只要在意見陳述中指出案件2相較于案件1多出的部分特征被要求優(yōu)先權(quán)即可，對于案件2并沒有要求案件2的整體優(yōu)先權(quán)。參考答復(fù)思路如下：“根據(jù)案件2中權(quán)利要求書以及說明書的記載，案件2相比案件1具有如下新增方案：YYY。由于新增方案YYY首次出現(xiàn)在案件2中，因此案件2中被要求的優(yōu)先權(quán)僅是部分優(yōu)先權(quán)，且該上述新增方案YYY在案件2中并沒有享有過優(yōu)先權(quán)。因此，請審查員進(jìn)一步核實，發(fā)出修改更正通知書，作出優(yōu)先權(quán)成立的審查結(jié)論。”
一般情況下，審查員會進(jìn)一步下發(fā)《修改更正通知書》，在該通知書中會指出：“國家知識產(chǎn)權(quán)于某年某月某日發(fā)出視為未提出優(yōu)先權(quán)通知書，經(jīng)審核，現(xiàn)撤銷該處分決定，繼續(xù)原程序。”然后會進(jìn)一步下發(fā)《初步審查合格通知書》，并進(jìn)入到后續(xù)的實質(zhì)審查程序。
三、總結(jié)
對于一些前瞻性的技術(shù)或者急于在市場中公布的產(chǎn)品，申請人通常會采用先及時申請、后通過優(yōu)先權(quán)的方式修正補(bǔ)充在前申請文件缺陷的申請策略。上述的申請策略可以使得申請文件中部分方案擁有靠前的檢索基準(zhǔn)日，以有效增加案件的授權(quán)前景，同時還能將專利的保護(hù)期的起點進(jìn)行延后，從而讓專利保護(hù)在更長的時間內(nèi)發(fā)揮作用[2]。
在要求多次優(yōu)先權(quán)時，申請人需要注意的是部分優(yōu)先權(quán)的適用，尤其是需要要求中間階段的某一版文件的優(yōu)先權(quán)時，審查員通常會認(rèn)為該版文件因為已經(jīng)要求過優(yōu)先權(quán)從而喪失優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的地位，申請人或?qū)＠砣藢Υ丝梢灾苯訝庌q該版文件中新增方案的技術(shù)方案可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，從而使得最終版的申請文件中存在多個部分優(yōu)先權(quán)。
參考文獻(xiàn)：
[1]尹新天.中國專利法詳解[M].知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011.
[2]吳離離. "專利優(yōu)先權(quán)制度的作用和對它的認(rèn)識誤區(qū) 解讀優(yōu)先權(quán)制度與先申請原則的關(guān)系." 中國發(fā)明與專利 6(2011):4.
(原標(biāo)題：專利申請過程中要求多次優(yōu)先權(quán)的申請策略)
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