在歷史的發(fā)展過程中，形成、沉淀了諸多公認(rèn)的系列基因元素。隨著物質(zhì)產(chǎn)品的多元化，系列基因元素與工業(yè)品結(jié)合滿足了人們物質(zhì)、精神文化的需求;系列產(chǎn)品的外觀保護(hù)對(duì)系列外觀設(shè)計(jì)專利的申請(qǐng)?zhí)岢隽诵碌囊螅绕涫且恍┫盗性財(cái)?shù)量超過10個(gè)例如十二星座、十二生肖、二十六英文字母等元素，有必要對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)梳理，針對(duì)不同的產(chǎn)品或設(shè)計(jì)，采取不同的申請(qǐng)策略，以期在維權(quán)階段能夠得到更好的保護(hù)。
關(guān)鍵字：外觀設(shè)計(jì)專利、系列申請(qǐng)、申請(qǐng)策略
前言
目前比較常見的系列元素包括十二生肖、花中四君子、一年四季、十二星座、國際象棋、十八羅漢、26個(gè)英文字母、百家姓、八仙過海等系列元素，這些系列元素在金銀品、盲盒、酒瓶、U盤、手機(jī)殼、產(chǎn)品包裝袋、包裝盒、香水、鑰匙扣、箱包、牌匾、掛繩、珠寶、陶瓷、照明、紅包、APP界面等均有不同程度的應(yīng)用，本文對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利的系列申請(qǐng)進(jìn)行研究分析。
一、外觀設(shè)計(jì)專利的分類
根據(jù)專利法及細(xì)則和審查指南對(duì)外觀設(shè)計(jì)類型的規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)的種類分為：單一產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、相似產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、套件產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、組件產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、局部產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)。
對(duì)于外觀設(shè)計(jì)的種類在另外一篇文章中已詳細(xì)介紹《從“分”與“合”的角度談外觀設(shè)計(jì)的申請(qǐng)策略》[1]，此處不再詳細(xì)介紹;既然作為系列申請(qǐng)，申請(qǐng)數(shù)量一般為多個(gè)，重點(diǎn)討論相似產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)與套件產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)。
1.1相似產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)
《專利法》第三十一條對(duì)相似產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)和成套產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行了規(guī)定[2]：一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥?/p>
對(duì)于相似產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)，在申請(qǐng)的時(shí)候要提交每一個(gè)設(shè)計(jì)的六面視圖，一份申請(qǐng)文件不能超過十項(xiàng)設(shè)計(jì)，每項(xiàng)設(shè)計(jì)均可以按照一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求對(duì)待，在侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的各項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)分別單獨(dú)進(jìn)行對(duì)比，只要落入相似外觀設(shè)計(jì)中的一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍即侵權(quán)[4]。
《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十五條對(duì)相似產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)和成套產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行了規(guī)定[5]：將同一產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)作為一件申請(qǐng)?zhí)岢龅?，?duì)該產(chǎn)品的其他設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)與簡要說明中指定的基本設(shè)計(jì)相似。一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中的相似外觀設(shè)計(jì)不得超過10項(xiàng)。專利法第三十一條第二款所稱同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，是指各產(chǎn)品屬于分類表中同一大類，習(xí)慣上同時(shí)出售或者同時(shí)使用，而且各產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)具有相同的設(shè)計(jì)構(gòu)思。
根據(jù)《審查指南》第一部分第三章第9.1節(jié)的規(guī)定[3]，一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中的相似外觀設(shè)計(jì)不得超過10項(xiàng)。超過10項(xiàng)的，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請(qǐng)人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請(qǐng)。
1.2套件產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)
《專利法》第三十一條(同1.1)對(duì)套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行了定義;《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十五條第二款規(guī)定[5]：專利法第三十一條第二款所稱同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，是指各產(chǎn)品屬于分類表中同一大類，習(xí)慣上同時(shí)出售或者同時(shí)使用，而且各產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)具有相同的設(shè)計(jì)構(gòu)思。
對(duì)于套件產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)，在申請(qǐng)的時(shí)候要提交每一個(gè)產(chǎn)品或設(shè)計(jì)的六面視圖，每項(xiàng)設(shè)計(jì)均可以按照一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求對(duì)待，在侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與其主張的各項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)分別單獨(dú)進(jìn)行對(duì)比，只要落入成套產(chǎn)品中的一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍即侵權(quán)[4]。
二、案例分析
案例一
以十二生肖為主題的首飾鎖片，分別進(jìn)行單一申請(qǐng)，申請(qǐng)了十二個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利;這十二個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利的整體造型基本相同，區(qū)別就是鎖片中心的生肖圖案元素不同。
案例二
以十二生肖為主題的首飾鎖片，分別進(jìn)行單一申請(qǐng)，但是只申請(qǐng)了八個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利，舍棄了其余四個(gè);這八個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利的區(qū)別整體造型均不同。
案例三
以十二生肖為主題的首飾吊墜，分別按照六個(gè)一組申請(qǐng)了2件外觀設(shè)計(jì)專利，每個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利包括6個(gè)套件;這二個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利中的12個(gè)套件的整體造型均不同。
案例四
以春夏秋冬為主題吊墜，分別進(jìn)行單一申請(qǐng)，申請(qǐng)了四個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利;這四個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利的區(qū)別整體造型均同，區(qū)別點(diǎn)在于中間的四個(gè)四季元素。
案例五
以十二星座為主題的吊墜，合案作為套件申請(qǐng)，申請(qǐng)了一個(gè)外觀設(shè)計(jì)專利包括十二個(gè)設(shè)計(jì);這十二個(gè)設(shè)計(jì)的整體造型相同，區(qū)別點(diǎn)在于中間的十二個(gè)星座元素。
通過上述案例分析，對(duì)于系列申請(qǐng)有的采用單一申請(qǐng)，一申請(qǐng)一設(shè)計(jì);有的采用舍棄部分系列設(shè)計(jì)，選擇一部分采用單一申請(qǐng)，一申請(qǐng)一設(shè)計(jì);有的將部分設(shè)計(jì)進(jìn)行合并申請(qǐng);有的將全部設(shè)計(jì)進(jìn)行合并申請(qǐng)。
專利法第九條重復(fù)授權(quán)的條款包括了發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利，但在重復(fù)授權(quán)的判斷上完全不同，發(fā)明專利、實(shí)用新型專利重復(fù)授權(quán)條款的判斷只要保證兩件同日申請(qǐng)中權(quán)利要求不涵蓋完全相同的技術(shù)方案即可，也就是“完全相同的原則”;但是外觀設(shè)計(jì)在重復(fù)授權(quán)條款的判斷上采用“實(shí)質(zhì)相同的原則”，具有必要的“容差”能力，不能排除在對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)特征不完全相同的情況下仍然得出屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的結(jié)論。
對(duì)于系列申請(qǐng)，假如采用單一申請(qǐng)，一申請(qǐng)一設(shè)計(jì)，不僅增加申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)成本(包括申請(qǐng)成本和維護(hù)成本)，如果構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，還面臨在確權(quán)環(huán)節(jié)因?yàn)閷＠ǖ诰艞l重復(fù)授權(quán)的條款而被無效，在實(shí)際的案例中，因系列申請(qǐng)不當(dāng)，無效環(huán)節(jié)因?yàn)橹貜?fù)授權(quán)而被無效的情況時(shí)有發(fā)生。
對(duì)于系列申請(qǐng)，假如采用相似設(shè)計(jì)進(jìn)行合案申請(qǐng)，如果項(xiàng)數(shù)超過10項(xiàng)，根據(jù)《審查指南》第一部分第三章第9.1節(jié)的規(guī)定[3]，超過10項(xiàng)的，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請(qǐng)人刪除部分設(shè)計(jì)或者分案申請(qǐng);刪除部分設(shè)計(jì)對(duì)于申請(qǐng)人來說是放棄了部分申請(qǐng)權(quán);對(duì)于采用分案申請(qǐng)，同樣面對(duì)不僅增加申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)成本(包括申請(qǐng)成本和維護(hù)成本)，如果構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，還面臨在確權(quán)環(huán)節(jié)因?yàn)閷＠ǖ诰艞l重復(fù)授權(quán)的條款而被無效。
對(duì)于系列申請(qǐng)，假如采用套件設(shè)計(jì)進(jìn)行合案申請(qǐng)，可以突破項(xiàng)數(shù)超過10項(xiàng)的限定，但是，根據(jù)《專利法》第三十一條對(duì)成套產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行的規(guī)定，具體限定為同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品，對(duì)于“成套出售或使用”理解具有兩層含義，一種是狹義的理解為必須成套出售或使用，另一種是廣義的理解為只要具有成套出售或使用的可能即可;如果按照狹義的理解成套出售或使用，例如十二生肖U盤、十二星座打火機(jī)等，對(duì)于一般消費(fèi)者來說，均是單件購買或使用，該類產(chǎn)品習(xí)慣上既不同時(shí)出售，也不同時(shí)使用，因此不滿足成套出售或者使用的必要條件，不能作為成套產(chǎn)品提出申請(qǐng);如果按照廣義的理解成套出售或使用，對(duì)于一般消費(fèi)者來說，雖然是單件購買或使用，該類產(chǎn)品習(xí)慣上既不同時(shí)出售，也不同時(shí)使用，但只要具有成套出售或使用的可能，即滿足成套出售或者使用的必要條件，可以作為成套產(chǎn)品提出申請(qǐng)。
三、小結(jié)
基于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的多樣性，系列申請(qǐng)的數(shù)量也在不斷增多，甚至超過10項(xiàng);從專利法第一條鼓勵(lì)創(chuàng)新的角度來說，理應(yīng)得到全面保護(hù)，但是相似設(shè)計(jì)的數(shù)量限定為10項(xiàng)，套件又限定為“同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品”，超過10項(xiàng)的外觀設(shè)計(jì)如果不能作為套件進(jìn)行申請(qǐng)保護(hù)，申請(qǐng)人只能進(jìn)行額外的單一申請(qǐng)，存在因?yàn)閷＠ǖ诰艞l重復(fù)授權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，使申請(qǐng)人陷入兩難的境地。
從世界其他國家和地區(qū)的外觀設(shè)計(jì)專利制度來看，類似或相似的系列外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)均得到保護(hù);在日本可以作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)保護(hù)，關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)的數(shù)量并無限制;在韓國可以作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)和多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)保護(hù)，無審查模式下的多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的數(shù)量限制為100件;在美國可以作為一件外觀設(shè)計(jì)中的不同實(shí)施例進(jìn)行保護(hù)，美國未對(duì)相似外觀設(shè)計(jì)的項(xiàng)數(shù)進(jìn)行限制;在歐盟和德國則可以作為多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)加以保護(hù)，德國未對(duì)相似外觀設(shè)計(jì)的項(xiàng)數(shù)進(jìn)行限制，德國規(guī)定最多可以將100項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)合并成一件多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)。另外，《海牙協(xié)定》下的單件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)也可以包含同一洛迦諾分類表大類下的多達(dá)100項(xiàng)設(shè)計(jì);其他國家和地區(qū)對(duì)系列外觀設(shè)計(jì)的申請(qǐng)數(shù)量均比較寬松。
因此，筆者認(rèn)為，在目前《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的框架下，如果系列申請(qǐng)的數(shù)量小于10項(xiàng)，在滿足相似設(shè)計(jì)的條件下，盡可能采用相似設(shè)計(jì)進(jìn)行合案申請(qǐng);如果系列申請(qǐng)的數(shù)量大于10項(xiàng)，盡可能的采用套件設(shè)計(jì)進(jìn)行合案申請(qǐng)，每個(gè)外觀設(shè)計(jì)審查員對(duì)“成套出售或使用”理解不同，假如收到分案的審查意見通知書，代理人盡可能的舉例進(jìn)行答復(fù)，說服外觀設(shè)計(jì)審查員向廣義的“成套出售或使用”理解，以期對(duì)超過10項(xiàng)以上的外觀設(shè)計(jì)取得保護(hù);長遠(yuǎn)來看，系列申請(qǐng)數(shù)量的突破還需要從法律的修訂入手，例如修改相似設(shè)計(jì)的數(shù)量可以超過十項(xiàng)，或者對(duì)于超項(xiàng)的設(shè)計(jì)增加附加費(fèi)，“成套出售或使用”擴(kuò)大解釋放寬套件的限定、同一洛迦諾分類號(hào)的申請(qǐng)不做數(shù)量限定等。
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[5]中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則[M]，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.
作者：郭帥，律師，專利代理師，廣東集之家律師事務(wù)所，郵政編碼：510623.廣州市天河區(qū)體育東路116-118號(hào)財(cái)富廣場東塔16層
(原標(biāo)題：外觀設(shè)計(jì)專利中系列案件的申請(qǐng)策略淺析)
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