近期一個行業(yè)論壇中，小米的知識產(chǎn)權(quán)高級總監(jiān)魏娜從大量許可實踐的角度，對標(biāo)準(zhǔn)必要專利(SEP)許可的難點做了分享。
1.標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可特殊性探究
首先，標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可是一個非常復(fù)雜的問題，與之相應(yīng)的爭議會比較多。和普通專利相比，SEP至少有3個特殊點：
1）SEP的無法規(guī)避性。在一些標(biāo)準(zhǔn)中，是否在產(chǎn)品中實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的某些功能對產(chǎn)品的實際功能和性能幾乎沒有影響。但是由于標(biāo)準(zhǔn)具有強制性，產(chǎn)品制造商無法選擇不實現(xiàn)該項功能。標(biāo)準(zhǔn)強制性的確可能會帶來標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可中發(fā)生壟斷行為問題的可能性。
2）SEP的數(shù)量很大。在醫(yī)藥領(lǐng)域，可能一個產(chǎn)品的價值絕大部分來自一件或幾件專利。但是在通信領(lǐng)域的5G技術(shù)上，目前已經(jīng)聲明了5萬多個專利族，而且這5萬多族專利分散在200多個專利權(quán)人手里，大家對FRAND的解讀不同，爭議多也就不足為怪了。
3）SEP有聚合效應(yīng)。5萬多個專利族是需要一起來完成5G這個系統(tǒng)的運作，但是每一個SEP它的內(nèi)在價值其實沒有那些非SEP高。這也使得每一個SEP的產(chǎn)生價值是很難評估的。這是另一個難點。從實踐角度大家常常也只能摸索著前進。
2. 自上而下(Top-Down)法和可比許可協(xié)議法探討
如何公平合理地確定SEP許可FRAND費率是一個難題，國內(nèi)外學(xué)者，法院，實務(wù)界都進行了很多有益的探索，但它依然是一個難題。從根本上來說，許可費多少是合理的要看SEP對產(chǎn)品帶來的價值。對SEP的價值評估我們應(yīng)該要看內(nèi)在價值，而要排除掉它因為放到標(biāo)準(zhǔn)里面帶來這種“額外的優(yōu)勢”。因為SEP有這種聚合效應(yīng)，每一個專利的內(nèi)在價值是多少，不是那么明顯。
目前常見的許可費率確定方法有可比協(xié)議法和自上而下法。我們注意到很多法院判例更多的是兩種方式都采用，并且一般是讓兩種方式互相印證的方式，來提高我們對最終得出的合理的費率范圍的一個確信程度。這兩種方式在專利許可談判中也經(jīng)常被我們使用，大多數(shù)時候也是結(jié)合使用，兩個方法各有利弊。
可比協(xié)議法的優(yōu)勢是這樣的協(xié)議是市場給予的一個價值判斷，假設(shè)協(xié)議雙方都是理性的，沒有受到壓迫的話，這些協(xié)議是市場更直接的給出一個價值的參考。但是可比協(xié)議實踐中有一些問題，比如a).可比協(xié)議大多數(shù)不公開。談判實踐中第一件事情通常就是被要求簽署NDA，許可合同更是有很多嚴(yán)格的NDA條款。將來為了提高交易效率提高透明度，這些NDA簽不簽其實也是可以再重新討論的。b).協(xié)議的拆解。協(xié)議中常常還會有其他交易價值，過去費用和將來費用分?jǐn)?，費用支付方式考慮，交叉許可拆解為單向許可等等。如何拆解可比協(xié)議這方面的爭議很大。我們看到很多案例中，雙方的經(jīng)濟學(xué)家拆分后的合同的費率可以是差上10倍。c).另外訴訟和解達成的協(xié)議通常被認(rèn)為是不可比的，因為和解后達成的協(xié)議金額高可能是當(dāng)事人受到了訴訟的壓力，而不僅僅是專利的市場價值。因此可比協(xié)議法常常有失靈的時候。
另外一個常用的方法是 TOP-down法。這種方法的優(yōu)勢在于保證總的許可費在合理范圍，這對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來講至關(guān)重要。公司做產(chǎn)品規(guī)劃的時候需要預(yù)測預(yù)留多少專利費，產(chǎn)品是否能夠贏利，最終的售價對于消費者來說是否能承受，特別是面向發(fā)展中國家甚至貧困地區(qū)的消費者的產(chǎn)品對價格會非常敏感。為了維持產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，總許可費率的可預(yù)測性是不可缺少的。不過TOP-down方法中爭議最多的一點是各家的SEP份額的認(rèn)定。
3.TOP-down法中真實份額認(rèn)定的難題
雖然聲明的份額數(shù)據(jù)是有的，但是背后需要進一步探明的是各家的真實份額，這是難點中的難點。因為ETSI不做必要性審查，所以5萬多個專利族中渾水摸魚的情況不少。過度聲明over-declaration的情況近幾年可以說是越來越嚴(yán)重了。實踐中有的專利權(quán)人宣稱了500.1000.甚至好幾千個專利族，但是談判的時候可能只能提供10個claim charts (CC)，這很讓人質(zhì)疑其專利包中其他專利的質(zhì)量。
另外現(xiàn)在5G標(biāo)準(zhǔn)拓展到了很多垂直行業(yè)，IoT相關(guān)的，或者車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的，這些IoT，車聯(lián)網(wǎng)專利手機是不是應(yīng)該付費，同樣IoT產(chǎn)品是否該為其用不到的功能付費，等等，這些都是值得我們進一步去厘清的問題。
4.難點如何破局：
基于實踐的經(jīng)驗教訓(xùn)，我們目前考慮的解決方案可以從這些可能的方向去思考，拋磚引玉，也歡迎大家探討。
1. 實施方需要獨立進行技術(shù)分析和技術(shù)談判。特別是強調(diào)進行技術(shù)分析，對標(biāo)準(zhǔn)的映射，穩(wěn)定性分析結(jié)合做出獨立判斷的重要性。宣稱的SEP中渾水摸魚的不少，第三方報告結(jié)果差距也很大，所以一定要保留獨立進行分析的能力。實際中我們通常會抽樣分析專利權(quán)人自己提供的CC的專利，也會對其未提供CC的專利進行一定數(shù)量的抽樣，這樣才能更準(zhǔn)確的判斷整個專利包的整體價值。對提供CC專利的數(shù)量也應(yīng)該有一定的要求。比如如果宣稱的專利族高達500.1000族，那么至少應(yīng)該提供10-20%的帶有CC的專利。如果一定比例CC無法提供，其實很難讓人相信專利權(quán)人對這些其他宣稱的專利真正的做了盡調(diào)，其質(zhì)量也就無法令人信服了。
2. 強調(diào)買貨賣貨的思維。賣家有義務(wù)進行真誠的說明和解釋，來更好的體現(xiàn)出自己專利包的價值。專利包許可其實和很多商品銷售類似，你提供的信息越詳細(xì)，越容易打動客戶。因此特別是希望有實力的專利權(quán)人意識到，大家共同的目的是把獎勵要給到有真正貢獻的發(fā)明人和公司。在實踐過程中其實我們也會特別感激那些做出真誠解讀的專利權(quán)人，內(nèi)部評估中通常也會給出更多肯定的評價。
3. 按需付費。前面提到5G專利現(xiàn)在應(yīng)用范圍越來越廣，因此專利權(quán)人可以將自己的專利包進行分類，IoT子類，智能手機子類，車聯(lián)網(wǎng)子類等等，可以讓實施方按照自己開發(fā)的產(chǎn)品來取得相對應(yīng)的許可，而不是一攬子的打包許可。因為專利權(quán)人最了解自己的專利，進行分類應(yīng)該不是難事，而實施方也會覺得物有所值。
4. 借鑒歐盟草案。歐盟委員會(European Commission)于4月27日公布了草案的正式文本——《關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利和修訂(EU)2017/1001號條例的提案》[COM(2023)232 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001]。內(nèi)容包括背景介紹、法律基礎(chǔ)、利益相關(guān)者咨詢和影響評估、預(yù)算說明、條款正文及相關(guān)附件等;條款正文則分為10個章節(jié)、共72條 。其中包括對總許可費率進行認(rèn)定，SEP需要進行注冊登記，歐盟會有一個中心對登記的SEP進行必要性的檢查，等等。這些舉措旨在提高標(biāo)準(zhǔn)必要專利的透明度和可預(yù)測性，其中有的建議也值得我們關(guān)注和思考。
5.中國企業(yè)的進步：
近些年，我們也可喜地看到中國企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)必要專利方面的實力在加強。最新2023年工信部信通院發(fā)布了《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報告(2023年)》，其中排名前十位的企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)5家，分別是華為，中興，大唐，OPPO和小米。各家企業(yè)在專利領(lǐng)域既是實施人也是權(quán)利人。小米是首次排名進入前十，進步很大。相信中國公司們的進步和在SEP上整體份額的提升，將來會對標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可帶來更多的正面影響。
(原標(biāo)題：小米知識產(chǎn)權(quán)高級總監(jiān)魏娜：5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可實踐中的難點)
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