注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突屬于無效宣告的相對事由，對于長期共存且注冊超過五年的注冊商標(biāo)，可以產(chǎn)生商譽(yù)的延續(xù)，從而打破注冊商標(biāo)權(quán)利的獨立性，對于如何根除基于特定歷史淵源導(dǎo)致共存的商標(biāo)權(quán)利沖突屬于商標(biāo)行政訴訟的疑難問題。本案中，周某早在2004年以及后續(xù)時間先后注冊了“鼎湖山泉及圖”系列爭議商標(biāo)，導(dǎo)致爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)共存于市場長達(dá)十九年，原告在解決歷史疑難商標(biāo)權(quán)利沖突時，充分運用商標(biāo)確權(quán)程序并結(jié)合著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)以及在先字號權(quán)等權(quán)利客體，從源頭上根除了爭議商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，成功地在凈水器等商品上爭取回“鼎湖山泉”商標(biāo)，對于解決疑難歷史共存的商標(biāo)權(quán)屬紛爭具有積極的參考意義。
PART 01、“鼎湖山泉”字號及商標(biāo)概況
廣東鼎湖山泉有限公司(以下簡稱“鼎湖山泉公司”)原名稱為“肇慶市鼎湖飄雪飲用水有限公司”，成立于2000年9月6日，經(jīng)過二十幾年的匠心經(jīng)營，“鼎湖山泉”字號及系列商標(biāo)是廣東商標(biāo)重點商標(biāo)，陸續(xù)獲得“廣東省守合同重信用企業(yè)2003-2017 年連續(xù)15年”、“廣東省放心水生產(chǎn)示范基地”、“院士專家工作站認(rèn)證證書”、“廣東省第十五屆運動會合作伙伴”等眾多榮譽(yù)，是眾多國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草單位，市場占有率連續(xù)7年穩(wěn)居廣東省第一位，"鼎湖山泉"品牌被評價為廣東高價值商標(biāo)，品牌評價值為 30146.33萬元。因此，“鼎湖山泉”系列商標(biāo)及字號在飲用水領(lǐng)域具有極高的市場份額和品牌影響力。
PART 02、案情簡介
（一）無效宣告階段的案情概要
鼎湖山泉公司早在2004年即申請注冊了多件“鼎湖山泉”商標(biāo)，如第1454761號“DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)、第3269108號“鼎湖山泉”商標(biāo)等。而周某自2004年12月以來，持續(xù)搶注一系列的“鼎湖山泉”商標(biāo)、“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)，如第4399628號“鼎湖山泉”、第36094923號、第32265621號商標(biāo)、第23284946號、第29602969號“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)，這些商標(biāo)與鼎湖山泉公司在先注冊商標(biāo)完全一致，嚴(yán)重?fù)p害了鼎湖山泉公司的在先商標(biāo)注冊權(quán)。
為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，鼎湖山泉公司早在2007年就針對第4399628號“鼎湖山泉”以及延續(xù)注冊的商標(biāo)陸續(xù)提出異議、無效宣告及撤銷程序，均未能根除周某搶注的系列商標(biāo)。后來鼎湖山泉公司于2017年針對第4399628號“鼎湖山泉”提出撤銷最終在撤銷復(fù)審階段成功無效掉，2020年11月23日又對周某名下的第23284946、36094923號“鼎湖山泉及圖”(以下稱“爭議商標(biāo)”)商標(biāo)提出無效宣告請求，主要理由為：
第一，鼎湖山泉公司及其字號“鼎湖山泉”在行業(yè)內(nèi)具有較高知名度，是廣東省著名商標(biāo)，引證商標(biāo)為鼎湖山泉公司及其法定代表人獨創(chuàng)，經(jīng)過鼎湖山泉公司的在先長期使用及宣傳推廣，至爭議商標(biāo)申請日前，引證商標(biāo)已經(jīng)具有較高的知名度和影響力。
第二，爭議商標(biāo)與鼎湖山泉公司第1490715號“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)、第1454761號“DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)、第3269108號“鼎湖山泉”商標(biāo)等引證商標(biāo)一、二、三、四、五、六、七、八構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。
第三，鼎湖山泉公司至早在1995年5月10日創(chuàng)作的山水結(jié)合的圖形，經(jīng)過設(shè)計表現(xiàn)形式獨特，具有一定的獨創(chuàng)性，構(gòu)成美術(shù)作品，且根據(jù)舉證，該作品在2004年3月之前已經(jīng)具有一定的知名度，爭議商標(biāo)申請人同處廣東省，具有接觸的可能性，進(jìn)而認(rèn)定爭議商標(biāo)的申請注冊行為侵犯了鼎湖山泉的在先著作權(quán)。
第四，爭議商標(biāo)文字部分與鼎湖山泉公司在先知名字號“鼎湖山泉”完全相同，侵害了鼎湖山泉公司的在先字號權(quán)。被告明知“鼎湖山泉”及“DingHuShanQuan及圖”是鼎湖山泉公司在先有較高知名度商標(biāo)，仍不斷搶注多件與鼎湖山泉公司“鼎湖山泉”及“DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)構(gòu)成相同/近似的商標(biāo)，具有明顯惡意性，屬于以不正當(dāng)手段搶注他人知名商標(biāo)的行為，爭議商標(biāo)的注冊有違誠實信用原則。
國家知識產(chǎn)權(quán)局審理認(rèn)為：認(rèn)定第23284946號“鼎湖山泉DingHuShanQuan及圖”商標(biāo)侵犯鼎湖山泉公司在先著作權(quán)并予以宣告無效。
認(rèn)定第36094923號“鼎湖山泉”爭議商標(biāo)核定使用的“電熱水壺、飲用水過濾器”商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的“水(飲料)、礦泉水(飲料)、礦泉水”等構(gòu)成類似商標(biāo)，但其余商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的商品不屬于類似商品。故裁定：爭議商標(biāo)在“電熱水壺、飲用水過濾器”商品上予以無效宣告，在其余商品上予以維持。
（二）行政訴訟一審、二審的案情概要
鼎湖山泉公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定，訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院【案號：(2022)京73行初8120號】。本案提起行政訴訟的爭議焦點為：
訴爭商標(biāo)在“電炊具、消毒設(shè)備、水凈化設(shè)備和機(jī)器、龍頭”商品上與引證商標(biāo)是否構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十條規(guī)定的使用在類似商品上的近似商標(biāo)，以及訴爭商標(biāo)的注冊是否違反《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，本案中，第三人周某連續(xù)多年持續(xù)申請注冊了多件“鼎湖山泉”文字商標(biāo)及“鼎湖山泉”及圖商標(biāo)，尤其是在多件其參與的案件中已經(jīng)有行政裁定或法院判決對于其“鼎湖山泉”文字商標(biāo)或“鼎湖山泉”及圖商標(biāo)在部分商品上的注冊予以宣告無效的情況下其仍然在該部分商品上持續(xù)申請注冊上述商標(biāo)，其行為顯屬不當(dāng)，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序和公平有序的市場競爭秩序，已構(gòu)成違反《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的情形。鼎湖山泉公司與周某均不服，均提前上訴。二審法院駁回上訴，維持原判【(2023)京行終9306號行政判決書】。
PART 03、案件難點
本案的難點在于周某在第11類上申請注冊的爭議商標(biāo)部分早于原告的引證商標(biāo)，并且原告的引證商標(biāo)核定使用的類別為第32類，屬于跨類排除注冊障礙的商標(biāo)授權(quán)和確權(quán)交叉的疑難法律問題，囿于原告尚未認(rèn)定為馳名商標(biāo)，因此如果不能及時排除周某在第11類的“凈水器”等商品商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，由于兩者商品的功能存在高度的替代性，將會嚴(yán)重影響原告主營的桶裝水的品牌戰(zhàn)略和市場份額，據(jù)此原告采取了如下的應(yīng)對策略：
第一，本案中，周某早在2004年12月6日即在第11類注冊了第4399628號“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)。訴爭商標(biāo)的顯著部分同為“鼎湖山泉”，首先要阻斷后續(xù)注冊的爭議商標(biāo)基于在先商標(biāo)的長期使用而適用商譽(yù)延續(xù)。
據(jù)此，鼎湖山泉公司巧妙地抓準(zhǔn)第4399628號“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)被撤銷的良好時機(jī)，于2020年11月對周某名下的第23284946號“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)以侵犯鼎湖山泉公司的在先著作權(quán)為由提起無效宣告，最終繞過商品類似認(rèn)定的難題，以《商標(biāo)法》第三十二條在先作品作為切入點成功無宣告無效。充分利用了商標(biāo)撤銷及著作權(quán)的權(quán)利客體，從源頭上根除了爭議商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)。
第二，鼎湖山泉公司雖然在第36094923號商標(biāo)無效宣告階段援引《商標(biāo)法》第三十條主張注冊爭議商標(biāo)核定使用第11類部分的“電熱水壺、飲用水過濾器”與引證商標(biāo)第32類的“飲用水”等商品構(gòu)成類似，但國家知識產(chǎn)局基于注冊審查秩序的穩(wěn)定和衡平，不宜給予注冊商標(biāo)與馳名商標(biāo)等同高度的跨類保護(hù)，使得部分商品通過第三十條主張類似很難得到支持。
據(jù)此，鼎湖山泉公司通過收集周某歷年來與鼎湖山泉公司的行政及民事糾紛，包括先后注冊的鼎湖山泉均被無效宣告，將鼎湖山泉公司著作權(quán)搶注為注冊商標(biāo)等，佐證其在后注冊存在不正當(dāng)攀附原告品牌聲譽(yù)和惡意搶注的意圖，通過《商標(biāo)法》第四十四條第一款維權(quán)訴訟，最終成功在水凈化設(shè)備、凈水器等商品上排除鼎湖山泉商標(biāo)的注冊障礙。
PART 04、案件啟發(fā)
第一，本案中，周某早在2004年在第11類注冊了第4399628號“鼎湖山泉及圖”商標(biāo)，爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)共存于市場長達(dá)十幾年，顯著部分同為“鼎湖山泉”，如果不能從源頭上消除周某前述的在先商標(biāo)，其先后注冊的一系列“鼎湖山泉”爭議商標(biāo)極有可能基于長期的商譽(yù)延續(xù)產(chǎn)生平行共存的正當(dāng)性。本案在解決歷史疑難商標(biāo)沖突案件時，綜合運用商標(biāo)撤銷解決基礎(chǔ)商標(biāo)，利用在先著作權(quán)及跨類商品類似，并收集其惡意混淆等不正當(dāng)注冊和使用的惡意，形成多元阻擊的“組合拳”，最終從源頭上根除了爭議商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)，成功地在凈水器等商品上爭取回共存十九年的“鼎湖山泉”商標(biāo)，該系列案對于基于特定歷史淵源導(dǎo)致共存的商標(biāo)權(quán)利障礙排除和應(yīng)對策略，具有典型的指導(dǎo)意義。
第二，近年來，國家知識產(chǎn)權(quán)局從打擊商標(biāo)惡意囤積到非正常申請的審查，均在遏止商標(biāo)惡意搶注和不以使用為目的的囤積行為。本案在鼎湖山泉公司通過《商標(biāo)法》第三十、三十二條等相對理由均無法得到救濟(jì)的前提下，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^《商標(biāo)法》第四十四條第一款進(jìn)行無效宣告路徑得到人民法法院的支持，北京市高級人民法院認(rèn)為“訴爭商標(biāo)的注冊不僅會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，更擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，損害了公共利益，已不再局限于對特定民事權(quán)益的侵犯，明顯有悖于誠實信用原則”，因此，本案為打擊惡意囤積商標(biāo)、攀附他人商譽(yù)等違背誠實信用的行為具有積極的社會導(dǎo)向性。
第三，人民法院在本案中闡明了《商標(biāo)法》第四十四條第一款關(guān)于惡意注冊侵害私權(quán)導(dǎo)致公共利益損害的判定標(biāo)準(zhǔn)。即通過周某圍繞鼎湖山泉公司在先商標(biāo)及字號持續(xù)申請注冊多件“鼎湖山泉”系列商標(biāo)，且在已有在先裁定、判決對于其注冊的商標(biāo)予以無效宣告的情況下，仍持續(xù)申請注冊“鼎湖山泉”系列商標(biāo)。進(jìn)而認(rèn)定周某的行為已經(jīng)超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，具有明顯復(fù)制、抄襲、摹仿他人具有一定知名度商標(biāo)的故意，不正當(dāng)?shù)呐矢搅硕饺旧套u(yù)，主觀上具有明顯的惡意。也正是因為周某的惡意注冊不僅會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，更擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，損害了公共利益，有悖于誠實信用的原則，對于《商標(biāo)法》第四十四條第一款的理解和適用具有較強(qiáng)參考意義。
PART 05、結(jié)語和建議
在跨類排除商標(biāo)注冊障礙的疑難確權(quán)案件中，因未能消除先前存在的商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)導(dǎo)致在后申請人長期面臨在該類別無法獲得授權(quán)的法律困境。通過本案的解讀還原了原告經(jīng)過專業(yè)的商標(biāo)維權(quán)策略和布局，最終成功排除了長達(dá)十九年的注冊障礙，是“鼎湖山泉”品牌維權(quán)保護(hù)的重要戰(zhàn)略成果。
與此同時，本案也啟發(fā)商標(biāo)權(quán)人應(yīng)當(dāng)提前做好品牌布局和注冊規(guī)劃，尤其是與主營商品或服務(wù)緊密關(guān)聯(lián)的項目，確保做到“市場未動，注冊先行!”這不僅可以有效保護(hù)基于長期使用沉淀的品牌聲譽(yù)和市場份額，還能避免在關(guān)聯(lián)行業(yè)被他人惡意搶注，從而陷入長期而復(fù)雜的維權(quán)困境。通過主動、全面的商標(biāo)注冊策略，商標(biāo)權(quán)人既可以確保核心品牌在多個類別和領(lǐng)域得到充分保護(hù)，降低潛在的法律風(fēng)險，并為未來的商業(yè)拓展奠定堅實法律基礎(chǔ)。
(原標(biāo)題：從商標(biāo)無效宣告案探析破解商標(biāo)歷史共存的確權(quán)路徑)
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