“本篇就無效宣告程序中專利權(quán)人對部分形式問題，即專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定、注意事項、答復(fù)策略做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。”
在本系列形式問題的答復(fù)第一、第二篇中，著重討論了針對專利法第二十六條第三款說明書公開不充分、第二十六條第四款關(guān)于權(quán)利要求未以說明書為依據(jù)以及權(quán)利要求保護范圍不清楚的答復(fù)策略，本篇將繼續(xù)討論針對無效理由中形式問題的其它條款的答復(fù)策略。
一、對于專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款（修改超范圍、分案超范圍）的相關(guān)規(guī)定
1. 專利法及其實施細則、專利審查指南的規(guī)定
《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”
《專利法實施細則》第四十三條第一款規(guī)定：“依照本細則第四十二條規(guī)定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請記載的范圍。”
以上兩個條款均在《專利法實施細則》第六十五條規(guī)定的無效理由范圍內(nèi)。面對分案申請，有時候兩個法條還會通用。
在無效程序中，權(quán)利要求不滿足上述兩個條款，指的是權(quán)利要求在實質(zhì)審查過程中有過修改/分案，而這些實質(zhì)審查過程中所做的修改/分案不符合上述兩個條款的規(guī)定。應(yīng)注意不要和無效程序中權(quán)利要求的修改相混淆。
在本系列文第一篇中提及過，無效程序中，也可以對權(quán)利要求進行修改，修改的大前提是應(yīng)滿足專利法第三十三條的規(guī)定。但權(quán)利要求在無效程序中的修改不滿足專利法第三十三條的規(guī)定并不是無效理由，出現(xiàn)這種情況時，該修改將不予接受，從而將無效程序的審查基礎(chǔ)確定為修改之前的權(quán)利要求版本，而不會以無效程序中修改的權(quán)利要求為審查基礎(chǔ)做出不符合專利法第三十三條的審查決定。
而在實質(zhì)審查中，如何界定“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，從而判斷修改是不是超出了此范圍，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.3節(jié)給出了解讀：“具體地說，如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。這里所說的申請內(nèi)容，是指原說明書(及其附圖)和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。”
2. 幾個要注意的事項
(1)PCT國際申請的修改依據(jù)是該申請原始提交的國際申請的權(quán)利要求書、說明書和說明書附圖(參見《專利審查指南》第三部分第二章第3.3節(jié)的規(guī)定)，即，原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的依據(jù)，不應(yīng)以在中國國家階段公開的中文文本作為判斷修改是否超范圍的依據(jù)。
【案例一——第29367號無效審查決定】該案中無效請求人主張涉案專利權(quán)利要求修改超范圍時，使用了該專利在PCT中國國家階段公開的文本作為對比依據(jù)。合議組依職權(quán)調(diào)取了該專利的國際申請公布文本，并以此作為判斷基礎(chǔ)。
(2)分案申請的修改依據(jù)是原申請(即，母案申請)申請日提交的說明書、權(quán)利要求書和附圖。
(3)當說明書中按照《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.3節(jié)的要求，規(guī)范地引證了其它文件時，應(yīng)認為說明書中記載了引證文件引用部分的內(nèi)容，這些內(nèi)容可作為修改的依據(jù)。
(4)說明書摘要以及摘要附圖不具有法律效力，不能作為修改說明書或者權(quán)利要求書的依據(jù)。注意，摘要和摘要附圖是可以在申請日之后提交的，其內(nèi)容不屬于專利申請原始記載的內(nèi)容。
(5)實踐中，由于無效請求人無法獲得原始申請文本，經(jīng)常使用公開文本作為修改依據(jù)。如果原始申請文本和公開文本不一致，需要專利權(quán)人一方舉證。
(6)申請日提交的以計算機可讀介質(zhì)形式記載的內(nèi)容也可作為修改依據(jù)，此情況可見于核苷酸和/或氨基酸序列表的提交。
(7)說明書附圖的繪制僅僅是示意性的，通過測量說明書附圖中的比例、尺寸等得到的內(nèi)容不能作為修改依據(jù)。
(8)原申請文件記載的范圍中的“范圍”是專利法意義上的專用語，和我們?nèi)粘Ｉ钪欣斫獾?ldquo;范圍”含義有著很大不同。比如，按照我們?nèi)粘Ｉ畹睦斫猓粋€數(shù)值范圍必然包含該范圍內(nèi)的所有數(shù)值集合，但是在專利法意義上，如果原申請文件記載的數(shù)值范圍在修改中被縮小，而原申請文件又沒有記載縮小后數(shù)值范圍的端點，可能會導(dǎo)致修改范圍的缺陷(可參見《專利審查指南》第二部分第八章5.2.2節(jié)的規(guī)定)。
【案例二——(2009)高行終字第122號】該案中，原始申請文件記載的烷基的碳原子個數(shù)范圍為1-12.沒有記載中間的數(shù)值，專利權(quán)人將權(quán)利要求修改為1-6.即使專利權(quán)人爭辯個數(shù)1-12的含義是包括了離散數(shù)值1、2、3……12.相當于記載了每一個整數(shù)的數(shù)值，仍然被無效決定、一審和二審行政判決一致認為不符合專利法第三十三條的規(guī)定。當然，該案是早年案例，現(xiàn)在再看可能會對離散數(shù)值的范圍有所爭議。
二、修改超范圍的答復(fù)策略
從業(yè)較早的專利代理師同行可能還記得，在08年前后，專利申請的實質(zhì)審查程序忽然收緊了對于專利法第三十三條的審查尺度，“直接、毫無疑義”幾乎被等價于“數(shù)理邏輯上唯一確定”。大批的專利申請因為專利法第三十三條/實施細則第四十三條第一款而被駁回，也有大量的早期授權(quán)的專利在無效中栽進了該條款的深坑。在此后的多年中，“直接、毫無疑義”這六個字，曾經(jīng)深深地印刻在每一位專利代理師的靈魂中，在每一次修改時，都小心翼翼地指出修改依據(jù)，反復(fù)檢查每一處修改是否能夠滿足“直接、毫無疑義”地從原申請文件得出這樣的標準。曾經(jīng)有那么一段時間，專利法第三十三條忽然就變成了無效理由中最勢不可擋的武器。
雖然經(jīng)過了多年的爭論、無數(shù)案例的反反復(fù)復(fù)，如今無效程序的實踐已經(jīng)不同往昔，但我們面對專利法第三十三條的無效理由時，仍需打起精神，認真應(yīng)對。
如果，實審階段的修改是經(jīng)得起絕對推敲的，能夠從說明書中找到依據(jù)，那么作為專利權(quán)人自然不用擔心，指出修改依據(jù)便好。但如果，修改依據(jù)不是特別明確，那么我們可以考慮從一些其它方面進行答復(fù)。
第一，在理解專利法第三十三條中的“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”時，不要將其機械地理解為“原說明書和權(quán)利要求書中存在文字的一致性表述或者通過數(shù)理邏輯唯一可得”，而是應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度理解原說明書和權(quán)利要求書的記載內(nèi)容，在答復(fù)中具體地進行分析。而且如果可能，可以主動提交能夠證明本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解和共識的證據(jù)。
【案例三——(2011)知行字第17號】該案也即經(jīng)典案例江蘇先聲案。在該案中，原始申請文件中記載了某藥物中兩種成分分別是1mg/kg和30mg/kg，而申請人將權(quán)利要求中的相關(guān)特征修改成比例關(guān)系“1:30”。專利復(fù)審委員會認為原始申請文件中記載的僅是具體劑量的組合,不能反映整個比例關(guān)系，因此修改超范圍。但是再審法院經(jīng)過對原始說明書進行分析，尤其是計量組合“1mg/kg和30mg/kg”在說明書中明確記載了是在大鼠身上進行試驗所使用的劑量，認為對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說,1mg/kg和30mg/kg表明的是兩種成分的比值而非一個固定的藥品使用劑量,故本案中應(yīng)認為1:30的比值關(guān)系在說明書已有記載。
該案中，如果從文字或數(shù)理邏輯推理來說，修改后的權(quán)利要求覆蓋了滿足1:30的比值關(guān)系的所有配方，這樣的保護范圍是無論如何不能從原始說明書記載的單一計量組合“1mg/kg和30mg/kg”中毫無疑義地推知的，但是從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來說，該比值關(guān)系是處于說明書記載的范圍內(nèi)的。
【案例四——第15876號無效審查決定】權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“具有與無線通信系統(tǒng)要求無關(guān)的可變周期的計時器”是在實質(zhì)審查過程中通過修改得到的。該專利原說明書記載了“在分組數(shù)據(jù)模式中，將移動站設(shè)置在活動模式中預(yù)定的活動時間量，并且在此活動模式中，將移動站保持喚醒移動用戶可選擇的時間”以及“移動站可以返回到DCCH睡眠模式由在活動計時器確定的另一用戶可選擇的時間量。”無效決定認為，本領(lǐng)域技術(shù)人員從前述記載的“活動模式中預(yù)定的活動時間量”可知，說明書中記載的“計時器”是具有周期的;同時，由“移動用戶可選擇的時間”以及“另一用戶可選擇的時間量”的記載可知，計時器依賴于用戶的設(shè)置，與無線通信系統(tǒng)要求無關(guān)，因此修改不超范圍。
在該案中明顯可見這樣的理念：雖然原始申請文件沒有直接的文字記載，但所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀該申請文件后，基于該領(lǐng)域的基本原理或技術(shù)上固有的內(nèi)在聯(lián)系，能夠確定某技術(shù)特征是客觀存在的，則該技術(shù)特征應(yīng)當屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原始說明書和權(quán)利要求能夠直接、毫無疑義確定的內(nèi)容。
第二，嘗試放松“毫無疑義”標準，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來判斷，修改的內(nèi)容是否能夠從原申請文件推導(dǎo)出、是否顯而易見、修改內(nèi)容所涵蓋的原始申請未明確記載的方案是否本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀原始申請后能夠容易地聯(lián)想出來。如果是，那么可以嘗試爭辯修改不超出原始申請文件記載的范圍。
【案例五——第24591號無效審查決定】在涉案專利的實質(zhì)審查階段，申請人將說明書實施例2化合物的名稱及結(jié)構(gòu)式中鹵素氟的位置由處于環(huán)上的5位修改為4位(修改前的5-氟取代為間位，修改后的4-氟取代為對位，結(jié)構(gòu)式略)。無效請求人主張該修改在原始申請文件中沒有依據(jù)。專利權(quán)人主張，該修改為明顯錯誤的更正，能夠從說明書中直接、毫無疑義地推知，因為根據(jù)說明書的記載，該實施例2化合物是從兩種化合物原料(略)的化學(xué)反應(yīng)中獲得的，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其所掌握的基礎(chǔ)理論知識，即“鹵素取代基使鄰、對位碳原子比間位碳原子具有更多的電子云密度，故得到的產(chǎn)物以鄰、對位為主”的知識，能夠容易地意識到，此類反應(yīng)中鹵素的存在增大了其鄰、對位上基團的反應(yīng)活性。本案中由于原料中氟的鄰位上是未取代的，對于僅存的對位氨基和間位氨基來說，顯然對位氨基的反應(yīng)活性更強，由此生成的4-氟取代的產(chǎn)物應(yīng)當占絕大多數(shù)，故將原來處于間位取代的產(chǎn)物修改為對位取代產(chǎn)物即將氟由5位修改為4位，屬于更正明顯錯誤。為了證明自己的主張，專利權(quán)人主動提交了兩份有機化學(xué)領(lǐng)域的經(jīng)典教科書，以證明本領(lǐng)域技術(shù)人員所具有的基礎(chǔ)理論知識。最終無效決定認同了專利權(quán)人的主張，認為修改不超出原始申請記載的范圍。
以上案例可幫助我們理解“直接、毫無疑義”的含義：對于修改是否超范圍的判斷，“毫無疑義”并不是真的追求絕對地排除任何其它可能才行，即不能僅因為存在其他理論上的修改可能就得出修改超范圍的結(jié)論，那樣理解就太過嚴苛、機械了。我們應(yīng)當站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于原始申請文件整體表達的技術(shù)信息探尋申請人的真實意思表示。如上面案例五中，專利權(quán)人成功證明4-氟取代的產(chǎn)物應(yīng)當占絕大多數(shù)即可，至于理論上是否存在機會生成5-氟取代的產(chǎn)物的可能則不重要。下面這個案例在這一點上表現(xiàn)得更加明顯。
【案例六——(2009)高行終字第327號、(2010)知行字第53號】該案即是當年名動一時的“墨盒”案，曾經(jīng)給專利法第三十三條的審查實踐帶來不小的沖擊，案情也是一波三折。該案中，申請人在分案申請時將“半導(dǎo)體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，而原始申請文件并未記載除了半導(dǎo)體之外的其它存儲裝置。專利復(fù)審委員會、一審法院均認為該修改不符合專利法第三十三條的規(guī)定。然而二審法院和再審最高法院均持反對意見。但二審法院和再審法院的理由又不盡相同。二審法院認為在說明書的語境下，“存儲裝置”和“半導(dǎo)體存儲裝置”含義相同，因此不超范圍;但是再審法院即最高院對此持否定態(tài)度，認為兩者含義不相同，“存儲裝置”的保護范圍顯然大于“半導(dǎo)體存儲裝置”。但即使這樣，最高院仍舊認為此修改不超范圍，理由包括，雖然說明書僅記載了半導(dǎo)體存儲裝置，但是其他類型的存儲裝置也是容易被聯(lián)想出來的。判決書中的一段說理后來被很多專利代理師所引用：“對于‘原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍’,應(yīng)該從所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員角度出發(fā),以原說明書和權(quán)利要求書所公開的技術(shù)內(nèi)容來確定。……應(yīng)該包括如下內(nèi)容:一是原說明書及其附圖和權(quán)利要求書以文字或者圖形等明確表達的內(nèi)容;二是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過綜合原說明書及其附圖和權(quán)利要求書可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容。只要所推導(dǎo)出的內(nèi)容對于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員是顯而易見的,就可認定該內(nèi)容屬于原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。……還應(yīng)考慮所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員綜合上述內(nèi)容后顯而易見的內(nèi)容。……不能……將所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以直接、明確推導(dǎo)出的內(nèi)容理解為數(shù)理邏輯上唯一確定的內(nèi)容。……對所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言,通過綜合該原始專利申請公開說明書、權(quán)利要求書和附圖,很容易聯(lián)想到可以用其他存儲裝置替換半導(dǎo)體存儲裝置,并推導(dǎo)出該技術(shù)方案同樣可以應(yīng)用于使用非半導(dǎo)體存儲裝置的墨盒。”
由此可知，在該案中，最高院對于專利法第三十三條中“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的理解比《專利審查指南》規(guī)定的要寬泛，將本領(lǐng)域技術(shù)人員通過綜合原始申請文件而可以明確推導(dǎo)出的、即容易聯(lián)想到的內(nèi)容也涵蓋了進去。尤其是“容易聯(lián)想到的內(nèi)容”也不超出原始申請記載的范圍，突破了很多固有的認知。
第三，如果前面兩點都不能適用，那么分析一下所關(guān)注的修改之處是否專利的“發(fā)明點”所在。所謂“發(fā)明點”，是指一項技術(shù)方案包含的多個技術(shù)特征中,體現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻的技術(shù)特征,它使發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)具有新穎性和創(chuàng)造性,是發(fā)明創(chuàng)造能夠被授予專利權(quán)的基礎(chǔ)和根本原因。雖然專利法及其實施細則、《專利審查指南》中的規(guī)定在本條款上并不會區(qū)分所謂的“發(fā)明點”和“非發(fā)明點”，但在別無他法的時候，如果修改之處不是專利的發(fā)明點所在，我們可以從專利法第三十三條的立法本意、對權(quán)利人公平等的角度，嘗試按照以下案例中判決書的說理思路去爭辯。
【案例七——(2013)行提字第21號】該案中，申請人將權(quán)利要求中的術(shù)語“模壓”改成“壓制”，而專利復(fù)審委員會認為，“模壓”僅是“壓制”的一種，還存在沖壓、鍛壓等，將下位概念修改成上位概念超出了原始申請文件記載的范圍。但是最高院提審了該案，并在判決書中確定了“發(fā)明點”的概念，認為：“專利法第三十三條對專利申請文件的修改沒有區(qū)分‘發(fā)明點’和‘非發(fā)明點’而采取不同的標準,但是該條款的立法本意之一是盡可能保證確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造取得專利權(quán),實現(xiàn)專利申請人所獲得的權(quán)利與其技術(shù)貢獻相匹配。如果僅僅因為專利申請文件中‘非發(fā)明點’的修改超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍而無視整個發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻,最終使得確有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造難以取得專利權(quán),專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應(yīng),不僅有違實質(zhì)公平,也有悖于專利法第三十三條的立法本意,不利于創(chuàng)新激勵和科技發(fā)展。”
從案例七可見，在應(yīng)用專利法第三十三條時，對發(fā)明點和非發(fā)明點的特征掌握的尺度有所區(qū)別，對于非發(fā)明點的特征來說，判斷修改是否適當?shù)臉藴士赡鼙劝l(fā)明點特征要寬松一些。在答復(fù)時，專利權(quán)人可以借鑒該案中的觀點，強調(diào)修改之處非發(fā)明點所在，從公平、鼓勵創(chuàng)新的立法本意的角度來陳述，有可能會收到一定的效果。
總的來說，在無效階段，合議組和行政訴訟各審法院對于專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款的審查尺度應(yīng)是比實質(zhì)審查階段寬松，因此專利權(quán)人在遇到以上條款的無效理由進行答復(fù)時，無需死守說明書文字記載的內(nèi)容，而是應(yīng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度多思考一下，讓“本領(lǐng)域技術(shù)人員”變得“聰明一點”，這樣效果會比較好。
三、結(jié)語
本篇就無效宣告程序中專利權(quán)人對部分形式問題，即專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款的相關(guān)規(guī)定、注意事項、答復(fù)策略做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。對于專利法第三十三條而言，一定要從權(quán)利和義務(wù)兩個方面看待對申請文件的修改，首先是賦予了申請人對專利申請文件修改的權(quán)利(“申請人可以對其專利申請文件進行修改”)，然后才是對這種權(quán)利進行了限制，要求修改不得超范圍(“但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”)。專利法實施細則第四十三條第一款也是如此，首先是允許分案的，其次是分案要滿足不超出原申請記載范圍的規(guī)定。因此從立法本意來說，不但沒有不鼓勵修改/分案的含義，相反，之所以允許修改/分案，正是為了鼓勵適當?shù)男薷?分案，以使得專利申請文件更加符合專利法的要求，也更加匹配申請人做的貢獻、從而鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的做出。在這種理念下，作為專利權(quán)人，即使在無效程序中也不需懼怕面對曾經(jīng)做出的修改。
在下一篇章中，會討論專利法實施細則第二十條第二款缺少必要技術(shù)特征的無效理由的答復(fù)。
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