最高院“一錘定音”為老字號IPO之旅“掃雷”——“德州扒雞”不是想用就能用

雞肉，雖然是我們日常生活中常見的肉類食品，但筆者猜想你未必了解吃雞的學問。據傳，符離集燒雞，德州扒雞、河南道口燒雞、錦州溝幫子熏雞并稱為“中國四大名雞”。這四大名雞你吃過哪幾種？

當然，本文是正經的知識產權文，不是美食推薦。今天要聊的是德州扒雞。為啥要說德州扒雞呢？因為它出息了，德州扒雞將要IPO了。

今年6月，山東證監(jiān)局官網披露信息《山東德州扒雞股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市接受輔導公告》，山東德州扒雞股份有限公司（下稱“德州扒雞公司”）與國泰君安證券簽訂了上市輔導協(xié)議，并計劃在上海證券交易所主板上市，這意味著300多年歷史的德州扒雞正式開啟了IPO之路。

德州扒雞

不過，德州扒雞公司的IPO之路還任重道遠。據了解，在以扒雞聞名的德州市，有不少商家認為“德州扒雞”屬于“約定俗成”的通用名稱，隨意使用，甚至“高仿”山東德州扒雞股份有限公司的產品包裝。近日，一場“德州扒雞”商標侵權案由最高院“一錘定音”，將這種打著地域特產旗號對受保護商標“拿來主義”的做法認定為商標侵權違法行為。

2018年11月份，德州扒雞公司向山東省濟南市中級人民法院起訴山東省芳冠食品有限公司（以下簡稱芳冠公司）、章丘東方冷庫商貿有限公司（以下簡稱東方冷庫公司）侵害第3892642號“德州扒雞”商標權。德州扒雞公司發(fā)現(xiàn)芳冠公司在其多款產品上標注“德州扒雞”字樣，而且芳冠公司自己的商標標注在商品左上角且字體明顯小于“德州扒雞”，認為芳冠公司嚴重侵犯了德州扒雞公司的注冊商標專用權。

一審法院認為第3892642號“德州扒雞”文字商標合法有效，德州扒雞公司作為涉案商標專用權人，其合法權益應予以保護。根據《中華人民共和國商標法》第四十八條規(guī)定，商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。本案中，在被訴侵權的三款扒雞產品包裝上，均有“德州扒雞”字樣出現(xiàn)，并且均處于一般消費者最易識別的位置，且字體遠大于包裝當中的其他文字，能夠輕易吸引消費者的注意力，實際上起到了識別該商品來源的作用，本院認為被告芳冠公司在涉案三款扒雞產品包裝上使用“德州扒雞”字樣的構成商標性使用。

涉案商標

一、被告章丘東方冷庫商貿有限公司立即停止銷售侵犯原告第3892642號“德州扒雞”商標的產品；

二、被告山東省芳冠食品有限公司立即停止生產、銷售侵犯原告第3892642號“德州扒雞”商標的產品；

三、被告山東省芳冠食品有限公司于本判決生效之日起十日內賠償原告山東德州扒雞股份有限公司經濟損失及合理費用共計15萬元；

四、駁回原告山東德州扒雞股份有限公司的其他訴訟請求。

芳冠公司不服一審判決，隨后向山東省高級人民法院提起上訴，芳冠公司認為“德州扒雞”應當被認定為約定俗稱的通用名稱，而芳冠公司對“德州扒雞”的使用屬于正當使用、非商標使用。

二審法院認為一審判決認定事實清楚，判決結果正確，應予維持。芳冠公司依然不服。

隨后，芳冠公司又再度向最高人民法院提出上訴。最高院認為，德州扒雞公司在本案中主張權利的第3892642號“德州扒雞”商標目前仍為有效的注冊商標，其注冊商標專用權受法律保護。駁回山東省芳冠食品有限公司的再審申請。

至此歷經三次庭審后，以最高院認定芳冠公司商標侵權結束。這一裁定結果將在一定程度上為“德州扒雞”IPO之旅掃除一個障礙。

中華老字號——德州牌扒雞1692年創(chuàng)產，至今已有300余年歷史，康熙南巡，駐蹕德州，御贊德州扒雞“神州一奇”。

據了解，山東德州扒雞集團有限公司于2015年11月28日申請注冊了第3892642號“德州扒雞”商標。2013年10月13日，將該商標轉讓給德州扒雞公司。核準使用商品為第29類：扒雞、雞翅、雞腿（截止）。

2007年8月，“德州DEZHOU”商標被認定為馳名商標。2006年11月“德州”商標亦被商務部認定為“中華老字號”。

德州扒雞公司稱，“德州扒雞制作技藝”屬于國家級非物質文化遺產，但并非所有在山東省德州市生產的扒雞都想當然地可以叫“德州扒雞”。

山東德州扒雞股份有限公司始建于1953年，前身為中國食品公司德州市公司，是一家以生產經營德州扒雞為主的省級企業(yè)，系農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，中華老字號企業(yè)，全國少數民族清真食品類定點生產企業(yè)。

眾所周知，想要通過IPO順利上市，知識產權是道難關！那么這個百年老字號商標的持有者在知識產權方面有哪些規(guī)劃呢？

據企查查顯示，德州扒雞公司共申請了162個商標。

最早于1982年申請了第159006號“德州”商標，申請類別為第29類，主要用于食品。

除了商標，山東扒雞公司還申請了9項專利技術。

同時還擁有16項資質證書。

近些年，老字號商標侵權案件越來越多，比如稻香村、全聚德等老字號都遇到過商標侵權。“越是知名的老字號，此類問題越集中，特別是對于要借勢資本市場實現(xiàn)新發(fā)展的老字號，更要在發(fā)展過程中加強自身知識產權保護和維權意識。”一位從事商標專利行業(yè)的人士說。

德州扒雞公司表示，希望行業(yè)和消費者可以更加意識到保護品牌的重要性。“要提升行業(yè)地位，終究要以法律規(guī)則為準繩，以道德行規(guī)為約束，同時不斷革新產品工藝，提升產品質量，增強自身競爭力。”

（2020）最高法民申459號

再審申請人（一審被告，二審上訴人）：山東省芳冠食品有限公司。住所地：山東省德州市平原縣王杲鋪鎮(zhèn)民營園區(qū)。

法定代表人：徐立，該公司總經理。

委托訴訟代理人：鞏慶曼，山東圣義律師事務所律師。

被上訴人（一審原告，二審被上訴人）：山東德州扒雞股份有限公司。住所地：山東省德州市晶華大道3968號。

法定代表人：崔貴海，該公司董事長。

委托訴訟代理人：孫家?guī)V，山東創(chuàng)鑫律師事務所律師。

委托訴訟代理人：袁琨，山東創(chuàng)鑫律師事務所實習律師。

原審被告：章丘東方冷庫商貿有限公司。住所地：山東省濟南市章丘區(qū)明水雙泉路西首路北。

法定代表人：任忠華，該公司董事長。

委托訴訟代理人：郭亞男，該公司員工。

再審申請人山東省芳冠食品有限公司（以下簡稱芳冠公司）因與被申請人山東德州扒雞股份有限公司（以下簡稱德州扒雞公司），一審被告章丘東方冷庫商貿有限公司（以下簡稱東方冷庫公司）侵害商標權糾紛一案，不服山東省高級人民法院（2019）魯民終851號民事判決，向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查，現(xiàn)已審查終結。

芳冠公司申請再審稱，（一）原審法院認定的基本事實缺乏證據證明。芳冠公司有新的證據能足以證明“德州扒雞”是由于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因形成的固定的商品，被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱，被諸多史志資料、官方文件、著作記載，被眾多媒體爭相傳播報道，而且被認定為國家非物質文化遺產，應當被認定為約定俗稱的通用名稱。（二）原審法院認定事實不清，適用法律不當。“德州扒雞”應當被認定為約定俗成的通用名稱，芳冠公司對“德州扒雞”的使用屬于正當使用、非商標性使用。原審法院確定的賠償數額缺乏證據依據，不應維持。綜上，請求：1.撤銷本案一審、二審判決，依法重新審理。2.駁回德州扒雞公司的訴訟請求。3.本案訴訟費用由德州扒雞公司承擔。

德州扒雞公司答辯稱，（一）“德州扒雞制作技藝”屬于國家級非物質文化遺產，不是所有在山東省德州市生產的扒雞都想當然地可以叫“德州扒雞”。（二）德州扒雞公司的“德州”“德州扒雞”等系列注冊商標合法有效，具有很高的知名度，不屬于通用名稱。（三）芳冠公司在涉案侵權商品上使用“德州扒雞”不屬于正當使用。德州扒雞公司并不反對芳冠公司在其商品上正當使用“德州”地名，譬如在突出使用自己商標的同時，標注“德州特產”“產自德州”“德州美食”等，或者相同字體情況下標注“德州芳冠田樸扒雞”等等方式，但本案中芳冠公司在其商品上顯著、突出地使用與涉案注冊商標字體基本一致的標志，而其自己的商標標注在商品左上角且字體明顯小于“德州扒雞”，不屬于正當使用，因此構成侵權。（四）關于賠償數額，一審法院綜合考慮了涉案商標因素、芳冠公司侵權的性質、侵權產品的種類、侵權范圍、侵權規(guī)模、過錯程度等綜合因素，適用法定賠償酌情進行判決，德州扒雞公司認為判賠數額是比較少的，對保護德州扒雞公司的品牌是不利的，但德州扒雞公司尊重一審法院的判決結果。（五）關于法律適用，芳冠公司所提交的證據均不足以推翻原審判決。綜上，請求駁回芳冠公司的再審申請。

本院經審查認為，德州扒雞公司在本案中主張權利的第3892642號“德州扒雞”商標目前仍為有效的注冊商標，其注冊商標專用權受法律保護。

《中華人民共和國商標法》（以下簡稱商標法）第五十七條第二項規(guī)定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的，屬于侵犯注冊商標專用權的行為。本案中，芳冠公司在與第3892642號“德州扒雞”商標核定使用商品相同的扒雞商品上突出使用“德州扒雞”文字，雖然存在文字字體上的差異，但二者已構成近似商標，容易導致混淆誤認，一審、二審法院據此認定芳冠公司的涉案行為侵害了德州扒雞公司對第3892642號“德州扒雞”商標享有的注冊商標專用權并無不當，本院對此予以確認。

商標法第五十九條第一款規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”對商標標志構成要素的使用是否構成正當使用，應當結合案件事實尤其是相關標志的使用方式加以具體認定。商標法第十一條規(guī)定：“下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”實踐中，也存在具有一定描述性的標志通過使用取得顯著特征后作為商標注冊的情形。因此，在適用商標法第五十九條第一款判斷對相關標志的使用是否構成正當使用時，必須結合商標法的其他條款，結合相關標志的使用方式加以綜合考慮。如果該使用方式發(fā)揮的主要是來源識別作用，則不宜認定其構成正當使用；如果該使用方式發(fā)揮的主要是描述、介紹作用且不會對商品來源產生混淆誤認，則不宜僅因該注冊商標的存在而禁止他人正當使用。當事人主張其對相關標志的使用構成正當使用的，除應當舉證證明該標志屬于該商品的通用名稱、圖形、型號，或者具有直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量、產地及其他特點的描述作用外，還應當舉證證明其使用方式以描述性、介紹性為主，而非以發(fā)揮商品來源識別作用為主。

本案中，芳冠公司提交了相關證據并主張，“德州扒雞”全稱“德州五香脫骨扒雞”，是山東傳統(tǒng)名吃、魯菜經典，且德州扒雞制作技藝被確定為國家級非物質文化遺產，其使用是正當使用、非商標性使用。本院認為，首先，雖然德州扒雞制作技藝被確定為國家級非物質文化遺產，但對非物質文化遺產的傳承、發(fā)展和保護，并不當然排斥注冊商標的保護，芳冠公司以德州扒雞制作技藝被確定為國家級非物質文化遺產為由主張其使用“德州扒雞”屬于正當使用，該理由不能成立。其次，芳冠公司在被控侵權商品上使用的“德州扒雞”字樣顯著、突出，其字體、文字排列方式與德州扒雞公司主張權利的第3892642號“德州扒雞”商標字體、文字排列方式近似，而芳冠公司自己的注冊商標卻以明顯小于“德州扒雞”字樣的方式使用在被控侵權商品左上角，上述使用方式表明芳冠公司并非是從描述其扒雞產自德州的角度進行的使用，而是作為區(qū)別商品來源的標志的使用，一審、二審法院關于芳冠公司提出的被訴侵權標志屬于正當使用、非商標性使用的抗辯不能成立的認定并無不當，本院對此予以確認。

綜上，芳冠公司的再審申請理由不能成立，對其再審請求本院不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款，《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定，裁定如下：

審判長　　郎貴梅

審判員　　白雅麗

審判員　　周　波

二〇二〇年六月二十二日

法官助理包碩

書記員王沛澤