原標(biāo)題：假如審查員用郭靖和黃蓉來評(píng)價(jià)洪七公武功的“創(chuàng)造性”
本文以洪七公、黃蓉、郭靖三人的武功為“技術(shù)特征”，討論一下假如審查員用郭靖和黃蓉來評(píng)價(jià)洪七公武功的創(chuàng)造性，我們?cè)撊绾未饛?fù)？
洪七公，何許人也?丐幫幫主，“九指神丐”，和藹正義，具有一切正派人物所應(yīng)具有的優(yōu)點(diǎn)，其獨(dú)門武學(xué)為“打狗棒法”、“逍遙游”及“降龍十八掌”，少年時(shí)還練過“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”和“鐵帚腿法”。
黃蓉，桃花島主“東邪” 黃藥師的獨(dú)生女，集天地靈氣于一身，冰雪聰明、玲瓏剔透。洪七公傳授其“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”、“鐵帚腿法”、“打狗棒法”和“逍遙游”。
郭靖，擅長“降龍十八掌”。
今天，我們就以其各自的武功為“技術(shù)特征”，討論一下假如審查員用郭靖和黃蓉來評(píng)價(jià)洪七公武功的創(chuàng)造性，我們?cè)撊绾未饛?fù)?
何謂創(chuàng)造性?《審查指南》中規(guī)定：發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。
在創(chuàng)造性的判斷中，經(jīng)常需要使用到“三步法”。
何謂“三步法”？判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步，分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見，通常，將“所述區(qū)別特征為公知常識(shí)”、“所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段”和“所述區(qū)別特征為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同”三種情況認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示。
由此，審查員運(yùn)用三步法，用郭靖和黃蓉來評(píng)價(jià)了洪七公武功的創(chuàng)造性，并下發(fā)了第一次審查意見通知書。
第一次審查意見通知書
洪七公公開了他的獨(dú)門武學(xué)為“打狗棒法”、“逍遙游”及“降龍十八掌”，還公開了“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”和“鐵帚腿法”，選取黃蓉作為“最接近的對(duì)比文件”;
洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區(qū)別特征”：“降龍十八掌”，該“區(qū)別特征”所解決的“技術(shù)問題”是如何降龍。
對(duì)于該區(qū)別特征，郭靖公開了“降龍十八掌”，其所解決的“技術(shù)問題”同樣是如何降龍。
因此，在黃蓉武功的基礎(chǔ)上結(jié)合郭靖的武功得到洪七公的武功對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的，因此洪七公的武功不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。
上述審查意見乍眼一看好像是正確的，但仔細(xì)一看好像又有些問題，讓我們認(rèn)真分析一下。
遺漏區(qū)別特征
在審查實(shí)踐中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)審查員在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)之后，會(huì)只評(píng)述部分技術(shù)特征，然后將剩下的技術(shù)特征作為區(qū)別技術(shù)特征，進(jìn)而導(dǎo)致根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征定義的技術(shù)問題不同，從而會(huì)直接影響到三步法的后續(xù)判斷，進(jìn)而導(dǎo)致適用三步法有誤，得到不同的審查結(jié)論。
“洪七公定了定神，拉開架子，發(fā)出一掌。黑暗之中，郭靖見他身形向前一撞，似要摔倒，搶上去要扶，洪七公卻已站定，呼呼喘氣，說道：“不礙事。”過了片刻，左手又發(fā)一掌。郭靖見他跌跌撞撞，腳步踉蹌，顯得辛苦異常，數(shù)次張口欲勸，豈知洪七公越練精神越是旺盛，初時(shí)發(fā)一掌喘息半晌，到后來身隨掌轉(zhuǎn)，足步沉穩(wěn)，竟是大有進(jìn)境。一套降龍十八掌打完，又練了一套伏虎拳。”
據(jù)《神雕俠侶》(金庸·舊版·第二十二章章 騎鯊遨游)記載，洪七公在被歐陽鋒偷襲中毒后，為迷惑歐陽鋒，受傷未愈的洪七公在與郭靖做戲時(shí)，又打了一套伏虎拳，因此，洪七公至少還會(huì)一門武功——“伏虎拳”，所以，審查員在第二步比對(duì)“區(qū)別特征”時(shí)明顯遺漏了特征“伏虎拳”。故，于此，做針對(duì)性答復(fù)。
不久后 ，審查員看完意見陳述后，又發(fā)了第二次審查意見通知書。
第二次審查意見通知書
引入歐陽鋒來與黃蓉、郭靖共同評(píng)判洪七公武功的創(chuàng)造性，同樣選取黃蓉作為“最接近的對(duì)比文件”;由前述分析可知，洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區(qū)別特征”：“降龍十八掌”和“伏虎拳”，上述“區(qū)別特征”所解決的“技術(shù)問題”是如何降龍以及如何獲得一種動(dòng)物。
對(duì)于該區(qū)別特征，郭靖公開了“降龍十八掌”，其所解決的“技術(shù)問題”是如何降龍。
歐陽鋒公開使用了“蛤蟆功”，所解決的“技術(shù)問題”是為了獲得一種動(dòng)物。
因此，在黃蓉武功的基礎(chǔ)上結(jié)合郭靖的武功和歐陽鋒的武功得到洪七公的武功對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的，因此洪七公的武功不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。
上述審查意見乍眼一看好像又是正確的，但仔細(xì)一看好像還是有些問題，讓我們?cè)僬J(rèn)真分析一下。
技術(shù)問題上位化
在審查意見中，有些審查員確定完區(qū)別技術(shù)特征后，根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征重新確定實(shí)際要解決的技術(shù)問題是往往將技術(shù)問題上位化。所謂上位化就是將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題擴(kuò)大化、普世化，舉例來說，就是通過擴(kuò)大技術(shù)問題將更多的對(duì)比文件引入，通過普世化將本領(lǐng)域更多對(duì)比文件引入，進(jìn)而能夠和最接近的對(duì)比文件結(jié)合，具有技術(shù)啟示，進(jìn)而得出不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。
回到本申請(qǐng)，面對(duì)區(qū)別特征“伏虎拳”，其要解決的“技術(shù)問題”是如何伏虎，而不是如何獲得一種動(dòng)物，審查員為了引入歐陽鋒，將技術(shù)問題上位化，確定為如何獲得一種動(dòng)物，而“蛤蟆功”雖然也是為了獲得一種動(dòng)物，但其所解決的“技術(shù)問題”是如何捉蛤蟆，這明顯是不對(duì)的。故，于此，做針對(duì)性答復(fù)。
不久后 ，審查員看完意見陳述后，又發(fā)了第三次審查意見通知書。
第三次審查意見通知書
繼續(xù)使用郭靖和黃蓉來評(píng)價(jià)洪七公武功的創(chuàng)造性，同樣選取黃蓉作為“最接近的對(duì)比文件”;由前述分析可知，洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區(qū)別特征”：“降龍十八掌”和“伏虎拳”，上述“區(qū)別特征”所解決的“技術(shù)問題”是如何降龍以及如何伏虎。
對(duì)于該區(qū)別特征，郭靖公開了“降龍十八掌”，其所解決的“技術(shù)問題”同樣是如何降龍，而通過“伏虎拳”來伏虎則為本領(lǐng)域公知常識(shí)。
因此，在黃蓉武功的基礎(chǔ)上結(jié)合郭靖的武功和本領(lǐng)域公知常識(shí)得到洪七公的武功對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的，因此洪七公的武功不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。
上述審查意見乍眼一看好像還是正確的，但仔細(xì)一看好像仍然有些問題，讓我們?cè)僬J(rèn)真分析一下。
公知常識(shí)
專利審查指南在關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定中提到：所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如公知的教科書或者工具書披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，則認(rèn)為給出了技術(shù)啟示。
在以往的審查實(shí)踐中，我們想證明區(qū)別特征不是公知常識(shí)是很難的，因?yàn)橛袝r(shí)候證明“否”比證明“是”要困難許多，例如在司法實(shí)踐讓一個(gè)人證明自己無罪是很難的，但由檢察機(jī)關(guān)證明其有罪就相對(duì)容易一些，因此我國采用的是“無罪推定”制度，所以在以往答復(fù)公知常識(shí)的審查意見時(shí)，我們也僅僅只能接近崩潰地跟審查員爭(zhēng)辯：這——真的——不是——公知常識(shí)啊!
隨著《審查指南》的修訂，這個(gè)問題得到了緩解，新修訂的《審查指南》中指出：審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。
所以，我們可以試著要求審查員提供證據(jù)來證明“伏虎拳”為本領(lǐng)域公知常識(shí)，也可以試著從“技術(shù)問題”出發(fā)，指出現(xiàn)有技術(shù)中并不存在“如何伏虎”的技術(shù)問題，因而，“伏虎拳”不能與黃蓉、郭靖結(jié)合得到洪七公的武功。因此，現(xiàn)有技術(shù)中不存在“伏虎拳”的技術(shù)啟示，所以“伏虎拳”并不是公知常識(shí)。故，于此，做針對(duì)性答復(fù)。
截止發(fā)稿前，還未收到審查員的第四次審查意見通知書或授權(quán)通知書。
在審查實(shí)踐中，審查員往往會(huì)在審查意見中構(gòu)建“三步法”來評(píng)判申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性，而我們要做的就是在審查員創(chuàng)造的“三步法”中挑毛病、找問題。三步法就像是串聯(lián)電路，中間一個(gè)部位不通了，整個(gè)電路就斷了。遺漏區(qū)別特征、技術(shù)問題上位化、公知常識(shí)等都是審查員經(jīng)常采用的手段，在面對(duì)審查意見時(shí)，我們可以至少從上述三個(gè)方面出發(fā)，予以針對(duì)性答復(fù)。
話音未落，剛剛考完全國專利代理師資格考試的張三無情地打斷了我：“錯(cuò)了!錯(cuò)了!全錯(cuò)了!黃蓉習(xí)得‘打狗棒法’、‘逍遙游’和郭靖習(xí)得‘降龍十八掌’的時(shí)間均明顯晚于洪七公，相當(dāng)于兩篇對(duì)比文件的公開時(shí)間均晚于本申請(qǐng)，由于對(duì)比文件不適格，所以審查員并不能用郭靖和黃蓉來評(píng)價(jià)洪七公武功的‘創(chuàng)造性’，審查員從一開始就錯(cuò)了!”
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