引言
復(fù)審程序是因專利申請人對駁回決定不服而啟動(dòng)的救濟(jì)程序，同時(shí)也是專利審批程序的延續(xù)。
專利申請人如果對駁回決定不服可以依法向“專利局復(fù)審和無效審理部”(2023年更名，前身為專利復(fù)審委員會(huì)，以下為便于表述繼續(xù)沿用“復(fù)審委”的簡稱)請求復(fù)審，若對于復(fù)審程序的審查結(jié)論還不服，當(dāng)事人還可以向人民法院起訴。復(fù)審程序采用【合議審查制度】，即復(fù)審委成立由三或五人組成的合議組負(fù)責(zé)審查。因此，相較實(shí)審階段由審查員個(gè)人獨(dú)立完成，復(fù)審程序更加客觀，對技術(shù)方案理解和法律適用的判斷更加準(zhǔn)確，從而能夠糾正錯(cuò)誤的審查結(jié)論。由此可見復(fù)審程序是【駁回案件“逆風(fēng)翻盤”的重要機(jī)會(huì)】，大部分駁回案件也主要是走復(fù)審程序，能夠走到訴訟階段的案件則較少。
當(dāng)前發(fā)明專利申請的實(shí)質(zhì)審查程序中，關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見較為普遍，相應(yīng)地以發(fā)明不具備創(chuàng)造性為理由駁回的案件也成為駁回案件的主要類型。如果希望通過復(fù)審程序使得以創(chuàng)造性駁回的專利申請獲得授權(quán)，則還需要結(jié)合該申請案的實(shí)審情況對專利申請是否具備創(chuàng)造性進(jìn)行仔細(xì)梳理和客觀判斷。下面將結(jié)合筆者代理的一個(gè)實(shí)際案例簡單談一下復(fù)審階段有關(guān)創(chuàng)造性的答復(fù)思路，以期對個(gè)人實(shí)務(wù)工作做一些總結(jié)，也為業(yè)內(nèi)同行提供一些參考。
案例介紹
本申請涉及在EVA膠膜上印刷圖案的方法，駁回決定所針對的權(quán)利要求1如下：
1. 一種在 EVA 膠膜上印刷圖案的方法，其特征在于，包括以下步驟：
步驟1.將油墨∶稀釋劑∶固化劑按比例混合得到油墨混合料;
步驟2.攪拌混合料，控制粘度在某特定值;
步驟3.混合料經(jīng)固定網(wǎng)框滲透到網(wǎng)框下方的EVA膠膜表面;
步驟4.將印刷好的EVA膠膜表面的油墨混合料烘干，控制烘干溫度和烘干時(shí)間。
本申請解決的技術(shù)問題：車用發(fā)光玻璃的照明圖案通常印刷在玻璃結(jié)構(gòu)內(nèi)，印刷存在困難，且彎曲的玻璃難以印刷圖案。本申請取得的技術(shù)效果：油墨直接印刷在EVA膠膜表面，二者粘附性強(qiáng)，印刷操作簡單，生產(chǎn)效率高，可擴(kuò)展適用于大拱高、復(fù)雜曲率產(chǎn)品，又可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
對比文件1(以下簡稱D1)解決的技術(shù)問題是：提供一種結(jié)構(gòu)簡單、功能多樣、既能美化環(huán)境又起到節(jié)能環(huán)保的具有長余輝發(fā)光性能的夾膠玻璃及其制備方法。對比文件1采用的技術(shù)方案如下：一種具有長余輝發(fā)光性能的夾膠玻璃的制備方法，步驟如下：
1)將PVB或EVA膠片貼敷在玻璃片a上;
2)將長余輝熒光材料、油墨和稀釋劑混合并攪拌均勻，制得熒光漿料;
3)將熒光漿料通過絲網(wǎng)印刷的技術(shù)絲網(wǎng)印在玻璃片a有膠片的一面，然后在25-35℃下烘烤5-20分鐘，制得絲印層;
4)將玻璃片b緊貼在玻璃片a絲印層上，然后置于110-200℃下保溫60-90min，即可制得具有長余輝發(fā)光性能的夾膠玻璃。
對比文件2(以下簡稱D2)公開了一種光伏級油墨組合物，其原料配方包括：基體樹脂40~70份，色漿50~90份，粘結(jié)促進(jìn)劑2~6份，界面調(diào)節(jié)劑0.5~2.5份，增容劑4~10份，油墨助劑2~10份，固化劑15~22份，稀釋劑40~80份。該油墨組合物不僅可噴墨打印用于光伏組件封裝背板上，且克服了噴頭堵塞等問題，使得該油墨組合物能夠長期連續(xù)工作，并優(yōu)化了背板涂層與EVA、POE等封裝膠膜的界面親和性與匹配性，顯著提高了非極性成分的膠膜與涂層間的粘結(jié)強(qiáng)度。
本案審?fù)按饛?fù)過程如表1所示。
表1 本案審?fù)按饛?fù)過程
案例分析
>>> 復(fù)審請求準(zhǔn)備過程
1. 首先通讀本申請與對比文件的內(nèi)容，預(yù)判對比文件與本申請是否接近。
經(jīng)初步分析，本申請是直接在EVA膠膜上印刷油墨，具有粘附性強(qiáng)、操作簡單生產(chǎn)效率高、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，尤其適用大拱高、復(fù)雜曲率產(chǎn)品，可以解決在彎曲玻璃上難以印刷圖案的問題。而D1雖然可以在EVA上印刷油墨，但需要先將EVA貼附在玻璃表面，并不能很好適應(yīng)彎曲玻璃的印刷，且D1未考慮如何提高油墨在EVA表面附著力的問題，D2涉及的是噴墨油墨而不是印刷油墨，因此初步判斷本申請與對比文件尚有較多區(qū)別，有可提復(fù)審的基礎(chǔ)。
2. 按照客戶要求，先給出初步駁回分析意見，梳理實(shí)審階段答復(fù)理由、駁回決定中審查員的主要觀點(diǎn)、審查員與申請人爭議的焦點(diǎn)等，并整理可提復(fù)審的要點(diǎn)，給出建議提復(fù)審的結(jié)論。
【實(shí)審階段答復(fù)理由】
具體參見表1.
【駁回決定中審查員的主要觀點(diǎn)】
D1公開了本申請的在EVA表面印刷油墨和烘干處理的步驟，相關(guān)工藝條件可常規(guī)選擇;
D2公開了油墨、稀釋劑、固化劑混合制備油墨混合料以及攪拌的步驟，且D2將油墨打印在EVA膠膜上，并解決了如何提高油墨在EVA膠膜上的附著力的技術(shù)問題，對本申請存在技術(shù)啟示，油墨原料配比及粘度可根據(jù)實(shí)際需求常規(guī)選擇。
【審查員與申請人爭議的焦點(diǎn)】
D2是否公開了在EVA膠膜上打印油墨;
本申請采用的烘干溫度和時(shí)間等參數(shù)是否在D1基礎(chǔ)上結(jié)合D2及公知常識(shí)即可容易獲得。
【提煉可提復(fù)審的點(diǎn)】
經(jīng)過深入分析本申請以及對比文件，結(jié)合實(shí)審階段答復(fù)情況，筆者發(fā)現(xiàn)駁回決定中審查員對于對比文件的理解存在錯(cuò)誤和偏頗，在此基礎(chǔ)上挖掘到以下幾個(gè)可提復(fù)審的點(diǎn)，這幾點(diǎn)內(nèi)容能夠用于消除審查員與申請人的爭議，具體如下：
A、根據(jù)說明書記載的內(nèi)容可知，本申請的EVA膠膜印刷油墨時(shí)是獨(dú)立于玻璃片的，能夠解決在玻璃上直接印刷圖案存在印刷困難、難以適應(yīng)彎曲玻璃的問題;而D1的EVA膠膜首先需要貼敷在玻璃片a上，印刷完成后直接將玻璃片b與玻璃片a合片，D1的方案仍然存在難以適應(yīng)彎曲玻璃的問題;
B、D1烘干參數(shù)與本申請差別較大，本申請既可以快速烘干也不會(huì)導(dǎo)致EVA膠膜熔融使圖案變形;D2烘烤時(shí)間過長，會(huì)影響 EVA 膠膜的性能，對本申請烘干參數(shù)不存在技術(shù)啟示;
C、D2油墨組成與本申請實(shí)質(zhì)不同，得到的是適用于噴墨打印的油墨，而本申請是絲印油墨，二者不是同類油墨;
D、審查員對D2的理解存在錯(cuò)誤，結(jié)合D2說明書的內(nèi)容可知，其通過噴墨打印方式將油墨形成于透明封裝背板上，然后再和封裝膠膜EVA或POE壓合，該EVA膠膜并非作為底材承載打印圖案，而是作為批覆材料披覆于已經(jīng)打印好圖案的透明封裝背板上。
3. 基于以上駁回分析內(nèi)容，申請人確認(rèn)提復(fù)審，在此基礎(chǔ)上準(zhǔn)備修改文件以及復(fù)審請求書。
這里需要說明的是，一份邏輯清晰、層次分明、重點(diǎn)突出的復(fù)審請求書也會(huì)成為加分項(xiàng)，本案中筆者采用的撰寫邏輯是：按照“三步法”的順序先列出區(qū)別技術(shù)特征，確定實(shí)際解決的技術(shù)問題，然后先逐一分析D1與本申請的區(qū)別，接著總結(jié)對比本申請與D1解決的技術(shù)問題、主要改進(jìn)點(diǎn)、取得的技術(shù)效果，得出二者發(fā)明構(gòu)思完全不同的結(jié)論;再分析D2.指出其公開的技術(shù)內(nèi)容是什么，相關(guān)內(nèi)容是否對應(yīng)公開了區(qū)別特征及其所起的作用是否與區(qū)別特征在本申請中的作用相同，并明確指出審查員的理解錯(cuò)誤，最后得出D2無法給出技術(shù)啟示的結(jié)論。整體行文結(jié)構(gòu)其實(shí)是“分-總”式結(jié)構(gòu)，無論是針對D1還是D2.都從技術(shù)細(xì)節(jié)展開最后都回到了整體方案的總結(jié)上。
>>> 實(shí)審階段與復(fù)審階段答復(fù)異同點(diǎn)比較
本案在前置審查階段審查員直接撤駁然后授權(quán)，表明此次提交的復(fù)審請求應(yīng)當(dāng)有能夠打動(dòng)審查員的亮點(diǎn)，下面通過表2看一下實(shí)審(二通)和復(fù)審階段答復(fù)要點(diǎn)的異同。
表2 實(shí)審與復(fù)審階段答復(fù)要點(diǎn)的比較
通過表2的對比能夠看出，在復(fù)審階段雖然有多處答復(fù)要點(diǎn)與實(shí)審階段是保持一致的，但筆者自身也做了大量工作重新梳理整個(gè)審查過程，并深入挖掘了申請文件記載的細(xì)節(jié)，獲得其他可爭辯點(diǎn)，以及對此前已涉及的答復(fù)要點(diǎn)也做了調(diào)整、補(bǔ)充和完善。當(dāng)這樣一份邏輯清晰、內(nèi)容詳實(shí)、論述有理有據(jù)的復(fù)審請求書呈現(xiàn)給審查員時(shí)，相信說服力必然會(huì)大大增強(qiáng)。
案例啟示
通過以上案例，筆者總結(jié)了復(fù)審階段對于創(chuàng)造性的一般答復(fù)思路如下，希望在操作層面能夠?qū)ι暾埲?代理師產(chǎn)生一定借鑒意義。
1. 重新回顧一下本申請與對比文件的技術(shù)內(nèi)容，合理預(yù)判對比文件是否能夠否定本案創(chuàng)造性。
這一步先站位申請及對比文件的整體做初步預(yù)判，申請人/代理師只需要基于樸素的技術(shù)知識(shí)大體了解本申請及對比文件是做什么，怎么做，二者方案是否“很像”，獲得駁回決定是否合理的“第一印象”。若不合理，基本就有了提復(fù)審的基礎(chǔ)。
2. 回顧一下實(shí)審階段歷次審查意見以及答復(fù)情況，了解實(shí)審階段答復(fù)有什么不足和可借鑒之處；對駁回決定仔細(xì)解讀，找出能夠反駁的點(diǎn)。
可以從以下幾種情況著手(這里只是舉例)，比如：
1)由于對申請文件和/或?qū)Ρ任募斫忮e(cuò)誤而導(dǎo)致有明顯事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤或遺漏重要區(qū)別特征，例如以上案例中關(guān)于D2是否以EVA膠膜為噴墨打印的基材，審查員就存在明顯的事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤;
2)基于區(qū)別特征確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題明顯錯(cuò)誤，且這種錯(cuò)誤導(dǎo)致了創(chuàng)造性的判斷結(jié)論錯(cuò)誤，比如導(dǎo)致了在尋找技術(shù)啟示時(shí)方向出錯(cuò);
3)對于技術(shù)特征的拆分過于支離破碎，用多篇對比文件拼湊式評述創(chuàng)造性，忽略了技術(shù)特征之間協(xié)同作用產(chǎn)生的特定技術(shù)效果;
4)公知常識(shí)應(yīng)用不合理，將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)缺乏詳細(xì)分析，也無法提供證據(jù)證明，且申請人有充分證據(jù)證明現(xiàn)有技術(shù)中真正的公知常識(shí)或常規(guī)技術(shù)手段并非本申請采用的技術(shù)手段;
5)本申請與對比文件存在相反的發(fā)明構(gòu)思，對比文件明顯只能給出相反的教導(dǎo)或啟示。
3. 在找出可反駁的點(diǎn)之后，在申請人確認(rèn)復(fù)審的基礎(chǔ)上，確定是否需要修改權(quán)利要求并相應(yīng)準(zhǔn)備復(fù)審文件。
其中針對申請文件的修改需要注意凸顯本案具備創(chuàng)造性的亮點(diǎn)并兼顧保護(hù)范圍，若爭議的焦點(diǎn)在實(shí)審階段提交的修改文本中都已記載，則可以不再修改申請文件。例如以上案例中，爭議的焦點(diǎn)基本都記載在了答復(fù)二通時(shí)提交的權(quán)1中，由于代理師挖掘到了可凸顯本申請印刷油墨時(shí)直接在EVA膜上印刷而無需先貼附在玻璃上的證據(jù)，即“烘干后用于夾層玻璃的合片使用”，于是將這句相當(dāng)于用途特征的內(nèi)容加入權(quán)1.既沒有明顯限縮保護(hù)范圍也利于爭辯本申請與D1的不同之處。
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