案情簡介：上訴人某啤酒公司與被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局及一審第三人馬某外觀設(shè)計專利權(quán)無效行政糾紛一案，涉及專利權(quán)人為馬某、名稱為“啤酒罐”的外觀設(shè)計專利(以下簡稱本專利)。針對某啤酒公司就本專利權(quán)提出的無效宣告請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第46751號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，維持本專利權(quán)有效;某啤酒公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟。一審法院于2022年6月28日作出(2021)京73行初2743號行政判決，判決駁回某啤酒公司的訴訟請求;某啤酒公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為：本專利申請日在2008年修正的專利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的專利法施行日(2021年6月1日)之前，本案應(yīng)適用2008年修正的專利法。本案二審爭議焦點問題是：本專利是否與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突，即本專利是否違反專利法第二十三條第三款的規(guī)定。
專利法第二十三條第三款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。”該規(guī)定的立法目的是避免外觀設(shè)計專利的實施與他人在先的合法權(quán)利相沖突。原因在于，外觀設(shè)計經(jīng)形式審查并被授權(quán)后，其實施可能會與在申請日之前他人已經(jīng)合法取得的權(quán)利相沖突，損害在先權(quán)利人的合法權(quán)利?；诖?，凡是因該外觀設(shè)計的實施可能侵害他人在先權(quán)利的情形，均屬于該款規(guī)定的規(guī)制范疇。因此，在審理外觀設(shè)計專利權(quán)授權(quán)確權(quán)行政糾紛案件中，對于專利法第二十三條第三款規(guī)定的“合法權(quán)利”不宜作狹義解釋，一般情況下，只要依法享有的、在本專利申請日之前已經(jīng)取得并在提起專利無效宣告請求時維持有效的權(quán)利或者利益，均應(yīng)包括在內(nèi)。《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十二條規(guī)定：“專利法第二十三條所稱的合法權(quán)利包括：作品、商標、地理標志、姓名、企業(yè)名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權(quán)利或者權(quán)益。”根據(jù)該規(guī)定，商標權(quán)是專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利之一。商標可區(qū)分為注冊商標和未注冊商標，商標權(quán)人對其注冊商標依法享有專用權(quán)，對其通過使用已與其取得對應(yīng)關(guān)系，且實際上起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用的未注冊商標，亦享有合法權(quán)益。原則上，如果商標權(quán)人的注冊商標的申請日在外觀設(shè)計專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，或者在外觀設(shè)計專利申請日之前，實際上起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用的未注冊商標已經(jīng)與商標權(quán)人建立對應(yīng)關(guān)系，商標權(quán)人基于其在先申請商標權(quán)或者在先已與其建立對應(yīng)關(guān)系的未注冊商標的合法權(quán)益，可以用于判斷外觀設(shè)計專利權(quán)是否與之相沖突。如果在同一種商品或類似商品的外觀設(shè)計中采用了與他人在先申請的注冊商標或者在先已與其建立對應(yīng)關(guān)系的未注冊商標相同或者近似的標識，外觀設(shè)計專利權(quán)的實施可能會使相關(guān)公眾誤認為商品來源于商標權(quán)人，進而損害在先權(quán)利人的合法權(quán)利，通?？梢哉J定為該外觀設(shè)計與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。這種沖突的判斷標準實質(zhì)上是審查外觀設(shè)計專利權(quán)的實施是否會侵害在先權(quán)利人基于其在先注冊商標或在先已與其建立對應(yīng)關(guān)系的未注冊商標所享有的合法權(quán)利或利益。因此，一審判決以文字的具體內(nèi)容并非是外觀設(shè)計的保護范圍為由，徑直認定含有文字的外觀設(shè)計專利不會與他人對文字本身享有的合法權(quán)益產(chǎn)生權(quán)利沖突，機械理解和適用法律，偏離了權(quán)利沖突條款的立法目的，本院對此予以糾正。
本案中，某啤酒公司所主張的在先權(quán)利實際上包括兩個部分：一是其在本專利申請日前因?qū)?ldquo;V8”商標的在先申請享有的在先商標申請權(quán)益;二是其在本專利申請日前因?qū)?ldquo;V8”標識的在先使用所享有的在先權(quán)益。對此，分別分析如下：第一，關(guān)于在先商標申請權(quán)。商標申請權(quán)是一項合法權(quán)益，應(yīng)當受到法律的保護，但其性質(zhì)上是對注冊商標專用權(quán)的一種期待權(quán)，最終期待的完整權(quán)利是注冊商標專用權(quán)。只有商標獲得注冊，商標申請的最終權(quán)益才得以實現(xiàn)。因此，原則上應(yīng)以該商標申請是否最終獲得注冊為條件對在先商標申請權(quán)益予以保護。如果商標申請日在專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，在先申請的注冊商標就可以對抗在后申請的外觀設(shè)計專利權(quán)，用于判斷外觀設(shè)計專利權(quán)是否與之相沖突。第22475245號“V8”商標申請日在本專利申請日之前，并最終獲得注冊。由于“V8”標識具有的識別商品來源的作用，包含“V8”字樣的該外觀設(shè)計專利的實施客觀上會與在先申請的注冊商標權(quán)利相沖突，這種情況也應(yīng)當屬于專利法第二十三條立法予以規(guī)制和需要防范的對象，這種沖突的解決有必要按照保護在先權(quán)利的原則進行處理。第二，因?qū)?ldquo;V8”標識的在先使用所享有的在先權(quán)益。盡管商標關(guān)注的是標識的可區(qū)分性，外觀設(shè)計要求的是“富有美感的新設(shè)計”，文字的具體內(nèi)容并非是外觀設(shè)計的保護范圍，但當外觀設(shè)計專利包含文字時，判斷該外觀設(shè)計專利與在先商標權(quán)是否沖突，關(guān)鍵在于判斷該外觀設(shè)計專利的實施是否會侵害在先商標權(quán)。如果外觀設(shè)計專利包含的文字與在先商標標識相同或近似，且兩者使用的商品相同或類似，該外觀設(shè)計專利權(quán)的實施可能會使相關(guān)公眾混淆、誤認時，外觀設(shè)計專利權(quán)的實施就可能損害商標權(quán)人的合法權(quán)利，造成外觀設(shè)計專利權(quán)與注冊商標專用權(quán)的沖突。具體到本案，某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司在啤酒產(chǎn)品上的使用和宣傳“大理啤酒V8”“大理V8”標識在本專利申請日之前已長達12年，具有較高知名度和影響力，消費者已經(jīng)將“大理啤酒V8”“大理V8”理解為大理啤酒有限公司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理啤酒有限公司逐步形成一定的特定聯(lián)系。而且，“V8”并無通用的啤酒型號含義，即便將“V8”理解為啤酒型號，消費者亦會識別為大理啤酒的“V8”型啤酒，與某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之間形成對應(yīng)關(guān)系，實際上依然起到區(qū)分商品來源的作用。因此，一審判決以“某啤酒公司未提交單獨使用‘V8’作為標識的證據(jù)，且‘V8’標識用于啤酒包裝罐上容易讓相關(guān)公眾認為是型號等標識，難以起到區(qū)分產(chǎn)品來源的作用”為由，認定某啤酒公司提交的現(xiàn)有證據(jù)不足以證明“V8”標識與某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之間的對應(yīng)關(guān)系，系事實認定錯誤，本院予以糾正。而且，馬某居住生活地亦位于該啤酒的主要銷售地區(qū)，客觀上存在模仿、復制在先申請的商標標識的可能。綜上，本專利權(quán)的實施可能會使相關(guān)公眾誤認為商品來自某啤酒公司，損害某啤酒公司因?qū)?ldquo;V8”標識的在先使用所享有的合法在先權(quán)益，造成本專利權(quán)與他人享有的在先權(quán)益的沖突。
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二審判決：一、撤銷北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2021)京73行初2743號行政判決;二、撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局第46751號無效宣告請求審查決定;三、國家知識產(chǎn)權(quán)局就某啤酒公司針對專利號為201830256268.0、名稱為“啤酒罐”的外觀設(shè)計專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
【參考案例：(2023)最高法知行終42號判決書】
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