試論說明書所聲明的專利所要解決的技術(shù)問題的重要性--商標(biāo)注冊，專利申請，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓交易買賣
眾所周知，在我國專利法律實(shí)務(wù)中，專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題沒有得到應(yīng)有的重視，而在筆者看來，這個(gè)問題是極其重要的，再怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。理由有以下六點(diǎn)：
一、專利說明書所聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利申請被授予專利權(quán)的邏輯起點(diǎn)
專利“以公開換保護(hù)”的“公開”，必然是對社會有技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)方案的公開。如果所公開的技術(shù)方案對社會沒有實(shí)際貢獻(xiàn)，自然就不應(yīng)該對其賦予任何法律權(quán)利，更不應(yīng)該賦予專利權(quán)這樣的以國家公權(quán)力作保障的獨(dú)立壟斷的權(quán)利。而判斷所公開的技術(shù)方案是否對社會實(shí)際有貢獻(xiàn)，首先就應(yīng)該從審查專利申請人自己在說明書中所聲明的，其“發(fā)明”的專利技術(shù)方案所要解決和能解決的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問題開始。如果專利申請人對自己的“發(fā)明”所要解決和能解決的現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題都不清楚，或者說得模棱兩可、含含糊糊，那其所謂的“發(fā)明”對社會的技術(shù)貢獻(xiàn)就無從判斷，自然這樣的專利申請是不應(yīng)該被授予專利權(quán)的。
二、專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利申請是否符合《專利法》第26條第3款要求的判斷根據(jù)
《專利法（2008年修正）》第26條第3款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。”
（一）關(guān)于說明書所公開的發(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的清楚
《專利審查指南（2010）》第二部分第二章2.1.1規(guī)定，說明書所公開的發(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的清楚，具體包括主題明確和表述準(zhǔn)確。對于何為所述的主題明確，其進(jìn)一步規(guī)定為“說明書應(yīng)當(dāng)寫明發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案，并對照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明或者實(shí)用新型的有益效果”。
根據(jù)上述規(guī)定，判定說明書所公開的發(fā)明或者實(shí)用新型的內(nèi)容是否清楚，關(guān)鍵還是要看說明書是否寫明了發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，以及解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案，并對照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明或者實(shí)用新型的有益效果。而其中的關(guān)鍵是，說明書所聲明的專利技術(shù)方案所要解決的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問題。一旦說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題清楚了，審查員自然就能判斷所公開的專利技術(shù)方案是否是用來解決專利說明書所聲明的專利技術(shù)方案所要解決的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問題的，而且對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，判斷所公開的專利技術(shù)方案本身是否清楚，乃至專利說明書所公開的專利技術(shù)方案能否解決其聲明的所要解決的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)問題，是不成為問題的。因此，專利說明書所聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，在判斷說明書公開的發(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容是否清楚方面，是極其重要的。
（二）關(guān)于說明書公開的發(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的完整性
按照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章2.1.2關(guān)于說明書公開的發(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的完整的規(guī)定，一份完整的說明書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括“發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題”。這是確定發(fā)明或者實(shí)用新型具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性必不可少的內(nèi)容。
（三）關(guān)于能夠?qū)崿F(xiàn)
《專利審查指南（2010）》第二部分第二章2.1.3規(guī)定：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。”據(jù)此，判定是否“能夠?qū)崿F(xiàn)”的根本標(biāo)準(zhǔn)還是看能否“解決其技術(shù)問題”，而此處所述的“其技術(shù)問題”是指專利申請人自己在說明書中所聲明的其“發(fā)明”所能解決的技術(shù)問題。
三、專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利申請或授權(quán)專利是否符合《專利法》第26條第4款要求的判斷根據(jù)
《專利法（2008年修正）》第26條第4款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。”《專利審查指南（2010）》第二部分第二章3.2.1規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。”關(guān)于如何判斷所述的權(quán)利要求是否得到說明書的支持，審查指南在該部分進(jìn)一步規(guī)定：“如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或者多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求沒有得到說明書的支持。”據(jù)此，專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利申請是否符合《專利法》第26條第4款要求的判斷根據(jù)，而且只要專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題清楚明確，對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，判斷權(quán)利要求是否符合《專利法》第26條第4款的要求，就是不存在問題的。
四、專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利申請文件或者已經(jīng)授權(quán)的專利文件是否符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款要求的判斷根據(jù)
《專利法實(shí)施細(xì)則（2010修訂）》第20條第2款規(guī)定：“獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。”而《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第3.1.2規(guī)定“:必要技術(shù)特征是指，發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于背景技術(shù)中的技術(shù)方案。判斷某一技術(shù)特征是否為必要技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)從所要解決的技術(shù)問題出發(fā)并考慮說明書所描述的整體內(nèi)容，不應(yīng)簡單的將實(shí)施例中的技術(shù)特征直接確定為必要技術(shù)特征。”
五、專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利授權(quán)中斷定是否符合新穎性、創(chuàng)造性的前提
只有單獨(dú)或者組合后能夠解決專利申請文件或者已授權(quán)專利說明書所聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題的技術(shù)材料，才能用于判定專利申請或者已授權(quán)專利是否具有新、創(chuàng)性，因此只有準(zhǔn)確掌握專利申請或者專利說明書所聲明的其技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，才能判斷新穎性、創(chuàng)造性。
因此，專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，是專利授權(quán)中斷定是否符合新穎性、創(chuàng)造性的前提。
六、在專利確權(quán)中專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題，比人們通常認(rèn)為的更加重要
被申請宣告無效的專利，只要不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第65條所規(guī)定的無效宣告請求理由的其中一項(xiàng)要求的，就應(yīng)該被宣告無效。而判定是否符合《專利法》第26條第3款、第4款，《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定只需針對專利授權(quán)文件本身，而不需要對比文件。因此，也應(yīng)該先針對其是否符合《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定，而不是先進(jìn)行檢索以找到對比文件來判定是否符合《專利法》第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性。由于過去我國的專利申請中，不論發(fā)明人、專利申請人、專利代理人、審查員，往往都沒有對《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定給予應(yīng)有的重視，由此造成被授權(quán)的專利中，有相當(dāng)多的專利不符合《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定。
判斷一個(gè)授權(quán)專利是否符合《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定，是從審查確定專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題開始的。有鑒于此，筆者在遇到要判斷一個(gè)專利是否應(yīng)該被宣告無效時(shí)，首先從確定專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題開始，進(jìn)而判斷是否符合《專利法》第26條第3款、第4款和《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款的規(guī)定，而不是先從判斷是否符合《專利法》第22條規(guī)定的新穎性、創(chuàng)造性開始。即便進(jìn)行對比文件的檢索，也是從確定專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題開始。筆者常常不需要檢索就能找到對一個(gè)專利提起無效宣告申請的理由，并且令團(tuán)隊(duì)成員信服，即便是針對被廣泛認(rèn)為穩(wěn)定性很好、價(jià)值很高的專利也往往如此。“秘訣”就在于，筆者非常重視專利在其說明書中聲明其“發(fā)明”所要解決的現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題。筆者養(yǎng)成的習(xí)慣是，在閱讀一個(gè)專利文件時(shí)，一定是先搞明白其在說明書中所聲明的“發(fā)明”所要解決的技術(shù)問題，接下來仔細(xì)分析判斷其發(fā)明內(nèi)容及實(shí)施例是否能真正解決其所聲明的所要解決的技術(shù)問題，然后再判斷權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)，或者權(quán)利要求是否記載了解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
綜上，在筆者看來，在目前階段，對于專利說明書聲明的專利技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題的重要性，再怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。
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